Rekestnummer 200.005.498/01

Beschikking

GERECHTSHOF ’s-Gravenhage

Sector handel

Zaaknummer : 200.005.498/01

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 3 maart 2009

inzake

WEBDETAIL MEDIA B.V.,
gevestigd te Leek,
verzoekster,
hierna te noemen: Webdetail,
behandelend advocaat: mr. M. Ellens te Amsterdam,
procesadvocaat: mr. R. van Kessel te Den Haag,

tegen

de BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM en haar orgaan het BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM,
gevestigd te Den Haag,
verweerder,
hierna te noemen: het Bureau,
vertegenwoordigers ex art. 2.12 lid 2 BVIE: mrs. C.J.P. Janssen en P. Veeze.

Het geding

Bij op 22 april 2008 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift heeft Webdetail het hof verzocht het Bureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het teken 123VIDEO als woordmerk voor de diensten waarvoor het depot is verricht, met veroordeling van het Bureau in de kosten van de procedure.

Het Bureau heeft bij op 6 juni 2008 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift verzocht het verzoek van Webdetail af te wijzen, met veroordeling van Webdetail in de proceskosten.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 29 september 2008.
Partijen hebben hun standpunten doen toelichten, Webdetail door mr. Ellens en het Bureau door mr. Janssen.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Uit de stellingen van partijen en de processtukken is het volgende gebleken.

a. Webdetail heeft op 27 april 2007 een Benelux merkdepot verricht voor het woordmerk 123VIDEO voor de volgende diensten:
Klasse 35: Reclame, beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; opiniepeilingen en het houden van enquêtes; marktonderzoek; marktbewerking en marktanalyse; het ter beschikking stellen van advertentieruimte, ook op Internet en andere elektronische netwerken; bemiddeling bij het plaatsen van advertenties, al dan niet via elektronische weg; het langs elektronische weg demonstreren van producten en diensten, tevens ten behoeve van het zogenaamde “teleshopping” en “homeshopping”.
Klasse 38: Telecommunicatie, het ter beschikking stellen van elektronische telecommunicatieverbindingen; het langs elektronische weg overbrengen van informatie, waaronder zakelijke informatie; het verlenen van toegang tot Internet; diensten van radiostations, televisiestations, zendstations; het uitzenden van televisieprogramma’s, radioprogramma’s, films, muziek, nieuws; het verlenen van toegang tot een online platform ten behoeve van het verzenden van berichten, boodschappen en zogenaamde “multimedia content” onder gebruikers; het verlenen van toegang aan meerdere gebruikers tot een globaal informatienetwerk voor het verspreiden van informatie.
Klasse 41: Opvoeding, opleiding, ontspanning, sportieve en culturele evenementen; het uitgeven en publiceren van kranten, tijdschriften, boeken, brochures, overige bladen en drukwerken, ook langs elektronische weg, waaronder Internet; digitale video-, audio-, en multimedia publicatiediensten.
Klasse 42: Ontwerpen en onderhouden van websites; het tijdelijk beschikbaar maken van niet downloadbare software.

b. Op 24 mei 2007 heeft het Bureau een voorlopige beslissing tot weigering verzonden aan de gemachtigde van Webdetail. Hierin is vermeld dat het Bureau heeft besloten de inschrijving door te halen. Als reden voor weigering is vermeld:
“Het teken 123VIDEO is beschrijvend. Het is samengesteld uit de gangbare hoedanigheidsaanduiding 1 2 3 (voor zeer snel) en de soortnaam video. Deze kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid en/of bestemming van de in de klassen 35, 38, 41 en 42 genoemde diensten. De gevormde samenstelling is ook beschrijvend. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b. en c. BVIE”.

c. Bij brief van 23 november 2007 heeft de gemachtigde van Webdetail bezwaar gemaakt tegen de voorlopige weigering. Zij heeft betwist dat het teken onderscheidend vermogen mist.

d. Bij brief van 8 februari 2008 heeft het Bureau aan de gemachtigde van Webdetail bericht dat haar brief geen aanleiding heeft gegeven de beslissing met betrekking tot de voorlopige weigering te herzien.

e. Bij brief van 22 februari 2008 aan de gemachtige van Webdetail heeft het Bureau zijn definitieve beslissing medegedeeld dat de inschrijving wordt doorgehaald.

2. Ter onderbouwing van haar verzoek stelt Webdetail in haar verzoekschrift dat het teken 123VIDEO niet beschrijvend is en onderscheidend vermogen heeft voor de diensten in alle klassen, althans (begrijpt het hof) drie, althans twee, althans een van de klassen, waarvoor het is gedeponeerd. Zij stelt dat 123 niet beschrijvend is en de combinatie van 123VIDEO een verassende wending en een extra lading met zich meebrengt en meer is dan de loutere som der bestanddelen.

Het teken 123VIDEO wordt door Webdetail gebruikt voor een user-generated video-website (zoals de website van YOUTUBE).

3. Tijdens de mondeling behandeling heeft Webdetail aangegeven geen beroep te doen op inburgering.

4. In artikel 2:11 BVIE is bepaald:
1. het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:
(…)
b. het merk elk onderscheidend vermogen mist.
c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of de diensten;
(…)
De bewoordingen van artikel 2:11, lid 1, sub b en sub c, zijn ontleend aan artikel 3, lid 1, sub b en c van de richtlijn 89/104/EEG (eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PbEG 1989 L40/1).

5. Onder meer in zijn arresten van 4 mei 1999, NJ 2000, 269 (inzake Chiemsee) en 12 februari 2004, NJ 2006, 532 (inzake Postkantoor) heeft het HvJ EG gewezen op het algemeen belang bij vrijhouding van bepaalde tekens.

In laatsgenoemd arrest heeft het hof overwogen:
“53. (…) dat volgens artikel 3, lid 1 sub c, van de richtlijn de inschrijving wordt geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor deze inschrijving wordt aangevraagd.

54. zoals het hof reeds heeft verklaard (…) streeft artikel 3, lid 1, sub c van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk dergelijke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.

55. dit algemeen belang impliceert immers dat alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven, merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of eigen waren te beschrijven. merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of benamingen kunnen dus niet worden ingeschreven (…).

57. het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de inschijvingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden. (…).

97. Het is voorts niet noodzakelijk dat de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van de kenmerken van deze waren of deze diensten, zoals de formulering van deze bepaling aangeeft, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen, de inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd, indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (…).

98. over het algemeen is de enkele combinatie van bestanddelen die op zich beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf nog steeds beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c. van de richtlijn, het enkele aaneenschrijven van dergelijke bestanddelen, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin, kan immers slechts leiden tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van deze waren of diensten.

99. het is evenwel mogelijk dat een dergelijke combinatie niet beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid1, sub c van de richtlijn, indien de door deze combinatie gewekte indruk ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van die bestanddelen. in het geval van een woordmerk, dat bestemd is om zowel gehoord als gelezen te worden, zal aan die voorwaarde zowel voor de auditieve als voor de visuele indruk die door het merk wordt gewekt, moeten zijn voldaan.

100. een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen, daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som der bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. in dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling.”

6. In het algemeen geldt verder dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken dient plaats te vinden enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Dat publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten oftewel, zoasl Webdetail onbetwist heeft gesteld, iedereen die in de Benelux toegang heeft tot Internet, derhalve het grote publiek.

7. Het teken 123VIDEO bestaat uit de aanduidingen 123 en VIDEO. De aanduiding VIDEO is beschrijvend voor dienstverlening op het gebied van video(vertoning).
Een-twee-drie is een tot het normale taalgebruik behorende aanduiding van snel of meteen. 123 zal door voormelde gemiddelde consument worden opgevat als een synoniem van de aanduiding een-twee-drie en wordt, zoals blijkt uit de door het Bureau aangehaalde voorbeelden, ook veelvuldig aldus gebruikt. Snel is een algemeen (gewenst) kenmerk van dienstverlening, in het bijzonder van dienstverlening via het Internet. De combinatie 123VIDEO verschilt niet merkbaar van de som van de bestanddelen 123 en VIDEO. Er is geen sprake van een taalkundige vondst of een ongebruikelijke wending. Dat geldt voor de auditieve indruk die door het teken wordt gewekt, maar , mede gelet op de vele door het Bureau gegeven voorbeelden van – onder meer in de branche waarin Webdetail actief is – gebruikte combinaties van 123 en een zelfstandig naamwoord (zoals 123-movie(s), 123moviedownload, 123movietrailers, 123film, 123adultvideo, 123-video), ook voor de visuele indruk. Naar het oordeel van het hof zal het publiek het teken 123VIDEO begrijpen als een beschrijving van snelle dienstverlening met betrekking tot video’s. Het teken is derhalve uitsluitend beschrijvend voor de diensten met betrekking tot video’s, voor welke diensten het teken is gedeponeerd. Het mist aldus voor die diensten elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2.11, lid 1, sub b en c BVIE.

8. Webdetail beroept zich tevergeefs op andere inschrijvingen van vergelijkbare tekens. Het hof overweegt dat het Bureau niet is gebonden aan zijn eigen eerdere beslissingen of beslissingen van andere toetsende instanties. Het onderscheidend vermogen van het onderhavige teken dient te worden beoordeeld op zijn eigen merites.

9. De beslissing van het Bureau houdt in dat het teken beschrijvend s voor alle bij het depot aangeduide diensten. Voor het geval in het verzoekschrift een subsidiair verzoek moet worden gelezen het teken in te schrijven in drie, althans twee, althans één van de klassen waarvoor het is gedeponeerd, kan het hof daarover niet oordelen. De bevoegdheid van het hof is beperkt tot toetsing van de juistheid van de beslissing van het Bureau tot weigering van de inschrijving zoals dat aan het Bureau werd voorgelegd. Deze beperking brengt mee dat het hof niet, hetzij op verlangen van de deposant, hetzij ambtshalve, een wijziging kan aanbrengen in de door de deposant opgegeven lijst van waren en diensten door daaruit bepaalde waren en diensten te schrappen, en dat het evenmin bevoegd is een bevel tot inschrijving te geven dat anderszins beperkingen inhoudt ten opzichte van het door het Bureau beoordeelde en vervolgens geweigerde depot.

10. Uit het bovenstaande volgt dat het Bureau terecht heeft besloten de inschrijving door te halen. Het verzoek van Webdetail zal worden afgewezen.
Webdetail zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure aan de zijde van het Bureau. Het hof zal de kosten naar redelijkheid begroten, daarbij in aanmerking nemende dat het Bureau zich in dit geding heeft laten vertegenwoordigen op de voet van artikel 2.11, lid 2 BVIE.

Beslissing

Het hof:

wijst het verzoek van Webdetail af;

veroordeelt Webdetail in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van het Bureau begroot op € 303,-- aan verschotten en € 1.341,-- aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, W.A.J. van Lierop en C.J. Verduyn; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 maart 2009, in aanwezigheid van de griffier.