Het Hof van Beroep te Brussel, 18e kamer,
na beraadslaging, wijst volgend arrest:
R.G. Nr. 2006/AR/2254
INZAKE VAN :
PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE S.A., vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te F-92100 BOULOGNE (Franse Republiek), 45 Place Abel Gance, die keuze van woonplaats doet in het kantoor van haar raadsman Mr. Frédéric GEVERS, advocaat te 4000 LUIK, Thier de la Fontaine 57b,
Verzoekster,
Bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester GEVERS Frederic, advocaat te 4000 LUIK, Thier de la Fontaine 57b,
TEGEN:
HET BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, voorheen BENELUX-MERKENBUREAU (merken en tekeningen of modellen, gemeenschappelijke dienst aan de Beneluxlanden, opgericht krachtens het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), met internationale rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 1.4 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen het BBIE, vertegenwoordigd door de Directeur-generaal van het Bureau, met maatschappelijke zetel in Nederland, te 2591 XR Den Haag, Bordewijklaan, 15,
Verweerster,
Bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester EYERS Céline (BRUSSEL) loco Meesters Ludovic DE GRYSE, advocaat bij het Hof van Cassatie en Brigitte Dauwe, advocaten te BRUSSEL, Central Plaza 25,
Het onderwerp van het beroep
1. Bij op 16 augustus 2006 bij de griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift heeft de vennootschap naar Frans recht PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE s.a. (verzoekster) op grond van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken een beroep ingesteld tegen de beslissing van het BENELUX-MERKENBUREAU (BMB) d.d. 16 juni 2006 (BMW) tot definitieve weigering van de inschrijving van het woordmerk "DERM'INTIM' in de Benelux voor waren in de klassen 3 en 5.
2. Het beroep strekt ertoe ten gunste van verzoekster een bevel te horen geven tot inschrijving in het BMB-register van het woordmerk "DERM'INTIM" (internationale inschrijving nr. 842 163 voor de klassen 3 en 5) en het BMB te horen veroordelen tot betaling van de kosten van het geding. De gedingkosten zijn niet door verzoekster verrekend, noch in het hoger beroep, noch in haar conclusie.
3. Het BMB is het BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (BBIE) geworden. De eenvormige Beneluxwet op de merken is vervangen door het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).
Ontvankelijkheid van het beroep
4. Het beroep is ontvankelijk nu het binnen de voorgeschreven termijn van twee maanden na mededeling van de definitieve weigering is ingesteld.
De aanleiding tot het geschil
5. Naar aanleiding van de inschrijving bij de ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI) op 10 december 2004 onder nummer 842 163 van het woordteken "DERM'INTIM" voor waren in de klassen 3 en 5, te weten "toiletzeep, cosmetische middelen" (klasse 3) en "dermo-cosmetische producten voor hygiëne" (klasse 5), heeft het BMB de OMPI in kennis gesteld van zijn voorlopige weigering ingevolge artikel 5 van de Overeenkomst van Madrid bij brief van 28 oktober 2005. De voorlopige weigering wordt als volgt gemotiveerd: "het teken DERM'INTIM, uitsluitend samengesteld uit het gebruikelijke voorvoegsel derm (voor dermato, samenstelling voor huidproducten) en de hoedanigheid intim (voor intiem) kan in de handel dienen tot aanduiding van de soort of hoedanigheid van de in klasse 3 en 5 opgenomen waren. Het teken mist daardoor elk onderscheidend vermogen (artikel 6 bis, lid 1, onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, ...).»
6. Binnen de termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van de vorige brief d.d. 28 oktober 2005 en met name bij brief van 25 april 2006 heeft verzoeksters gemachtigde het BMB zijn bezwaren kenbaar gemaakt.
7. De aangevoerde argumenten zijn door het BMB van de hand gewezen in zijn schriftelijk repliek gericht aan de gemachtigde op 2 juni 2005. Samenvattend is het BMB van oordeel enerzijds dat DERM naar de aard/dermatologische bestemming van de bedoelde waren verwijst en INTIM naar de hoedanigheid/bestemming van genoemde waren, namelijk waren voor de vrouwelijke hygiëne, zodat het woordteken DERM'INTIM beschrijvend is, en anderzijds dat de consument die met het teken DERM'INTIM voor toiletzeep, cosmetische middelen en dermo-cosmetische producten voor intieme hygiëne geconfronteerd wordt zal begrijpen dat het om voor intieme hygiëne bestemde waren gaat maar dit teken niet zal opvatten als een teken dat de betrokken bijzondere waren onderscheidt van waren die door andere ondernemingen worden aangeboden, zodat het woordteken DERM'INTIM ieder onderscheidend vermogen mist.
8. Bij brief van 16 juni 2006 bevestigde het BMB zijn definitieve weigering, onder verwijzing naar voornoemd schrijven d.d. 2 juni 2006.
Het wettelijk kader
9. Artikel 2.11 BVIE bepaalt onder b dat het BBIE een merk weigert in te schrijven indien naar zijn oordeel het merk elk onderscheidend vermogen mist en onder c dat het een merk weigert in te schrijven indien zijn oordeel het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of de verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.
Beoordeling door het Hof
10. Allereerst moet eraan herinnerd worden dat zelfs indien van overlapping van de respectievekelijke toepassingsgebieden van absolute weigeringsgronden voor inschrijving van een merk (en met name tussen de hierboven aangehaalde weigeringsgronden in artikel 2.11 onder b en c BVIE) sprake is, dan toch vaststaat dat elk van de weigeringsgronden voor een inschrjiving losstaat van de andere en een afzonderlijk onderzoek vereist.
11. Vervolgens dienen genoemde weigeringsgronden uitgelegd te worden in het licht van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Het in aanmerking te nemen algemeen belang bij het onderozek van elk van die weigeringsgronden kan en moet zelfs verschillende overwegingen weerspiegelen, naargelang de betreffende weigeringsgrond.
12. Het algemeen belang dat aan artikel 2.11 onder b BVIE ten grondslag ligt en dat zich verzet tegen inschrijving van een merk dat elk onderscheidend vermogen mist, valt uiteraard samen met de wezenlijke functie van het merk welke daarin gelegen is dat aan de consument of aan de uiteindelijke verbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het product ondubbelzinnig van producten van andere herkomst kan onderscheiden.
13. Onder voorbehoud van het onderzoek van het beschrijvend karakter als bedoeld in artikel 2.11.c BVIE mist het woordteken DERM'INTIM niet elk onderscheidend vermogen voor de betrokken waren in klasse 3 en 5, nu uit niets gebleken is dat dit teken niet in staat is de consument of de uiteindelijke verbruiker te informeren met betrekking tot de herkomst van die producten. Het waarborgt de identiteit van oorsprong van de betrokken producten ten aanzien van hun herkomst van verzoeksters onderneming.
14. Immers, het onderscheidend vermogen dient in concreto te worden beoordeeld, enerzijds met betrekking tot de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en anderzijds ten opzichte van de perceptie door het in aanmerking komend publiek.
15. Wat cosmetische producten betreft bestaat het relevante publiek in casu uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument.
16. Wat een aanvrage om inschrijving in de Benelux betreft, gebruikt die gemiddelde consument een of meerdere talen die in de drie betrokken landen gesproken worden, te weten het Frans, het Nederlands, het Duits en/of het Luxemburgs.
17. Zo begrijpt het relevante publiek niet, in het door de merkinschrijvingsaanvraag bestreken gebied, het woordteken DERM'INTIM, als in zijn geheel en in het algemeen verwijzend naar cosmetische producten.
18. In de perceptie van het relevante publiek gaat het om een ongebruikelijke combinatie van twee bestanddelen, ook al brengt elk van beide bestanddelen, afzonderlijk genomen, gangbare en gebruikelijke woorden met een precieze inhoud in herinnering.
19. Immers, met betrekking tot een complex merk geldt dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan niet kan worden beperkt tot een analyse van elk van zijn termen of bestanddelen, afzonderlijk beschouwd, doch moet in ieder geval zich baseren op de globale perceptie van dat merk door het relevante publiek en niet op het vermoeden dat bestanddelen die afzonderlijk onderscheidend vermogen missen eenmaal samengevoegd niet een dergelijk karakter kunnen hebben.
20. De enkele omstandigheid dat elk van de bestanddelen, afzonderlijk genomen, onderscheidend vermogen mist, sluit niet uit dat de combinatie die daaruit bestaat een dergelijk karakter kan hebben.
21. Het resultaat dat verkregen wordt door de ongebruikelijke aaneenvoeging van beide termen levert een teken op dat in de ogen van het relevante publiek niet overeenkomt met de aanduiding van cosmetische producten of van een van de kenmerken ervan.
Bovendien leidt de schrapping van de 'e' tot klanken die afwijken van die welke verkregen zou zijn indien het merk 'derme' en 'intime' had samengevoegd. Derm'intime is een neologisme, d.w.z. 'een nieuw uitgevonden woord'.
22. Het woordteken DERM'INTIM legt geen enkel rechtstreeks en concreet verband met de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
23. Onder voorbehoud van de invloed van zijn beweerdelijk beschrijvend karakter is het geschikt om de betrokken waren qua herkomst te onderscheiden zodat de weigering tot inschrijving gebaseerd op gebrek aan onderscheidend vermogen niet gegrond is.
24. Het algemeen belang dat aan artikel 2.11.c BVIE ten grondslag staat en dat zich verzet tegen inschrijving van een zogenaamd beschrijvend merk vereist dat de tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van het product of elk ander kenmerk ervan voor iedereen vrij beschikbaar blijven.
25. Hierij moet erop gewezen worden dat opdat een merk bestaande uit een woord dat voortkomt uit een combinatie van bestanddelen als beschrijvend wordt beschouwd, het niet volstaat dat een mogelijk beschrijvend karakter voor elk van die bestanddelen wordt vastgesteld. Een dergelijk karakter dient ook voor het woord zelf te worden vastgesteld.
26. In de regel geldt dat de gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van die kenmerken blijft.
27. Echter, een dergelijke combinatie kan niet beschrijvend zijn, indien zij een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van genoemde bestanddelen.
28. Derhalve, wanneer met betrekking tot een uit woorden samengesteld merk een eventueel beschrijvend karakter deels voor elk van de bestanddelen, afzonderlijk genomen, kan worden onderzocht, dan moet het in ieder geval afhangen van het onderzoek van het geheel dat ze vormen.
29. Het BMB (thans BBIE) is dus gehouden over te gaan tot de beoordeling van het beschrijvend karakter van het merk, in zijn geheel beschouwd.
30. Zoals hierboven reeds is vastgesteld, bestaat het woordteken DERM'INTIM uit twee woorden die door het relevante publiek begrepen worden en dat publiek gebruikt ze niet om cosmetische producten aan te duiden.
31. Het teken, in zijn geheel genomen, beschrijft niet de kenmerken van de betrokken producten. Het heeft geen eigen betekenis in direct en onmiddellijk verband met de betrokken waren. Het verwijst niet meteen en concreet naar de betrokken producten of een van hun kenmerken.
32. Het gaat om een neologisme dat voortkomt uit een fantasievolle en semantisch ongebruikelijke combinatie door het voorkomen van het afkappingsteken tussen "derm" en "intim".
33. Tot slot is niet aangetoond dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.
Het lijkt ook niet redelijk aan te nemen dat het teken 'derm'intim' in de toekomst een gebruikelijk teken wordt om de waren aan te duiden waarvoor de bescherming wordt gevraagd.
34. Nu het woordteken DERM'INTIM noch beschrijvend is noch elk onderscheidend vermogen mist, heeft het BMB (thand BBIE) ten onrechte de inschrijving ervan als merk geweigerd, onder verwijzing naar artikel 2.11. b en c BVIE.
35. Het beroep is gegrond.
De kosten
36. Tijdens de openbare terechtzitting waarbij ze gehoord werden hebben partijen verklaard dat ze zich houden aan de basisvergoeding voor rechtspleging, vastgesteld bij koninklijk besluit van 26 oktober 2007.
37. Daar het om een geschil gaat waarvan het bedrag niet in geld waardeerbaar is, dienen de rechtsplegingsvergoedingen op 1.200 euro te worden begroot.
Om deze redenen,
Het Hof,
Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,
Rechtdoende op tegenspraak,
Ontvangt het beroep en verklaart het gegrond;
Beveelt de BENELUX ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM en haar BUREAU over te gaan tot inschrijving het Benelux merkenregister van het internationaal depot, door verzoekster op 10 december 2004 onder nummer 842 163 verricht, van het woordteken "DERM'INTIM" voor waren in klasse 3 en 5, te weten "toiletzeep, cosmetische middelen" (klasse 3) en "dermo-cosmetische producten voor hygiëne" (klasse 5).
Veroordeelt verweerster tot betaling van de gedingkosten die worden begroot op 1.200 euro voor haarzelf en (186 + 1.200=) 1.386 euro voor verzoektster.
Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare burgerlijke terechtzitting van de 18e kamer van het Hof van Beroep te Brussel op 13 juni 2008 waar aanwezig waren:
De heer Paul BLONDEEL, kamervoorzitter,
Mevrouw Christine SCHURMANS, raadsheer
De heer Koenraad MOENS, raadsheer,
Mevrouw L. NAESSENS, eerstaanwezend adjunct-griffier