Het BVIE wordt aangepast aan de nieuwe Europese Merkenrichtlijn (Richtlijn (2015/2436) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten). Deze nieuwe stap in de harmonisatie van merkenrecht op Europees niveau vereist verschillende aanpassingen in de Benelux wetgeving, wat in een Protocol tot wijziging van het BVIE is geformaliseerd. Dit Protocol is op 11 december 2017 door de Benelux-landen ondertekend.
Een belangrijk deel van de wijzigingen betreft modernisering en vereenvoudiging van procedures. Voorbeelden hiervan zijn:
- Merken kunnen voortaan ook anders dan grafisch worden weergegeven (bijvoorbeeld klankmerken met een MP3-bestand).
- De uitsluitingsgronden en daarmee de gronden voor oppositie- en doorhalingsprocedures worden uitgebreid en geharmoniseerd.
- Het vereiste van duidelijke en nauwkeurige omschrijving van waren en diensten wordt conform het IP-Translator arrest (HvJEU, C‑307/10, 19 juni 2012) gecodificeerd.
- Er wordt een regeling voor inschrijving van certificeringsmerken ingevoerd.
Daarnaast worden de rechten van de merkhouder op verschillende punten versterkt, maar geldt tegelijkertijd ook dat de beperkingen en verweermiddelen worden uitgebreid. Zo worden de mogelijkheden om op te treden tegen gebruik van een merk in vergelijkende reclame, tegen voorbereidende handelingen bij dreigende inbreuk en tegen namaakgoederen in transit vastgelegd.
Anderzijds worden de mogelijkheden voor verweerder om bewijs van instandhoudend gebruik te vragen uitgebreid, worden de voorwaarden voor refererend merkgebruik aangescherpt en is optreden door de merkhouder voortaan niet alleen uitgesloten tegen gebruik van beschrijvende tekens, maar ook tegen gebruik van (anderszins) niet-onderscheidende tekens.
Op de website van het Secretariaat-Generaal van de Benelux zijn het Protocol en de Gemeenschappelijke memorie van toelichting te vinden. Inmiddels is het protocol door de drie Benelux-landen geratificeerd en het aangepaste BVIE zal op 1 maart 2019 in werking treden.
Uiteraard zullen wij nog nadere informatie verstrekken over de praktische gevolgen die de wijzigingen voor merkhouders hebben.