Datum
Instantie
BER BE Merk
GLOBAL FINANCIAL INTELLICENCE Depotnummer
Deposant
ZÜIRCH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT Tekst
Zaak 2006/4263
ZURICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT tegen BENELUX-MERKENBUREAU
Het Hof van Beroep te Brussel, 9e kamer,
Uitspraak 1 juni 2006
Zaak 2006/4263
na beraadslaging, wijst volgend arrest:
| |
ZURICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT, vennootschap
met maatschappelijke zetel te 8002 Zurich, Mythenquai 2,
Verzoekster,
Vertegenwoordigd door Meester Jean-Christophe Troussel,
advocaat te 1000 Brussel, Brederodestraat, 13,
Pleiters: Meesters J.-Chr. Troussel en Fl. Danis,
tegen
BENELUX-MERKENBUREAU, (afgekort BMB),
aan de Beneluxlanden gemeenschappelijke dienst,
met zetel te 2591 XR Den Haag (Nederland), Bordewijklaan, 15,
Wederpartij,
Vertegenwoordigd door Meester Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie en
Meester Brigitte Dauwe, advocaat, te 1060 Brussel, Henri Wafelaertsstraat, 47-51,
Pleiter : Meester B. Dauwe.
I. DE AANGEVOCHTEN BESLISSING.
Het beroep is gericht tegen de beslissing van het Benelux-Merkenbureau (afgekort « BMB »), van 3 februari 2003 houdende weigering van de inschrijving van het merk « GLOBAL FINANCIAL INTELLIGENCE ».
II. DE RECHTSPLEGING VOOR HET HOF.
Het beroep wordt ingesteld bij verzoekschrift, neergelegd door Zurich ter griffie van het Hof op 2 april 2003.
De rechtspleging is op tegenspraak.
Hierbij wordt artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken toegepast.
II. FEITEN EN ACHTERGROND VAN HET GEDING.
1. Op 24 juli 2001 deponeert Zürich ter internationale inschrijving het woordmerk GLOBAL FINANCIAL INTELLIGENCE om waren en diensten aan te duiden in de volgende klassen (depot nr. 764260) :
klasse 16 : papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, drukwerken; boekbinderswaren, schrijfbehoeften;
klasse 35 : Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten;
klasse 36: Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen;
klasse 38 : telecommunicatie ;
klasse 42: Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting, juridische diensten, wetenschappelijk en industrieel onderzoek, computerprogramma's.
Op 1 maart 2002 stelt het BMB Zurich in kennis van een voorlopige weigering die als volgt gemotiveerd wordt:
« Het teken "GLOBAL FINANCIAL INTELLIGENCE" (Engels voor financiële inlichtingen wereldwijd) bestaat uitsluitend uit generieke aanduidingen en mist elk onderscheidend vermogen voor de in klassen 16, 35, 36 en 42 genoemde waren en diensten voor zover zij betrekking hebben op financiële inlichtingen wereldwijd (zie artikel 6 bis, lid 1, onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken). »
Op 30 augustus 2002 schrijft het advocatenkantoor Linklaters Oppenhoff & Rädler uit Keulen, dat als raadsman van Zurich optreedt (stuk 1.2 uit het dossier van het BMB), het BMB om aan te geven dat cliënte keuze van domicilie wil doen ten kantore van Linklaters De Bandt, Brederodestraat 13 te 1000 Brussel en betwist de analyse van het BMB. Het voert aan dat het teken, in zijn geheel beschouwd, wel onderscheidend vermogen bezit. Het voegt eraan toe:
"Zelfs ingeval zou blijken dat het merk voortkomt uit een rechtsreekse associatie met bepaalde diensten of waren waarvoor het gedeponeerd is – wat wij bestrijden – zou zulks niet tot de conclusie leiden dat de inschrijving voor alle waren en diensten waarvoor het merk ingeschreven is moet worden geweigerd.
In deze veronderstelling moet een onderscheid worden gemaakt tussen diensten of waren waarvoor het merk als beschrijvend kan worden aangemerkt. In dat geval zou mijn cliënt bereid zijn zijn aanvrage voor klasse 36 tot de volgende categorieën diensten te beperken: verzekeringen en makelaardij in onroerende zaken, waarbij de algemene verwijzing naar financiële zaken en monetaire zaken geschrapt wordt".
Op 17 september 2002 antwoordt het BMB hem dat het zijn bezwaarschrift niet in behandeling kan nemen omreden dat Linklaters Oppenhoff & Rädler geen zetel op het Beneluxgrondgebied heeft en geen volmacht als gemachtigde overlegt.
Op 4 oktober 2002richt Linklaters Oppenhoff & Rädler aan het BMB een document, op 2 oktober 2002 ondertekend door vertegenwoordigers van Zurich, ter bevestiging dat als gemachtigde is aangesteld het advocatenkantoor Linklaters waarvan de kantoren voor Duitsland (Linklaters Oppenhoff & Rädler) in Keulen zijn gevestigd en de kantoren voor de Benelux (Linklaters De Bandt) in Brussel. Uit dit document blijkt dat Zurich aan dit kantoor alle volmacht gegeven heeft om in haar naam en voor haar rekening alle nodige of dienstige stappen te ondernemen met betrekking tot of met het oog op de Benelux inschrijving van het merk Global Financial Intelligence, waarbij aangegeven wordt dat Linklaters bevoegd is tot uitoefening van de door haar opgesomde volmachten onder de handtekening van elk van haar vennoten.
Bij schrijven van 11 december 2002 bevestigt het BMB zijn eerder ingenomen standpunt dat Zurich geen gemachtigde rechtsgeldig heeft aangesteld binnen de bij artikel 13 van het uitvoeringsreglement van de BMW gestelde termijn om het bericht van voorlopige weigering te beantwoorden.
Op 3 februari 2003 stelt het BMB Zurich in kennis van zijn beslissing tot definitieve weigering nu zijn bezwaren niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven.
2. Zurich stelt tegen deze beslissing een beroep in. Zij verzoekt het Hof het BMB te bevelen over te gaan tot de inschrijving van het merk Global Financial Intelligence, gedeponeerd onder nr. 761.260 voor alle waren en diensten in klasse 16, 35, 36, 38 en 42 en subsidiair voor de waren en/of diensten waarvoor het Hof van oordeel is dat geen absolute weigeringsgronden bestaan.
IV. BESPREKING.
1. en aanzien van de weigering door het BMB om de opmerkingen van het kantoor Linklaters in aanmerking te nemen
3. Artikel 13 lid 1 van het Uitvoeringsreglement van de BMW, zoals het op het tijdstip van de feiten van toepassing was, bepaalt dat de termijn om te antwoorden op de voorlopige weigering drie maanden bedraagt; deze termijn kan op verzoek of ambtshalve worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreven.
Indien de deposant zich tegen de voorlopige weigering verzet, dient hij binnen de in het eerste lid gestelde termijn een gemachtigde aan te wijzen of een correspondentieadres op het Beneluxgrondgebied aan te geven.
In casu verstreek de termijn uiterlijk op 1 september 2002.
Daarnaast bepaalt artikel 16 van hetzelfde reglement dat diegene die als gemachtigde optreedt een volmacht dient over te leggen.
4. Uit artikel 13 en 16 van het Reglement in onderling verband bezien volgt dat de volmacht van de gemachtigde uiterlijk voor het verstrijken van de in artikel 13 gestelde termijn moet worden overgelegd.
Het is immers van belang dat het BMB zijn definitieve beslissing kan nemen zodra bedoelde termijn verstreken is en zich ervan kan vergewissen vanaf dat ogenblik dat de verplichting vervat in het tweede lid van artikel 13 stipt is nageleefd. Zolang de gemachtigde geen volmacht overgelegd heeft, kan het BMB geen zekerheid hebben dat hij namens en voor rekening van de deposant optreedt en dat zijn opmerkingen in aanmerking moeten worden genomen. Zonder volmacht voldoet de gemachtigde niet aan de wettelijke voorwaarden om bij het BMB te kunnen optreden.
Op straffe het BMB te beletten de na de voorlopige weigering volgende administratieve fase af te sluiten kan geenszins worden aangenomen dat de in artikel 13 gestelde termijn slechts ziet op de aanwijzing van de gemachtigde waarvan het bewijs vrijelijk naar goeddunken van deposant na het verstrijken van deze termijn kan worden geleverd.
Tevergeefs wordt door Zurich artikel 6 A 2 BMW ingeroepen dat bij de indiening van de aanvrage om inschrijving aan de deposant een bijkomende termijn kan worden gegeven om alsnog aan alle hem gestelde voorwaarden te voldoen. Deze bepaling heeft betrekking op een ander stadium van de procedure en houdt geen verband met de indiening van bezwaren tegen een voorlopige weigering. A contrario geldt dat bij ontbreken van uitdrukkelijke bepalingen die deposant in staat stellen de volmacht van zijn gemachtigde later over te leggen hieruit afgeleid moet worden dat deze wel degelijk binnen de bij artikel 13 gestelde termijn neergelegd moet worden.
Nu de volmacht van het kantoor Linklaters Oppenhoff & Rädler pas op 2 oktober 2002 is doorgegeven, was het BMB terecht van mening dat de bezwaren tegen de inschrijving niet rechtmatig binnen de gestelde termijn zijn opgeheven.
Aan het adres van het BMB kan geen verwijt worden gemaakt dat het de deposant niet tijdig gewaarschuwd heeft over het bestaan van een administratieve onregelmatigheid waardoor het niet diens opmerkingen in aanmerking kon nemen. Immers, deze moeten de laatste werkdag voor het verstrijken van de termijn worden verstuurd, zodat het voor het BMB niet langer mogelijk is nog in te grijpen.
Deze betwisting is hoe dan ook zonder belang voor de beslechting van het geschil aangezien de uitspraak van het Hof niet anders zou zijn geweest indien het de volmacht van de gemachtigde van het kantoor Linklaters had erkend. Op grond van artikel 6ter BMW kan de deposant namelijk een beroep indienen bij het Hof van Beroep te Brussel om een bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen en, zoals hierna zal worden aangegeven, wordt de discussie uiteindelijk beperkt tot de waren en diensten die niet op financiële en monetaire zaken betrekking hebbben, diensten waarvan de raadsman van Zurich in subsidiaire orde in zijn brief van 30 augustus 2002 afstand had gedaan.
2. Ten aanzien van de weigeringsgronden.
5. Op grond van artikel 6bis, 1, BMW, opgenomen krachtens het Protocol van 2 december 1992 (goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995),
«weigert het BMB een depot in te schrijven indien naar zijn oordeel a) het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist ; (...)».
Deze bepaling moet worden toegepast en uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van de eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten van de Europese Unie.
Op grond van artikel 3, lid 1, van de Richtlijn,
“Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden :
a) tekens die geen merk kunnen vormen;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.”
Het is voldoende dat een van de absolute weigeringsgronden van toepassing is om het teken niet als merk te kunnen inschrijven.
Door te stellen dat het teken Global Financial Intelligence uitsluitend bestaat uit generieke aanduidingen en elk onderscheidend vermogen mist beroept het BMB zich op begrippen die zowel in artike 3, lid 1, sub c) als in artikel 3, lid 1 sub b) van de richtlijn zijn opgenomen.
Er dient dus nagegaan te worden enerzijds of het teken aan de in artikel 1 van de eenvormige Beneluxwet op de merken gegeven omschrijving van een merk beantwoordt, d.w.z. of het een zodanig individueel karakter te bezit of heeft verkregen dat het geschikt is die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren (BenGH, 16 december 1991, Burberrys II, r.o. 17, Jur. 1991, p. 22), en anderzijds of het kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, d.w.z. of het niet beschrijvend is.
a.- Ten aanzien van het onderscheidend vermogen
6. Bij het onderzoek van een aanvrage om inschrijving dient de bevoegde autoriteit rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, en, bij een woordmerk, de betekenis ervan. Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (HvJEG, 12 februari 2004, C-363/99, Postkantoor, r.o. 32 en 34),
Merken die elke onderscheidend vermogen missen zijn merken die vanuit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt. Bovendien stellen dergelijke merken het relevante publiek niet in staat om bij een latere aankoop een positieve aankoopervaring te herhalen of een negatieve te vermijden (GEA, 20 november 2002, T-79/01 en T-86/01, Kit Pro en Kit Super Pro, r.o. 19).
7. In casu bestaat het merk Global Financial Intelligence uit de generieke termen :
- Global dat vertaald wordt door «met betrekking tot de hele wereld » ;
- Financial wat betekent «met betrekking tot de financiën » ;
- Intelligence wat betekent «verstandelijk vermogen » of «inlichtingen» (zie stukken III, 1, 2 en 3 uit het dossier van het BMB).
Men kan het dus vertalen met de uitdrukking «wereldwijde financiële inlichtingen».
Het gaat dus om drie woorden uit de gangbare taal die, hoewel ze aan de Engelse taal zijn ontleend, meteen begrepen kunnen worden door ondernemingen die diensten op het gebied van commerciële, financiële, onroerende zaken en verzekeringen willen krijgen.
Die ondernemingen moeten worden beschouwd als het in aanmerking komend publiek, consument van bedoelde diensten. Het gaat dus om een gespecialiseerd, normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettend publiek.
In tegenstelling tot hetgeen door Zurich wordt aangevoerd hebben de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd geen betrekking op «Risk Management ». Dit wordt niet vermeld in de inschrijvingsaanvrage die alleen betrekking heeft op waren en diensten opgenomen in de klassen 16, 35, 36, 38 en 41. In relatie tot die waren en diensten dient het onderscheidend vermogen te worden beoordeeld.
8. Uit de door het BMB ingediende stukken blijkt dat wereldwijde financiële inlichtingen of in het Engels global financial intelligence, door talrijke ondernemingen worden aangeboden, en met name door:
· het tijdschrift The Banker, uitgegeven door de Financial Times, waarin global financial intelligence aangeboden wordt aan het internationale bank- en financiewezen (stuk III,7) ;
· de heer Mark Nestman die een boek geschreven heeft waarin hij bekendheid geeft aan groepen global financial intelligence (stuk III, 8) ;
· de firma Disclosure Inc. die zich voorstelt als aanbieder van een on-line bron van global financial intelligence voor institutionele beleggers (stuk III, 9) ;
· de firma FRS die oplossingen aanbiedt om onder andere in te spelen op behoeften van institutionele instellingen en global fancancial intelligence (stuk III, 10) ;
· de firma Hottrend die zich voorstelt als een firma van global financial intelligence die gegevens verstrekt over kapitaalaandelen (stuk III, 13) ;
· de Belgische firma Coda die bijstand en global financial intelligence verleent (stuk III, 4) ;
zonder Zurich zelf te vergeten die in 2001 op internet een programma invoerde onder de naam Global Financial Intelligence, bestemd voor een gespecialiseerd publiek bestaande uit ondernemingen die toegang willen hebben tot een database waarmee ze risico's en mogelijke schadegevallen kunnen beheren (zie stuk III, 4 BMB dossier en conclusie van Zurich, pagina 16, eerste alinea en pagina 17, 2e alinea).
Aldus is komen vast te staan dat het teken Global Financial Intelligence gewoonlijk gebruikt wordt in de handel, en met name in de Benelux door de firma Coda, om diensten aan te duiden met betrekking tot wereldwijde financiële inlichtingen in brede zin
9. Er dient nochtans te worden opgemerkt dat de inschrijving niet voor diensten van wereldwijde financiële inlichtingen is aangevraagd doch voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 36, 38 en 42.
In zijn weigeringsbeslissing heeft het BMB weliswaar aangegeven dat het teken Global Financial Intelligence elk onderscheidend vermogen mist voor de ingeroepen waren en diensten voor zover ze op wereldwijde financiële inlichtingen betrekking hebben.
Men moet eraan herinneren dat « bij een inschrijvingsaanvraag voor bepaalde waren of diensten, het BMB het merk slechts inschrijft voorzover deze waren of diensten een bepaald kenmerk niet bezitten» (arrest Postkantoor, r.o. 114). Om dezelfde reden kan niet worden aanvaard dat het BMB tot een gedeeltelijke inschrijving van een merk zou kunnen overgaan door ten aanzien van de in het depot genoemde waren voorbehouden te formuleren aan de hand van een loutere verwijzing naar de weigeringsgronden die in aanmerking worden genomen om een gedeeltelijke weigering te verantwoorden, d.w.z. zonder rechtstreeks de waren aan te duiden waarvoor het merk ingeschreven wordt. (Brussel, 25 februari 2005, R.G. 2002/AR/168, inzake Construction Diffusion Vente Internationale/Benelux-Merkenbureau). In zijn mededeling van september 2004 « Richtlijnen weigering » (pagina 25, par. 13) herinnert het BMB er terecht aan dat het toevoegen van een zogenaamde “disclaimer” aan de lijst van waren en diensten zoals: “voor zover geen betrekking hebbende op een bepaalde waar de bezwaren van het BMB dan ook nooit kan opheffen.
Hieruit volgt dat de door het BMB aangebrachte precisering geen juridisch gevolg heeft en niet inhoudt dat zijn beslissing tot wereldwijde financiële inlichtingen was beperkt. Aangezien de weigering volledig is, heeft ze betrekking op alle in de aanvraag vermelde waren en diensten.
Welnu, door het BMB wordt niet aangetoond dat het Global Financial Intelligence gewoonlijk in de handel wordt gebruikt tot aanduiding van papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, drukwerken; boekbinderswaren, schrijfbehoeften, reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; telecommunicatie ; restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting, juridische diensten, wetenschappelijk en industrieel onderzoek, computerprogramma's, d.w.z. de waren en diensten waarvoor de inschrijving was aangevraagd.
Het teken zou hooguit kunnen verwijzen naar bepaalde kenmerken van die waren en diensten. Dit feit volstaat echter niet om de toepassing van de absolute weigeringsgrond gemis aan onderscheidend vermogen te rechtvaardigen (GEA 27 februari 2002, T-34/00 Eurocool, r.o.43).
10. Zurich beweert niet dat het door haar gedeponeerde teken een onderscheidend vermogen zou hebben verkregen door het gebruik dat daarvan is gemaakt.
Derhalve moet men tot het slotsom komen dat de beslissing van het BMB, in zoverre ze op gemis aan onderscheidend vermogen van het merk is gebaseerd, als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn niet gegrond is.
b.- Ten aanzien van het beschrijvend karakter
11. Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn streeft een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk dergelijke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (arrest Postkantoor, r.o. 54).
12. De absolute weigeringsgronden voor de inschrijving van een merk moeten in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en in relatie tot de perceptie die het relevante publiek ervan heeft worden beoordeeld.
Zurich heeft de inschrijving van het merk aangevraagd voor:
· bepaalde diensten in klasse 16 ;
· alle diensten in klasse 35 ;
· alle diensten in klasse 36 ;
· alle diensten in klasse 38 ;
· bepaalde diensten in klasse 42 ;
· restauratie (verstrekken van voedsel en dranken) en tijdelijke huisvesting die diensten in klasse 43 vormen maar die door Zurich in klasse 42 zijn opgenomen.
In zijn inleidend verzoekschrift betoogt Zurich dat de onder het teken Global Financial Intelligence aangeboden diensten betrekking hebben op een database waarmee ondernemingen klanten toegang hebben tot en via het extranet gegevens kunnen verwerken met betrekking tot het beheer van risico's en schadegevallen waarmee ze te maken hebben.
13. De term Global is alledaags en omschrijft de wereldwijde kwaliteit van de aangeboden diensten. De term Financial is evenzeer gebruikelijk om de financiële aard ervan aan te duiden. Ten slotte omschrijft de Intelligence de aard van de aangeboden dienst, namelijk inlichtingen.
______ Deze termen zijn beschrijvend omdat ze van aard zijn een of meer kenmerken aan te duiden voor de diensten reclame, beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen, juridische diensten, computerprogramma's. Het relevante publiek wordt er immers toe geleid de wereldwijde financiële informatie te gaan beschouwen als een deel of een instrument van elk van deze diensten, met het gevolg dat het teken hem niet in staat stelt deze te onderscheiden als afkomstig van Zurich, wanneer hij een keuze zal moeten maken.
Het maakt hoe dan ook geen verschil dat het teken in voorkomend geval verschillende mogelijke betekenissen heeft. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (HvHEG 23 oktober 2003, C-191/01 P, Doublemint), wat in casu het geval is.
De combinatie van de termen Global, Financial en Intelligence leidt niet tot een merkbaar verschil tussen de gebruikte woorden en de som ervan. In tegendeel wordt hun beschrijvend karakter versterkt.
Er kan dus niet worden gesteld dat het teken Global Financial Intelligence een indruk wekt die ver genoegd verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen.
Het gebruik van die woorden en van het teken in zijn geheel beschouwd stelt dan ook het publiek in staat onmiddellijk en direct een band te leggen met de kenmerken van de diensten.
Het is evenmin relevant dat de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. De formulering van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn maakt immers geen onderscheid naar de kenmerken waarop kan worden gewezen door de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. In het licht van het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang moet elke onderneming werkelijk ongestoord gebruik kunnen maken van dergelijke tekens of benamingen ter beschrijving van welk kenmerk van haar eigen waren dan ook, ongeacht het commercieel belang (arrest Postkantoor, r.o. 102). Bovendien is komen vast te staan (zie r.o. 9) dat meerdere ondernemingen reeds deze uitdrukking Global Financial Intelligence om een dienst aan te duiden die ze hun klanten aanbieden.
14. Daarentegen is het beschrijvend karakter van het teken Global Financial Intelligence niet gebleken voor alle waren in klasse 16 die door Zurich zijn genoemd, namelijk papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, drukwerken; boekbinderswaren, schrijfbehoeften, die in klasse 38, namelijk telecommunicatie, evenals voor bepaalde diensten die Zurich in klasse 42 heeft opgenomen, namelijk restauratie (verstrekken van voedsel en drank), tijdelijke huisvestting en wetenschappelijk en industrieel onderzoek.
Het volstaat immers vast te stellen dat zowel de term Financial als het teken Global Financial Intelligence in zijn geheel beschouwd niet van aard zijn een kenmerk van die waren en diensten te beschrijven, waarmee ze geen enkel verband hebben.
Maar door het feit dat Zurich geen gemachtigde rechtmatig heeft aangewezen om haar bezwaren te doen gelden tegen de voorlopige weigering door het BMB (zie r.o. 4) is er geen discussie gevoerd over het beschrijvend karakter van het teken ten opzichte van die waren en diensten.
Derhalve moet worden nagegaan of onder die voorwaarden het Hof, zoals door Zurich subsidiair gevraagd wordt, het BMB mag bevelen over te gaan tot de inschrijving van het merk Global Financial Intelligence voor de waren en diensten waarvoor het van oordeel is dat geen absolute weigeringsgronden bestaan, met dien verstande dat partijen door het Hof zijn verzocht zich op de terechtzitting van 7 april 2006 over deze kwestie uit te laten.
15. In zijn arrest van 15 december 2003 (zaak BMB / Vlaamse Toeristenbond, nr. A/2002/2), heeft het Benelux-Gerechsthof voor recht verklaart dat
"de artikelen 6bis en 6ter BMW aldus moeten worden uitgelegd dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d’appel van Luxemburg slechts een bevel tot inschrijving van een depot mag geven voor bepaalde waren of diensten van een klasse in zoverre het BMB, na het onderzoek bepaald bij artikel 6bis, ook een beslsissing heeft genomen in verband met die bepaalde waren of diensten en niet alleen een beslissing heeft genomen die dezelfde volledige klasse aanbelangde."
Vaststaat dat het BMB niet is overgegaan tot de toetsing van het beschrijvend karakter van het merk, waar per waar en dienst per dienst en zich heeft beperkt tot een algehele weigering van de inschrijving voor alle gevraagde waren en diensten.
Overeenkomstig de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof zou het Hof van Beroep dan ook niet het BMB mogen bevelen over te gaan tot de inschrijving van het merk Global Financial Intelligence voor de waren en diensten waarvoor het van oordeel is dat de absolute weigeringsgronden niet bestaan.
16. Welnu, artikel 13 van de richtlijn bepaalt dat indien een grond voor weigering van inschr©¦ving, vervallen- of nietigverklaring van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk gedeponeerd of ingeschreven is, betreffen de weigering van inschr©¦ving, de vervallen- of de nietigverklaring alleen die waren of diensten.
Bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, moet de bevoegde autoriteit aldus voor elke van deze waren of diensten nagaan of het merk onder geen van de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden valt, en kan zij voor de in aanmerking genomen waren of diensten tot uiteenlopende conclusies komen (arrest Postkantoor, nr. 73). Zo is het ook mogelijk dat de bevoegde autoriteit bij een aanvraag voor inschrijving van een merk voor een volledige klasse van de Overeenkomst van Nice, het merk overeenkomstig artikel 13 van de richtlijn slechts inschrijft voor bepaalde waren of diensten van deze klasse, bijvoorbeeld wanneer het merk elk onderscheidend vermogen mist voor de andere in de aanvraag vermelde waren of diensten (arrest Postkantoor, r.o.113).
Ten slotte heeft het HvJEG in datzelfde arrest Postkantoor voor recht verklaard dat
Artikel 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden.
(...)
Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.
Bij het Hof rijst de vraag of de artikelen 6bis en 6ter, zoals uitgelegd door het Benelux-Gerechtshof, met de richtlijn verenigbaar zijn, in zoverre deze artikelen het Hof van de verplichting zouden ontslaan het onderscheid vermogen van het merk voor elke van de waren en diensten, afzonderlijk beschouwd.
Er bestaat aldus aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag dienaangaande aan het HvJEG.
CONCLUSIE
Om deze redenen,
Het Hof,
1. Verklaart het beroep niet gegrond in zoverre het betrekking heeft op de weigering van de inschrijving van het merkGlobalFinancial Intelligence voor de diensten reclame, beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen, juridische diensten, computerprogramma's.
2. Alvorens verder uitspraak te doen, beslist het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de volgende prejudiciële vraag te stellen:
Moeten de artikelen 3 en 13 van de eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus uitgelegd worden dat ze zich er niet tegen verzetten dat een nationale regelgeving bepaalt dat een rechterlijke instantie bij wie een beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk niet voor elke van deze waren of diensten kan nagaan of het merk niet onder een van de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden valt en voor de in aanmerking genomen waren of diensten aldus tot uiteenlopende conclusies komen, wanneer de voor merkinschrijving bevoegde autoriteit slechts een algehele weigering heeft uitgesproken over alle waren en diensten en tijdens de procedure voor deze autoriteit de deposant niet in subsidiaire orde verzocht heeft om een gedeeltelijke inschrijving voor bepaalde waren en diensten?
Bepaalt dat een eensluidend afschrift van dit arrest door de hoofdgriffier van het Hof van Beroep te Brussel aan de griffie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal worden verzonden.
3. Verwijst de zaak naar de bijzondere rol in afwachting van het antwoord op deze prejudiciële vraag.
4. Houdt de kosten aan.
Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare burgerlijke terechtzitting van de negende kamer van het Hof van Beroep te Brussel op 1 juni 2007 waar aanwezig waren:
Martine REGOUT, Raadsheer d.d. Voorzitter,
Henry MACKELBERT, raadsheer
Els HERREGODTS, Raadsheer,
Patricia DELGUSTE, Griffier.
* * * * *