Het HOF VAN BEROEP te Brussel, achtste kamer,
na beraad spreekt het volgend arrest uit :
1998/AR/1599
IN ZAKE VAN :
De Vlaamse Toeristenbond-Vlaamse Automobilistenbond
VZW V.T.B.-V.A.B.,
met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Sint-Jacobsmarkt 45-47;
eiseres,
vertegenwoordigd door Mr. Van der Venster,
advocaat loco Mr. Wijffels Luc,
advocaat te 2018 Antwerpen,
Maria Henriettalei 1;
TEGEN :
HET BENELUX-MERKENBUREAU,
met maatschappelijke zetel te Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,
verweerster,
vertegenwoordigd door Mr. De Gryse Ludovic,
advocaat te 1060 Brussel,
Henri Wafelaertsstraat, 47-51,
* * *
Gelet op de gedingstukken en onder meer een verzoekschrift dat op 20 mei 1998 werd neergelegd op de griffie van het hof, waarbij de V.Z.W. VTB-VAB op grond van artikel 6 ter van de Benelux Merkenwet en binnen de in dit artikel gestelde termen vraagt dat het Benelux-Merkenbureau zou worden bevolen om een depot in te schrijven;Gehoord de raadslieden van de partijen op de terechtzitting van 18 januari 2000;
De feiten en het onderwerp van de vordering.
1. Overwegende dat eiseres op 13 maart 1997 een woordteken voor inschrijving van een merkdepot heeft aangeboden op het BeneluxMerkenbureau (verder afgekort als BMB) voor de klassen 16, 39 en 41, waaronder hoofdzakelijk: boeken, tijdschriften, reisbrochures (16), vervoer, rondleidingen en vakanties, inrichten van fiets- en wandelpaden en toeristische routes (39) en opvoeding en ontspanning, cursussen en seminaries, organiseren van culturele, sportieve, opvoedende en ontspannende activiteiten (41 );
dat het gaat om het depot nr. 889719 van de woordcombinatie: "LANGS VLAAMSE WEGEN";
Overwegende dat het BMB op 1 augustus 1997 aan de gemachtigde van eiseres heeft meegedeeld dat de inschrijving van het vermelde teken voorlopig werd geweigerd, op grond van de stelling dat genoemd teken voor de bestemming en hoedanigheid langs Vlaamse Wegen van de in geciteerde klassen genoemde waren en diensten uitsluitend beschrijvend is en zodoende ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6 bis, eerste lid onder a BMW mist;
Overwegende dat de gevolmachtigde van eiseres op 16 januari 1998 aan het BMB meedeelde dat zij het teken wel degelijk onderscheidend achtte en zij verwees hiertoe enerzijds naar de herkomst van het merk, met name een zinsnede uit een Vlaams Marialied 'Liefde gaf u duizend namen' en anderzijds naar het feit dat zij onder die benaming reeds sedert meer dan tien jaar een reeks culturele wandel- en fietsevenementen organiseerde;
2. Overwegende dat het BMB als reactie hierop per 23 februari 1998 stelde dat de inburgering van een niet onderscheidend teken aan de orde werd gesteld en dat uit de bewijsstukken wel bleek dat het teken langdurig was gebruikt, maar niet als een merk; dat naar inzien van het Bureau het in aanmerking komend publiek het teken als beschrijvend zou opvatten en voorts dat gebruik in de hele Benelux niet werd aangetoond;
dat hier nog werd aan toegevoegd dat de inschrijving van het depot er zou toe leiden dat een Nederlandse organisatie de mogelijkheid zou worden ontnomen om het teken of een hiermee overeenstemmend teken te gebruiken, en evenzo voor een Franse vereniging die het teken in Franse vertaling zou wensen te gebruiken;
dat tenslotte de twijfel werd uitgesproken of een zo voor de hand liggende aanduiding wel voor inburgering vatbaar is;
Overwegende dat de partijen ieder op hun standpunt zijn gebleven en het BMB op 20 maart 1998 heeft betekend dat gezien haar bezwaren niet binnen de gestelde termijn (van zes maanden) waren opgeheven, de inschrijving definitief werd geweigerd;
3. Overwegende dat eiseres, die net binnen de twee maanden haar inleidend verzoekschrift neerlegde, het BMB in eerste orde verwijt dat de weigering volstrekt ondeugdelijk is gemotiveerd omdat het enkel beweert dat een gedeponeerd teken uitsluitend beschrijvend is, maar dit niet aantoont;
dat ze vervolgens voorhoudt dat het enkel feit dat het teken uitsluitend beschrijvend zou zijn geen weigeringsgrond voor inschrijving biedt;
dat ze tenslotte betoogt dat haar merk niet louter beschrijvend is en alleszins niet voor alle klassen waren en diensten waarvoor het werd gedeponeerd, en ondergeschikt dat het merk alleszins is ingeburgerd;
Overwegende dat eiseres zodoende vordert dat het BMB zou worden bevolen over te gaan tot de inschrijving van het depot en het te veroordelen in de kosten; dat ze in ondergeschikte orde vraagt dat het hof de waren en diensten, zou bepalen waarvoor het depot moet worden ingeschreven;
Overwegende dat het BMB ieder van deze grieven bestrijdt en stelt dat de vordering moet worden verworpen;
Beoordeling van de grieven.
Over het toetsingsrecht van het BMB en de regelgeving.
4. Overwegende dat blijkens het gemeenschappelijk commentaar van de regeringen bij het Protocol van 2 december 1992 tot wijziging van de BMW werd geopteerd voor de instelling van het BMB als autoriteit belast met een preventieve controle ten aanzien van de deugdelijkheid van de merkdepots die voor inschrijving in het merkenregister worden aangeboden (Belgisch Staatsblad 12 maart 1996, 5325 en volgende);
dat deze optie wordt verantwoord zowel in functie van de betrouwbaarheid van het register, als van de bevordering der rechtszekerheid van deposanten en derden;
Overwegende dat in artikel 6bis BMW aan het BMB de opdracht werd gegeven om van een depot de inschrijving te weigeren op twee gronden -die in feite zes mogelijke gevallen betreffen-, met name wanneer naar zijn oordeel (a) het gedeponeerd teken ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 6 quinquies B. onder 2, van het Verdrag van Parijs en (b) het depot een merkteken betreft als bedoeld onder artikel 41 onder 1 en 2 BMW;
Overwegende dat het BMB bij de uitoefening van die bevoegdheid een preventieve inhoudelijke toetsing in volle omvang verricht van de deugdelijkheid van voor inschrijving aangemelde depots;
dat het hierbij de 'evident ontoelaatbare depots' dient te herstellen of te weigeren, hetgeen aldus lijkt te moeten worden begrepen dat het BMB zich terughoudend opstelt en zich laat leiden door uitlegging die reeds door het Benelux Gerechtshof werd verstrekt of die, -via de uitlegging van de Eerste Harmonisaterichtlijn van 21 december 1988 en desgevallend de Verordening nr 40/94 dd. 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk- werd verleend door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, dewelke primeert op deze van het Benelux Gerechfshof;
5. Overwegende dat het BMB binnen het bestek van de besproken bevoegdheid ten aanzien van een deposant niet een bewijslast draagt inzake nietigheid van een depot, maar het de inschrijving weigert -en dus de verkrijging van merkrechten belet- indien naar zijn oordeel een absolute weigeringsgrond daartoe aanwezig is;
Overwegende dat krachtens artikel 6 bis lid 3 en 4 BMW, het BMB van zijn voomemen om de inschrijving te weigeren en van een navolgende weigering tot inschrijving onverwijld schriftelijk kennis dient te geven aan de deposant onder opgave van redenen;
6. Overwegende dat het BMB in de brief van 1 augustus 1997 waarin het voornemen om inschrijving te weigeren werd aangemeld, als reden opgeeft dat het woordteken ieder onderscheidend vermogen mist ten aanzien van de bestemming en hoedanigheid van de in de geviseerde klassen genoemde waren en diensten;
Overwegende dat in de navolgende briefwisseling de standpunten nader werden gestoffeerd;
dat het BMB in de brief van 20 maart 1998 de inschrijving definitief heeft geweigerd onder verwijzing naar het motief vermeld in de brief van 1 augustus 1997 en naar de gevoerde briefwisseling;
Overwegende dat het BMB aldus naar behoren opgave heeft gedaan van de redenen die naar zijn oordeel de weigering van inschrijving van het depot rechtvaardigden en het zijn wettelijke verplichting heeft nageleefd;
dat het, na te hebben overwogen dat haar bezwaren niet werden opgeheven binnen de reglementaire termen van zes maanden, zodoende binnen de perken van artikel 6 bis BMW kon beslissen het depot niet in te schrijven;
Overwegende dat de grief geput uit het ontbreken van motivering derhalve ongegrond is;
Over de grond van de weigering.
7. Overwegende dat het BMB heeft gesteld dat het depot "Langs Vlaamse Wegen" niet kon worden ingeschreven omdat het ieder onderscheidend vermogen mist zoals bedoeld in artikel 6 bis 1.a BMW; dat het de afwezigheid van onderscheidend vermogen 'voor de bestemming en hoedanigheid langs Vlaamse wegen van de in de klassen 16, 39 en 41 genoemde waren en diensten' afleidt uit het uitsluitend beschrijvend karakter ervan, geval vermeld in artikel 6 quinquies B, 2 Verdrag van Parijs;
dat het de voorgehouden inburgering van de bij hypothese niet onderscheidende woordcombinatie heeft verworpen bij gebrek aan bewijs van gebruik van de woordcombinatie als merk en van gebruik in een groot deel van de Benelux;
8. Overwegende dat met het protocol van 2 december 1992 werd beoogd de BMW af te stemmen op de Eerste Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de Lidstaten;
dat de interpretatie van de BMW dan ook geschiedt in het licht van de inhoud van de vermelde richtlijn (Benelux Gerechtshof, 16 december 1998, inzake Dior/ Evora);
Overwegende dat de weigeringsgrond bedoeld in artikel 6 bis onder 1. a, -onder verwijzing naar het Verdrag van Parijs-die de afwezigheid van ieder onderscheidend vermogen betreft, op zich staat en overeenstemt met deze ingesteld in artikel 3, 1. a) van de geciteerde richtlijn;
Overwegende dat het begrip 'onderscheidend vermogen' aldus moet worden begrepen dat een merk zich moet lenen om de waar of dienst waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en ze alzo van die van andere ondernemingen te onderscheiden (H.v.J. EG 4 mei 1999, inzake Windsurfing Chiemsee / Walter Huber, C-108/97 en C-109/97, overweging 49; H.v.J. EG 20 juni 1999, inzake Lloyd Shuhfabrik Meyer / Klijsen, C-342/97, overweging 22);
9 Overwegende dat het niet beantwoorden van het voor inschrijving aangeboden depot aan de omschrijving van een merk zoals bedoeld in artikel 1 BMW te dezen door het BMB wordt afgeleid uit het uitsluitend beschrijvend karakter ervan;
Overwegende dat Iuidens artikel 3 1. b) van de Harmonisatierichtlijn van 21 december 1988 (89/104/EEG) een merk als beschrijvend geldt indien het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging, van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
dat deze bepaling inhoudelijk overeenstemt met het bepaalde in artikel 6 quinquies B, 2 - tweede zinsnede ('ofwel...') uit het Verdrag van Parijs;
10. Overwegende dat niet kan worden betwist dat de woordcombinatie 'Langs Vlaamse Wegen', zonder enig andere aanvulling, op zich beschouwd duidelijk een geografische beschrijving oproept;
dat eiseres zulks trouwens bevestigt met haar verwijzing naar de oorsprong van de woordcombinatie die in het door haar bedoeld lied deze geografische factor inhoudt;
Overwegende dat eiseres deze woordcombinatie sedert verschillende jaren gebruikt in brochures en reclameboodschappen waarin wordt aangegeven dat het project 'Langs Vlaamse Wegen' staat voor het gemoedelijke en op sportieve wijze kennis maken met Vlaanderens mooiste en vaak nog onbekende plekjes en monumenten;
dat ze die woordcombinatie gebruikt met een werkwoord ('fietsen', 'wandelen', 'op verkenning') of met toevoeging van een bepaalde Vlaamse stad of gemeente;
dat ze die combinatie ook enkele keren heeft aangewend onder toevoeging van 'Amsterdam', 'Haarlem'. 'Aken' (en schijnbaar ook met Rijsel en Canterbury), en dan telkens in het perspectief 'van Vlaamse aanwezigheid' in die steden (in het verleden of heden);
11. Overwegende dat met betrekking tot de waren en diensten uit de klasse 39 (o.m. vervoer en opslag, diensten van toeristen bureaus en van touroperators, boeken en plannen en organiseren van reizen, rondleidingen en vakanties, inrichten (uitstippelen en bebakenen) van fiets- en wandelpaden en toeristische routes, organiseren van uitstappen en zoektochten, enz") de woordcombinatie 'Langs Vlaamse Wegen' voor het in aanmerking komend publiek ongetwijfeld kan worden beschouwd als informatie over de hoedanigheid of bestemming van de waren en diensten uit deze klasse;
dat het depot voor de klasse 39 om die reden beschrijvend is (vgl. arrest Gerecht E.G., 8 juli 1999, zaak T-163/98 Procter & Gamble Company / BHIM);
Overwegende dat de toelichting in brochures van eiseres trouwens bevestigt dat de waren of diensten die onder dekking van die woordcombinatie worden voorgesteld, telkens slaan op datgene waarvan kan worden genoten bij het volgen van de voorgestelde Vlaamse wegen;
dat in de enkele gevallen waarin die woorden werden verbonden met een buitenlandse stad, de termen 'Langs Vlaamse wegen' in figuurlijke zin werden aangewend;
Overwegende dat de woordcombinatie 'Langs Vlaamse Wegen' aldus de potentiele gebruiker van de waren of diensten kan informeren over de hoedanigheid en bestemming ervan en derhalve beschrijvend is;
12 Overwegende dat deze appreciatie niet anders luidt wanneer de bewuste woordcombinatie aIs een slogan wordt beoordeeld;
Overwegende dat een slagzin in gewoon taalgebruik beoogt met kernachtige bewoordingen een suggestieve mededeling te doen;
dat hij kan worden tot merk indien hij vermag een identiteit te verlenen aan de waren en diensten die hij beoogt herkenbaar te maken als afkomstig van een bepaalde onderneming (dat wat hij beoogt te suggereren);
Overwegende dat de voorliggende woordcombinatie, als slogan beschouwd, zonder toevoeging van enig disparaat woordteken, op zich evenwel niet meer oproept dan dat een bepaald geografisch gebied wordt bestreken, en hij dan ook niet vermag een waar of dienst afkomstig van eiseres, te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten die door anderen worden aangeboden;
13. Overwegende dat met betrekking tot de waren en diensten genoemd in de klassen 16 en 41, moet worden vastgesteld dat ze in hun geheel heterogener zijn dan de waren en diensten uit klasse 39; dat voor het geheel van de waren en diensten uit die twee klassen evenwel niet kan worden gesteld dat het beschrijvend karakter ontbreekt om dezelfde reden als boven werd vermeld sub 11. (bvb. in 16; reisbrochures, landkaarten, wegenkaarten; in 41; ontspanning, rijinstructie, sportonderricht, diensten van vakantiekampen;)
dat voor sommige van die waren en diensten (zoals bvb. in 16: boeken, tijdschriften, dagbladen, leermiddelen en onderwijsmateriaal; in 41: organisatie van opleidingen, cursussen, en seminaria, publiceren, uitgeven) verdelen en uitlenen van boeken en tijdschriften, uitgeverijdiensten, taalonderwijs), het beschrijvend aspect nochtans niet in de woordcombinatie voorhanden is;
14. Overwegende dat eiseres voor het hof stelt dat de inschrijving van haar depot ook kan worden beperkt tot de waren en diensten waarvoor het onderscheidend vermogen kan worden toegekend;
Overwegende dat bij de preventieve toetsing van het depot, dit niet enkel moet worden beschouwd voor de aangegeven klassen in hun geheel, maar voor ieder van de daarin opgesomde waren of diensten; dat in artikel 6 bis 2. immers wordt gesteld dat de weigering om in te schrijven kan worden beperkt tot één of meer waren waarvoor het merk is bestemd;
Overwegende dat voor het depot voor de klassen 16 en 41 derhalve inschrijving enkel behoort te worden geweigerd wegens het beschrijvend karakter ervan voor de hierna geciteerde waren en diensten;
15. Overwegende dat eiseres zich in ondergeschikte orde nog beroept op de inburgering van het niet onderscheidend bevonden teken;
Overwegende dat eiseres geschriften overlegt waaruit blijkt dat de woordcombinatie 'Langs Vlaamse Wegen' reeds ongeveer tien jaar geleden voor het eerst werd gebruikt, en dat dit gebruik in 1997 nog voortduurde;
dat uit die stukken ook blijkt dat doorheen de jaren aan het drukwerk waarin die woordcombinatie werd aangewend -en dat schijnbaar vanaf 1995 specifiek werd afgezonderd van andere activiteitsdrukwerk- en de daaraan verbonden werkingskosten aanzienlijke sommen werden besteed (het betreft nochtans enkel kosten en geen kosten/baten balans);
Overwegende dat hieruit plausibel kan worden afgeleid dat die woordcombinatie langdurig en intensief werd gebruikt;
16. Overwegende nochtans dat vermeld gegeven op zich niet aannemelijk maakt dat die woorden door het publiek konden worden ervaren als een teken waardoor waren en goederen werden onderscheiden als herkomstig van de onderneming van eiseres, en dus als een merk;
dat uit die geschriften integendeel blijkt dat de bewuste woordcombinatie er telkens wordt opgenomen in een beschrijvende kontekst;
Overwegende dat nu is vastgesteld dat het gebruik van een teken als merk niet wordt aangetoond, de vraag naar het vereiste gebruik over het hele grondgebied van de Benelux, dan wel een substantieel deel hiervan, verder in het midden kan worden gelaten;
17. Overwegende dat derhalve moet worden besloten dat het depot, waar het niet kan worden ingeschreven wegens zijn beschrijvend karakter, het ten tijde van het depot ook geen onderscheidend vermogen heeft kunnen verkrijgen wegens inburgering;
dat het derhalve ook op die grond door het BMB niet voor het geheel of een deel van de opgesomde waren en diensten diende te worden ingeschreven;
18. Overwegende dat met het oog op de toerekening van de gedingkosten in aanmerking moet worden genomen dat eiseres tijdens de behandeling voor het BMB niet heeft te kennen gegeven dat ze bereid was om vrede te nemen met een beperkte gedeeltelijke inschrijving;
dat in die omstandigheden het BMB niet euvel kan worden geduid dat ze hiertoe niet is overgegaan;
dat de gedingkosten dan ook ten laste van eiseres blijven;
OM DEZE REDENEN,
HET HOF,
Rechtdoende op tegenspraak;
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in rechtszaken;
Ontvangt de vordering en zegt dat ze deels gegrond is;
Legt het Benelux-Merkenbureau op om het depot nr. 889719 in te schrijven voor de waren en diensten van de klassen 16 en 41, maar met uitsluiting van: reisbrochures, atlassen, landkaarten, wegenkaarten, ontspanning, rij-instructie, sportonderricht, bevorderen en organiseren van culturele, opvoedende, sportieve en ontspannende activiteiten en ontwikkeling, diensten van vakantiekampen, culturele informatie;
Wijst de vordering voor het overige af.
Veroordeelt eiseres in de proceskosten, begroot op 17.200 + 7.500 + 2.100 frank voor haarzelf en op 17.200 frank voor verweerster;
AIdus gevonnist en uitgesproken ter openbare burgerlijke terechtzitting van de 8 ste kamer van het Hof van beroep te Brussel op 16 -05- 2000
waar aanwezig waren :
De heer BLONDEEL P., Raadsheer dd. Voorzitter,
De heer RAES S., Raadsheer,
Mevrouw SCHURMANS Ch., Raadsheer,
De heer DE COOMANS, Adjunct-Griffier.