Het HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,
18e KAMER,
zetelend in burgerlijke zaken
na beraadslaging, wijst volgend arrest:
R.G. Nr. 2009/AR/2697
INZAKE VAN :
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEIN GERICKE DEUTSCHLAND GmbH, vennootschap naar Duits recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 40589 DUSSELDORF, Reisholze Werftstrasse 19, Duitsland;
Eiseres,
Vertegenwoordigd door Meester Marius SCHNEIDER en Mr. T. EEMAN, advocaten te 1000 BRUSSEL, Terkamerenlaan 33 bus 8,
TEGEN:
DE BENELUX ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, (merken en tekeningen of modellen), gemeenschappelijke dienst aan de Beneluxlanden, opgericht krachtens het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), met internationale rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 1.4 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, vertegenwoordigd door de Directeur-generaal van het Bureau, met maatschappelijke zetel in Nederland, te 2591 XR Den Haag, Bordewijklaan, 15,
Verweerster,
Vertegenwoordigd door Meester C. EYERS loco Mr. Brigitte Dauwe, advocaat te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25,
***
I. De rechtspleging voor het Hof.
1. Het beroep is gericht tegen een beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) van 7 augustus 2009 tot definitieve weigering van de inschrijving van het merk “HiProtec”.
Het inleidende verzoekschrift is op 6 oktober 2009 ter griffie van het hof met toepassing van artikel 2.12 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) van 25 februari 2005 binnen de hierin gestelde termijn neergelegd.
Partijen zijn in hun middelen gehoord op de openbare terechtzitting van 1 april 2010.
Het openbaar ministerie heeft zijn advies op 27 april 2010 neergelegd. De zaak is op 6 mei 2010 in beraad genomen.
II. De aanleiding tot het geschil, de vordering en het verweer.
2. Op 9 november 2007 vraagt verzoekster op basis van een eerste Duits depot de internationale inschrijving van het woordmerk “HiProtec” voor waren in klasse 09.
Veiligheidsvoorzieningen voor persoonlijk gebruik ter bescherming tegen ongevallen; veiligheidskleding ter bescherming tegen ongevallen, stralingen en vuur, uit leer, uit nylon, uit textielstoffen en alle weefsels en kunstvezels met een hoge weerstand tegen slijtage.
De internationale inschrijving staat bekend onder het nummer 949334. In de aanvraag wordt ondermeer de Benelux aangeduid. Overeenkomstig artikel 5 van de Overeenkomst van Madrid diende het BBIE – zoals de merkenautoriteiten in de overige aangeduide landen – zich uit te spreken over de bescherming van dit merk in het Beneluxgebied.
3. Bij brief van 22 januari 2009 heeft het BBIE de OMPI in kennis gesteld van zijn beslissing tot voorlopige weigering tot inschrijving om de volgende redenen:
‘Het teken HIPROTEC (Engels voor: ‘hoge bescherming’) is beschrijvend. Het bestaat uit de aanprijzende aanduiding HI (voor HIGH) en de verkorte benaming PROTEC (voor ‘protection’). Deze bestanddelen kunnen dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid en/of bestemming van de in klasse 9 vermelde waren. De samengestelde combinatie is eveneens beschrijvend. Het teken mist tevens elk onderscheidend vermogen. De weigering is gebaseerd op artikel 2.11, eerste lid onder b en c, BVIE. De samentrekking in een woord en de gekozen schrijfwijze hebben niet tot gevolg het teken onderscheidend te maken’
Genoemd artikel heeft betrekking op de gevallen waarin een merk elk onderscheidend vermogen mist (artikel 2.11.1 onder b.) en waarin het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of de verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (artikel 2.11.1 onder c.).
4. In antwoord op deze mededeling heeft verzoeksters raadsman op 22 april 2009 een nota ingediend waarbij tegen de weigering bezwaar werd gemaakt en de volgende overwegingen naar voren werden gebracht.
Eiseres bestrijdt het beschrijvend karakter van de bestanddelen “Hi” en “Protec” en is van mening dat het om afkortingen gaat die niet in het normale taalgebruik gebruikt worden en hun combinatie tot een neologisme, een ongebruikelijk geheel leidt. Volgens eiseres vertoont het teken geen direct en concreet verband met de bescherming tegen ongevallen.
Bovendien wijst eiseres erop dat ondermeer de bevoegde autoriteit in het Verenigd Koninkrijk de registratie van HiProtec aanvaard heeft en dus (impliciet) geoordeeld heeft dat het teken, zelfs in het Engels, niet beschrijvend is.
Subsidiair wordt door eiseres een reeks documenten (website, catalogus en facturen) voorgelegd met als doel aan te tonen dat het teken door gebruik in de Benelux onderscheidend vermogen heeft verkregen.
5. Bij brief van 11 juni 2009 heeft het Bureau zijn standpunt nader onderbouwd door te stellen dat de bestanddelen “Hi” (voor high) en “Protec” (protection) in ruime mate gebruikt worden en direct door het relevante publiek begrepen worden. Het houdt staande dat ze de kenmerken van de in klasse 9 opgegeven waren duidelijk beschrijven: in het bijzonder voor motorrijders zou deze hoge bescherming een wezenlijk kenmerk van deze waren vormen.
Het BBIE is bovendien van mening dat het teken niet van aard is de consument in staat te stellen de commerciële herkomst van de betrokken waren te individualiseren.
Het BBIE herinnert er nog aan dat elke aanvraag volgens eigen merites onderzocht wordt en het BBIE niet gebonden is door beslissingen van autoriteiten in andere landen die het teken wel aanvaard hebben.
Tot slot verwerpt het BBIE de bewijsvoering door eiseres dat het teken door gebruik onderscheidend vermogen zou hebben verkregen. De voorgelegde documenten volstaan niet om een dergelijk gebruik aan te tonen.
Het Bureau was van mening dat er aanleiding was zijn weigeringsbeslissing in stand te houden.
6. Bij schrijven van 20 juli 2007 wijst verzoeksters raadsman nog op het bestaan van verschillende door het BBIE geregistreerde merken met hierin de afkorting “Hi” of “Protec” om aan te tonen dat ze niet op zichzelf als beschrijvend kunnen worden aangemerkt. Met betrekking tot de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik voegt eiseres nog bijkomende facturen toe in verband met verkopen van voor de depotdatum.
7. Omdat het van oordeel was dat zijn bezwaren tegen inschrijving niet waren opgeheven gaf het BBIE vervolgens kennis van een formele weigeringsbeslissing op 7 augustus 2009. Bij deze weigering was een schrijven gevoegd waarin op de laatste argumenten van eiseres gereageerd werd met de verduidelijking dat een neologisme niet automatisch tot gevolg heeft dat het teken niet langer beschrijvend zou zijn. Er moet bovendien sprake zijn van een merkbaar verschil tussen het neologisme en de optelsom van de samenstellende bestanddelen. Wat de inburgering betreft, is het BBIE van mening dat de bijkomende door eiseres overgelegde facturen niet een voldoend gebruik aantonen (verkoop van slechts 89 stukken in 2006 en 2007 in de winkel in Breda). Het concludeert hieruit dat niet is komen vast te staan dat het relevante publiek het teken als een merk opvat als gevolg van dit beperkte gebruik.
Het inleidend verzoekschrift voor het hof verwijst alleen naar het schrijven van 7 augustus 2009 waarbij het BBIE eiseres in kennis stelde van zijn definitieve weigering het betwiste teken in te schrijven. Er is echter aanleiding om ervan uit te gaan dat eiseres ook ziet op de inhoud van het voorafgaande schrijven van het BBIE dat één geheel vormt met de brief van 7 augustus 2009 tot kennisgeving van de definitieve weigering.
Kort gezegd verwijt eiseres het Bureau geen rekening te hebben gehouden (i) met het ongebruikelijke karakter van de twee bestanddelen van het teken (“Hi” en “Protec”) en het onderscheidend vermogen van het neologisme dat uit hun nevenschikking voortvloeit en waardoor een indruk gewekt wordt die voldoende afwijkt van die welke uit de loutere aaneenvoeging van die elementen ontstaat; (ii) met de rechtspraak van dit hof; (iii) met de inschrijving van het merk door andere autoriteiten en (iv) met de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik van het teken.
Eiseres vordert de vernietiging van de weigeringsbeslissing van het BBIE en het beroepschrift strekt ertoe het BBIE te horen veroordelen tot inschrijving in het Benelux merkenregister van het internationaal depot nr. 949334 van het merk “HiProtec” voor waren in klasse 9.
Eiseres vordert tevens de veroordeling van het BBIE tot betaling van de gedingkosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding die op 1.200 euro begroot wordt.
8. Het BBIE houdt vol dat de twee in zijn beslissing opgenomen weigeringsgronden zich tegen inschrijving van het merk verzetten en het BBIE overeenkomstig zijn wettelijke taak terecht deze inschrijving geweigerd heeft. Het vordert dat het hoger beroep ongegrond verklaard wordt en zijn beslissing tot weigering van de inschrijving van het teken HiProtec nr. 949334 bevestigd wordt. Het verzet zich ertegen dat aan het HvJEU een prejudiciële vraag gesteld wordt, zoals door eiseres in zeer ondergeschikte orde voorgesteld wordt.
III. Bespreking
9. Het BBIE baseert zich op de weigeringsgronden als bedoeld in artikel 2.11, eerste lid onder c) en b) van het BVIE, namelijk het beschrijvend karakter en het gebrek aan onderscheidend vermogen.
10. Volgens artikel 2.11.1.c BVIE moet een teken dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten ter inschrijving geweigerd worden.
11. Het woordteken bestaat uit de elementen “Hi” en “Protec”.
12. Volgens het BBIE is het relevante publiek een gespecialiseerd publiek van mensen die met een motor rijden of voor wie kleding en andere veiligheidsvoorzieningen nodig zijn (politiemensen, brandweermannen). Eiseres is van mening dat het relevante publiek uit de gemiddelde motorrijder bestaat, die normaal geïnformeerd en redelijk oplettend en omzichtig is.
13. Op zich heeft het woord “Hi” geen precieze betekenis in de talen van de Beneluxlanden.
Het BBIE verwijst in zijn conclusie naar het veelvuldige gebruik in de gangbare talen in de Beneluxlanden van het Engelse woord “Hi” in samengestelde woorden als “Hi-Fi”, “Hi-Tech” of “Hi-Definition”. Volgens het BBIE zal het relevante publiek het element “Hi” herkennen als de afkorting van het Engelse woord “high” dat van de basiswoordenschat deel uitmaakt en waarvan de betekenis “hoog” onmiddellijk begrepen wordt. Eiseres is echter van mening dat “Hi” naar velerlei betekenissen kan verwijzen (bijvoorbeeld de groet “hallo”).
Hierbij is het van belang erop te wijzen dat volgens een vaste rechtspraak, die zeer recentelijk nog door het GEU is bevestigd, een teken slechts beschrijvend wordt wanneer het met de betrokken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft, waardoor het betrokken publiek hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van één van de kenmerken van de betrokken waren en diensten kan zien (GEU 19 november 2009, zaak T-234/06, r.o. 25). De verwijzing van het BBIE naar het arrest van het HvJEU van 25 februari 2010 in de zaak Lancôme C-408/08 is niet van aard de lering uit het aangehaalde arrest van het GEU ongedaan te maken. Immers, de door het GEU vooropgestelde aanpak ten aanzien van het onderzoek naar het onderscheidend vermogen van het betwiste merk (zie r.o. 20) is niet door het HvJUE afgewezen.
Ten opzichte van de betrokken waren dient het woord “Hi” als zodanig niet tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid en/of de bestemming van de waren waarvoor eiseres de inschrijving heeft aangevraagd, namelijk de waren (kleding en andere voorzieningen) ter bescherming van bepaalde zwakke gebruikers zoals motorrijders en politiemannen of brandweermannen bijvoorbeeld.
Voor zover de letters ‘Hi’ als een woord worden beschouwd, heeft het geen andere betekenis dan ‘hallo’ (in de zin ‘hé’) en heeft het dan ook geen beschrijvend verband met de betrokken waren. Voor zover die letters (als afkorting) in de betekenis van het Engelse woord ‘high’ worden verstaan, vormen ze geen woord, doch staan ze enkel voor een louter ‘fonetisch’ teken, dit wil zeggen de verbale uitdrukking van klanken. In die hypothese stelt dit teken geen cognitieve inhoud voor, maar de afbeelding van een geluid. Hieraan mag dan ook geen beschrijvend karakter voor de betrokken waren worden toegeschreven.
Een term is niet beschrijvend in de perceptie van het publiek als het niet het vermogen heeft de waren of een precies kenmerk van de betrokken waren te beschrijven. Bij ontstentenis van zulk een materieel (concreet en direct) verband tussen de betekenis en een bepaalbaar en precies kenmerk, ontbreekt het beschrijvend vermogen. Het volstaat niet dat het teken beweerdelijk een kenmerk zou oproepen indien het publiek waartoe het teken zich richt dit niet zou kunnen beschrijven dan wel hem de inhoud van zijn eigen fantasie kan geven.
De in de conclusie van het BBIE gegeven voorbeelden tonen eerder aan dat de letters ‘Hi’ als bijvoeglijk naamwoord aan een bijna oneindig gamma van zelfstandige naamwoorden (handelsnamen, firmanamen, waren of diensten) kunnen worden toegevoegd. Het volstaat daarnaast niet vast te stellen dat de letters ‘Hi’ als woordteken in de gangbare talen in de Benelux worden gebruikt om innoverende concepten of nieuwe technologieën aan te duiden om hieruit een beschrijvend karakter af te leiden ten opzichte van de betrokken waren. Het maakt geen verschil dat een merk voor bepaalde waren beschrijvend is ter beoordeling van het beschrijvend karakter voor andere waren.
14. Het woord “protec” bestaat niet als zodanig en mist elke betekenis in de talen van de Beneluxlanden.
Er moet evenwel worden aangenomen dat het relevante publiek onder bepaalde omstandigheden het element “Protec” zal kunnen opvatten als de afkorting in het Engels of in het Frans van het zelfstandig naamwoord “protection” in relatie tot de betrokken waren
(kleding en andere veiligheidsvoorzieningen tegen ongevallen). Zelfs een Nederlandstalig publiek kan “Protec” opvatten als afkorting van het Engelse woord “protection”.
Eiseres betwist echter dat het relevante publiek in de Benelux de term “Protec” verstaat en gebruikt als een gebruikelijke uitdrukking voor de betrokken waren, in het bijzonder kleding ter bescherming tegen ongevallen.
Het BBIE noemt talrijke voorbeelden die aantonen dat het publiek in de Benelux inderdaad intensief te maken krijgt met handelsbenamingen en firmanamen die het woord “Protec” in een context van veiligheidsdiensten en beschermingsdiensten gebruiken. De associatie tussen “Protec” en “protection” wordt door dit gebruik bevorderd.
Het element “Protec” kan dus inderdaad, zoals gesteld door het BBIE, door het relevante publiek worden begrepen als zijnde de afkorting van het woord “protection”.
Het BBIE verwijst nog naar het gebruik van het woord “protection” in de reclame van eiseres en stelt dat “protection” een gangbaar woord is om beschermingsvoorzieningen en kleding aan te duiden. Eiseres geeft toe dat de woorden “protection” en “protector” (protecteur) gebruikelijk zijn voor motortoebehoren in het Frans en het Engels.
Nochtans betreffen alle voorbeelden van gebruik van “protec” waarnaar het BBIE verwijst andere waren en diensten dan de betrokken waren. Er wordt dus niet aangetoond dat de term “Protec” thans door het relevante publiek gebruikt wordt om kenmerken van de kleding of andere beschermings- en veiligheidsvoorzieningen te beschrijven.
Het hof kan echter niet uitsluiten dat het woordteken “Protec”, in zoverre het relevante publiek het eenvoudig herkent als afkorting van “protection”, in de toekomst zal kunnen dienen tot aanduiding van een precies kenmerk van de waren waarvoor eiseres de inschrijving heeft aangevraagd, namelijk waren (kleding en andere voorzieningen) ter bescherming van bepaalde zwakke gebruikers, zoals motorrijders en politiemannen of brandweermannen, bijvoorbeeld.
15. Het BBIE is bovendien van oordeel dat de uitdrukking “HiProtec” in zijn geheel beschouwd ook beschrijvend is. Terecht wordt door het BBIE eraan herinnerd dat een combinatie van twee beschrijvende onderdelen een beschrijvend geheel vormt, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen de combinatie en de loutere aaneenvoeging van de bestanddelen ervan.
Volgens de rechtspraak van het HvJEU (Postkantoor en Biomild) is een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ondermeer door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen.
Het BBIE is in zijn conclusie van oordeel dat beide termen samen een gangbare uitdrukking vormen, zonder aan de eenvoudige optelsom van de bestanddelen enig element toe te voegen waardoor aan het geheel een ongebruikelijke wending wordt gegeven, ondermeer uit een syntactisch of semantisch oogpunt.
16. Het hof stelt allereerst vast dat in casu niet sprake is van een combinatie van twee beschrijvende bestanddelen. Het fonetisch teken ‘Hi’ zou alleen een beschrijvend karakter kunnen krijgen door de combinatie ervan met een zelfstandig naamwoord dat in staat is hem de functie van een bijvoeglijk naamwoord met de betekenis ‘high’ te verlenen.
Door het BBIE wordt ook niet aangetoond dat de elementen “Hi” en “Protec” samen een gangbare uitdrukking vormen.
Bovendien stelt het hof nog vast dat een dubbele mentale oefening nodig is voordat men tot de betekenis “high protection” of hoge bescherming, zoals aangegeven door het BBIE, kan komen. In de eerste plaats zou het betrokken publiek het teken in afkortingen moeten doen uiteenvallen om vervolgens de afgekorte woorden (waarvan de afkortingen zijn afgeleid) te reconstrueren.
In ieder geval, al zou het syntagma door het relevante publiek als de afkorting van “High Protection” kunnen worden opgevat en begrepen, toch is het zo dat deze uitdrukking voor de bewuste waren niet gebruikelijk is, zoals dat bijvoorbeeld het geval is met zonnecrème. Het BBIE geeft hiervan geen voorbeeld. De enige door het BBIE gegeven voorbeelden om het gebruikelijke karakter van de combinatie aan te tonen zijn in dit opzicht niet overtuigend in zoverre ze de waren van eiseres betreffen.
Door eiseres wordt echter terecht aangevoerd dat “HiProtec” een neologisme is, ontstaan uit een fantasievolle en ongebruikelijke combinatie van semantische aard, die geen direct en onmiddellijk verband heeft met de betrokken waren.
Deze typering als neologisme wordt versterkt door het feit dat de twee bestanddelen louter aaneengeschakeld zijn (zonder koppelteken). Met een koppelteken was men in staat geweest de bestanddelen van samengestelde woorden als hi-definition of hi-tech gemakkelijker te herkennen en te onderscheiden.
In dat verband stelt het BBIE terecht dat het feit dat het tweede bestanddeel “Protec” met een hoofdletter begint op zich het teken niet in staat stelt onderscheidend vermogen te verkrijgen en zelfs het effect van de aaneenvoeging zonder spatie volledig teniet kan doen. Zie de door het BBIE aangehaalde rechtspraak van het GEU, ondermeer wat het teken “PharmaResearch” betreft (arrest 17 juni 2009, T-464/07, punt 42).
Het hof is echter van oordeel dat uit alle bovenstaande overwegingen volgt dat het woordteken “HiProtec” door de gemiddelde relevante consument eerder zal worden opgevat en onthouden als een nieuw, ongebruikelijk en fantasievol geheel dan als een beschrijving van de betrokken waren of de kenmerken ervan.
17. Zelfs indien men met het BBIE ervan zou moeten uitgaan dat het hierbij gaat om twee beschrijvende woorden, toch moet niettemin een merkbaar verschil vastgesteld worden tussen het syntagma en de eenvoudige aaneenschakeling van de bestanddelen ervan. Het feit (i) dat het om twee afkortingen gaat waarvan de combinatie niet gebruikelijk is voor de betrokken waren en (ii) dat de schrijfwijze van het teken (visueel aspect) - zonder spatie of koppelteken tussen de bestanddelen – nodigt het relevante publiek uit het geheel in casu op te vatten, te lezen, te begrijpen en te onthouden als een onverwachte, nieuwe uitdrukking waardoor het hof kan stellen dat het geheel een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van die welke uitgaat van de aanduidingen die door de bestanddelen gegeven worden om ze te overstijgen.
Daar komt nog bij dat de uitspraak van het teken (auditief aspect) niet noodzakelijk eenduidig is. Het gaat in feite om een woord met drie lettergrepen hi-pro-tec waar het accent op verschillende lettergrepen kan liggen (op verschillende plaatsen) en het is niet onwaarschijnlijk dat de relevante gemiddelde consument de eerste klinker als [i] en niet als [hai] uitspreekt.
Concluderend stelt het woordteken “HiProtec” het relevante publiek niet in staat onmiddellijk een direct en concreet verband te leggen tussen het teken en de betrokken waren of de kenmerken ervan, zoals gesteld door het BBIE, aangezien de mentale inspanning die nodig is om het ongebruikelijke teken op te delen in zijn samenstellende afkortingen en de betekenis ervan, zoals aangevoerd door het BBIE, te doen blijken van aard is om dat verband te breken. Het teken wordt opgevat en onthouden als een fantasievolle en originele term eerder dan in de opgedeelde en aangevulde betekenis van de uidrukking “high protection” of hoge bescherming die overigens niet gebruikelijk is voor de bewuste waren.
Het teken is dan ook niet beschrijvend voor de waren waarvoor het merk gedeponeerd is en er zijn geen redenen te denken dat in de toekomst zulk een direct en concreet verband kan worden gelegd.
18. De weigering van het BBIE wordt vervolgens gemotiveerd door het gebrek aan onderscheidend vermogen op grond van artikel 2.11, eerste lid, b) BVIE.
19. Het onderscheidend vermogen van het betwiste merk heeft betrekking op het vermogen dat dit teken heeft om de waren in klasse 9 te identificeren als afkomstig van de onderneming van eiseres en dus om die diensten van die van een andere onderneming te onderscheiden (HvJEU, arrest 4 mei 1999, zaken Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 49; HvJEU arrest 25 oktober 2007, zaak Develey, C-238/06, punt 79).
Het onderzoek naar dit vermogen moet geschieden aan de hand van het teken zoals het gedeponeerd is, met inachtneming van alle relevante concrete elementen en omstandigheden en in relatie tot de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
Aldus kan worden onderzocht of het bedoelde publiek op basis van het merk en naargelang zijn positieve dan wel negatieve ervaringen met de waren zijn keuze kan doen, hetzij om de aankoop te herhalen, hetzij om die te mijden (GEU arrest 12 maart 2008, zaak Compagnie SAS, T-341/06, punt 29).
Het onderscheidend vermogen moet in het licht van de perceptie van het teken door het relevante publiek beoordeeld worden.
In onderhavig geval bestaat het relevante publiek, beschouwd als normaal geïnformeerd en redelijk oplettend en omzichtig, uit alle personen die wel eens gebruik zouden kunnen maken van kleding en andere voorzieningen ter bescherming tegen ongevallen, stralingen of vuur zoals motorrijders, politieagenten, brandweermannen.
Het BBIE is van mening dat het relevante publiek niet kan aannemen dat het teken “HiProtec” voorzieningen en kleding ter bescherming tegen ongevallen kan identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Het BBIE baseert zich mede op het beschrijvend karakter van het teken en is van mening dat het teken geen ongebruikelijk karakter vertoont waardoor deze identificatie mogelijk wordt.
Gelet op bovenstaande overwegingen kan deze argumentatie niet gevolgd worden.
Het teken is niet beschrijvend en vormt een neologisme met een voldoend onderscheidend vermogen om het relevante publiek in staat te stellen de waren van eiseres te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
Onder deze omstandigheden is de beslissing van het BBIE om de inschrijving van het merk “HiProtec” voor waren in klasse 9 definitief te weigeren niet naar recht verantwoord.
Er bestaat aldus voor het hof niet langer aanleiding zich over de andere betwistingen uit te spreken, ondermeer met betrekking tot de weerslag van de inschrijving (depot nr. 008865446) als gemeenschapsmerk door het BHIM van het teken “HiProtec” voor soortgelijke waren in klasse 9 of het standpunt van andere nationale autoriteiten voor de positie van het BBIE dan wel ten aanzien van de inburgering die de uitkomst van het geschil niet langer kunnen beïnvloeden.
VI. De kosten
20. Met betrekking tot de begroting van de kosten hebben partijen geen melding gemaakt van elementen die een verhoging dan wel een verlaging van het bij koninklijk besluit van 26 oktober 2007 vastgestelde basisbedrag verantwoorden.
Daar het om een geschil gaat waarvan het bedrag niet in geld waardeerbaar is, dient de rechtsplegingsvergoeding die eiseres toekomt op 1.200 euro te worden begroot.
OM DEZE REDENEN,
HET HOF,
Rechtdoende op tegenspraak,
Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,
Ontvangt het beroep en verklaart het gegrond.
Beveelt het BBIE tot inschrijving in het Benelux merkenregister over te gaan van het internationaal depot nr. 949334 “HiProtec” van eiseres in klasse 9, ondermeer voor veiligheidsvoorzieningen voor persoonlijk gebruik ter bescherming tegen ongevallen; veiligheidskleding ter bescherming tegen ongevallen, stralingen en vuur, uit leer, uit nylon, uit textielstoffen en alle weefsels en kunstvezels met een hoge weerstand tegen slijtage.
Veroordeelt verweerster tot betaling van de gedingkosten die worden begroot op 1.386 euro voor eiseres, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding 1.200 euro en nul euro voor haarzelf.
********
Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare burgerlijke terechtzitting van de 18e kamer van het hof van beroep te Brussel, op 14 september 2010
Waar aanwezig waren:
- H. P. BLONDEEL Kamervoorzitter
- Mw. S. GADEYNE raadsheer
- Eric BODSON raadsheer
- Mw. D. VAN IMPE griffier
VAN IMPE BODSON
GADEYNE BLONDEEL