Datum
Instantie
BER BE Merk
EXECUTIVE Depotnummer
Deposant
S.A. D'IETEREN Tekst
Rekestnummer: 2002/AR/705
D’IETEREN tegen BENELUX-MERKENBUREAU
Uitspraak: 9 juni 2005
Rekestnummer: 2002/AR/705
Het Hof van Beroep te Brussel, 9e kamer,
spreekt na beraad het volgende arrest uit:
A.R.: 2002/AR/705
Nr.: 838
Inzake
Tussenarrest
Prejudiciële vraag
Benelux-Gerechtshof
D’IETEREN, naamloze vennootschap,
gevestigd te 1050 Brussel, Maliestraat 50,
ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer 120.62,
Verzoekster,
Vertegenwoordigd door Mr. Thierry van Innis, advocaat te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A,
tegen
BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 2891 XR Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,
Verweerder,
Vertegenwoordigd door Mr. Carl De Meyer, advocaat te 1040 Brussel, Nerviërslaan 9-31.
****
Gelet op:
- het op 15 maart 2002 ter griffie van het Hof ingediende verzoekschrift, waarbij verzoekster beroep instelt tegen de weigering van het Benelux-Merkenbureau (BMB) tot inschrijving van het depot nr. 0977194 van het woordmerk “EXECUTIVE” als individueel merk voor vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, als vermeld in klasse 12;
- de conclusie van partijen;
Aan het geschil ten grondslag liggende feiten
1. Verzoekster heeft op 6 november 2000 het Benelux-depot verricht van het woord EXECUTIVE als individueel merk voor vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.
Het BMB heeft kennis gegeven van zijn voorlopige weigering tot inschrijving van het merk en heeft er daarbij op gewezen dat « het teken uitsluitend bestaat uit de hoedanigheid executive (Engels voor exclusief) en elk onderscheidend vermogen voor de hoedanigheid van waren als vermeld in klasse 12 mist, voor zover deze exclusief zijn (zie artikel 6bis, lid 1, onder a., van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken).
Verzoekster heeft deze analyse bij schrijven van 7 november 2001 als volgt betwist: “Niet alleen behoort de Engelse taal niet tot de officiële of regionale talen van de Benelux, maar bovenal staat, zelfs in de Engelse taal, het betwiste woord op zich in die taal niet bekend als een aanduiding voor vervoermiddelen of als een weergave van de essentiële eigenschappen ervan.”
2. Bij schrijven van 30 november 2001 bevestigde het BMB dat het woord “EXECUTIVE” naar zijn oordeel kon dienen tot aanduiding van de hoedanigheid van de betreffende waren en merkte daarbij op dat dit woord zijns inziens ten behoeve van het algemene belang door eenieder vrij kan worden gebruikt.
Ter ondersteuning van die beslissing heeft het BMB op de volgende concrete gegevens gewezen:
- ‘Executive’ betekent volgens de Dictionnaire General Larousse français-anglais/anglais-français (rekening houdend met de waren waarvoor het teken wordt gedeponeerd): ‘executive model or version (of car): modèle grand luxe’;
- In de Nederlandse taal betekent dit woord eveneens ‘exclusief’;
- Dergelijke woorden zijn zeer geschikt om naar een (gewenste) hoedanigheid van sommige waren of diensten te verwijzen en zulks voornamelijk in de betreffende sector;
- Het Benelux-publiek is voor het overgrote deel genoegzaam vertrouwd met de Engelse taal om het woord ‘executive’ te begrijpen, temeer daar het woord in de Nederlandse omgangstaal wordt gebezigd (…), Groot Woordenboek der Nederlandse Taal Van Dale.
De definitieve weigeringsbeslissing is verzoekster op 30 november 2001 ter kennis gebracht.
Juridisch kader
3. Artikel 2 van de eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), hierna: « de richtlijn », met als titel « Tekens die een Gemeenschapsmerk kunnen vormen », bepaalt het volgende:
« Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. »
Artikel 3, lid 1, van de richtlijn stelt het volgende:
« Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a) tekens die geen merk kunnen vormen;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
(…)
4. Artikel 6bis, leden 1 t.e.m. 4, van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, hierna: de « BMW », - vóór wijziging bij protocol van 11 december 2001 – bepaalt het volgende:
« 1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel:
a) het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist;
b) het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en 2.
2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.
3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.
4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. »
5. Artikel 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs bepaalt het volgende:
« (…) Merken (…) zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden: (…) 2° wanneer zij elk onderscheidend vermogen missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd. »
Naar recht
- over het middel dat steunt op een gemis aan motivering
6. Verzoekster voert primair aan dat de beslissing tot weigering van inschrijving van het teken EXECUTIVE uitsluitend berust op enkele geen tegenspraak duldende beweringen, hetgeen voldoende grond oplevert om haar verzoek tot het verkrijgen van een bevel tot inschrijving van het depot in te willigen.
In dit verband wijst zij erop dat het BMB tijdens de administratieve procedure geen enkele bevinding heeft gedaan, geen enkel stuk heeft geproduceerd en evenmin melding heeft gemaakt van welke bron ook, zodat de bewering dat het gedeponeerde teken elk onderscheidend vermogen mist, ongegrond is, en betoogt zij dat het gemis aan motivering niet kan worden verholpen door het overleggen van nieuwe gegevens in het kader van het beroep.
7. Dit middel kan niet worden aangenomen.
De Eenvormige Beneluxwet op de Merken vermeldt diverse absolute weigeringsgronden voor inschrijving van een merk, waaronder het gemis aan elk onderscheidend vermogen.
De op het Benelux-Bureau rustende verplichting om de weigeringsgronden voor inschrijving aan te geven, is nagekomen nu verzoekster door het BMB ervan in kennis is gesteld dat het gemis aan onderscheidend vermogen van het teken in casu de weigeringsgrond vormde. Voorts heeft het BMB zich niet beperkt tot het constateren van de aanwezigheid van een bepaalde absolute weigeringsgrond, maar heeft het zowel in rechte als in feite aanwijzingen gegeven op grond waarvan verzoekster kennis heeft kunnen nemen van de door het BMB gevolgde redenering om tot de weigeringsbeslissing te komen.
Daarmee heeft het BMB verzoekster de noodzakelijke aanwijzingen verschaft om te weten of de beslissing gegrond is.
- over het middel dat steunt op de op het BMB rustende verplichting om het bewijs te leveren van de aanwezigheid van de aangevoerde weigeringsgrond
8. Verzoekster is van mening dat het BMB met de bewering dat het teken elk onderscheidend vermogen mist, zonder daarbij het minste bewijsstuk voor die bewering over te leggen, de op hem rustende verplichting om het bewijs te leveren van de aanwezigheid van de door hem aangevoerde grond niet is nagekomen.
Dit middel faalt naar recht.
De aangevoerde verplichting vindt geen enkele grondslag in de Eenvormige Wet.
Het depot kent het gedeponeerde teken geen vermoeden van geldigheid als merk toe. Mitsdien houdt de ambtshalve toetsing waartoe het BMB dient over te gaan voor hem geenszins een verplichting in om de bewijslast voor de nietigheid van het depot te dragen.
Overigens volgt uit artikel 6bis van de Eenvormige Wet dat het BMB weigert een depot in te schrijven indien er naar zijn ‘oordeel’ een absolute weigeringsgrond is en het constateert dat de bezwaren tegen de inschrijving niet zijn opgeheven.
Ten slotte geeft verzoekster een verkeerde uitlegging van overweging 46 van de uitspraak van de RvEA van 11 december 2001 in de zaak T-138/00, in zoverre zij beweert er de bevestiging van een beginsel in aan te treffen op grond waarvan de administratieve autoriteit de bewijslast van de gegrondheid van haar weigering draagt. Die overweging heeft niets uit te staan met de regels van de bewijslast en is slechts een antwoord op een middel dat steunt op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en van de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een uit een slogan bestaand merk .
- over de gegrondheid van de weigeringsgrond voor inschrijving
9. Het BMB besluit dat het beroep dient te worden afgewezen en voert daarbij aan dat zijn weigering stoelt op de in artikel 3, lid 1, sub c), van de richtlijn vermelde absolute weigeringsgrond.
10. Het BMB voert in de allereerste plaats kennelijk aan dat een woord of uitdrukking die in de omgangstaal ertoe kan dienen om onrechtstreeks dan wel op abstracte wijze de uitmuntendheid of superioriteit van welke waren of diensten ook, of hun exclusieve karakter, te prijzen, niet geschikt is om een merk te vormen, bij gebrek aan onderscheidend vermogen, zonder dat behoeft te worden aangetoond dat het woord op zichzelf een voor de consument direct begrijpelijk kenmerk van de betreffende waren of diensten aanduidt.
Het BMB verwijst in dat verband naar een beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 31 mei 1999 (zaak R 207/1998-1), die oordeelde dat het woord ‘TOP’, een gangbare uitdrukking om de uitstekende kwaliteit van een zaak te prijzen, ongeschikt was voor het vervullen van de oorsprongsfunctie van het merk aangezien het een kenmerk beschrijft dat iedere handelaar voor zijn waren kan opeisen.
Het BMB geeft aan dat de term “Executive” ‘exclusief’ betekent en de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument in staat stelt om onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband te leggen met (…) iedere (zeer) luxueuze waar (onderlijnd door het Hof)’.
Die redenering kan niet worden gevolgd.
Aangezien de inschrijving van een merk altijd wordt gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten, dient de vraag of het merk valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden, in concreto met betrekking tot deze waren of diensten te worden beoordeeld en niet met betrekking tot welke waar of dienst dan ook.
Deze regel geldt voor alle absolute weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van de richtlijn.
Er dient derhalve altijd rekening te worden gehouden met het verband tussen tekens of benamingen die het merk vormen en de waren of diensten waarop genoemd merk slaat en mitsdien te worden getoetst of het woord op zichzelf een hoedanigheid of een kenmerk van genoemde waren of diensten aanduidt.
11. Met betrekking tot de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk dient eraan te worden herinnerd dat een merk niet mag worden ingeschreven wanneer vaststaat dat het teken als zodanig veelal in de handel wordt gebruikt om soortgelijke waren of diensten voor te stellen als die waarvoor het merk wordt gedeponeerd dan wel dat het merk de consument rechtstreeks en onmiddellijk informeert over een van de bepaalde hoedanigheden of kenmerken van de aangeduide waren of diensten.
Er moet een voldoende nauw verband naar voren komen tussen het merk en de betreffende waren. Er moet immers worden vastgesteld dat het merk onmiddellijk en zonder enig nadenken in de geest van de consument het beeld oproept dat het betrekking heeft op waren zoals die waarop de aanvraag om inschrijving slaat. Als dat zo is, kan het merk niet het vermogen worden toegekend om waren of diensten in vergelijking met soortgelijke, door concurrenten aangeboden waren of diensten in de handel te verbijzonderen, tenzij het als gevolg van het gebruik dat van het teken is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen dat kan worden toegekend met toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.
Zoals het Europese Hof van Justitie heeft gememoreerd, is de inschrijving van een merk bestaande uit tekens die kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, zijn, overigens als zodanig niet uitgesloten wegens dat gebruik (HvJEG, 4 oktober 2001, C-517/99, zaak Merz & Krell (merk Bravo), punt 40).
12. Daarentegen kan uit de rechtspraak van het Hof worden afgeleid dat opdat een teken ter inschrijving wordt geweigerd op basis van de in artikel 3, lid 1, sub c), van de richtlijn vermelde weigeringsgrond, niet hoeft te worden aangetoond dat in de beleving van het publiek het woord een voor alle waren van de betreffende klasse gemeenschappelijke intrinsieke kwaliteit aangeeft (RvEA, arrest van 27 februari 2002, T-79/00 (Lite), en arrest van 27 november 2003, T-348/02 (Quick)).
Mitsdien onderstreept verzoekster ten onrechte in haar verzoekschrift dat ze geen depot van het merk EXECUTIVE voor luxevervoermiddelen heeft verricht. Deze omstandigheid is niet terzake dienend.
13. Met betrekking tot het verband tussen het woord EXECUTIVE en de betreffende waren betoogt het BMB dat het woord EXECUTIVE behoort tot de in de omgangstaal in de automobiel-, de luchtvaart- en de scheepvaartsector gebezigde terminologie. Het BMB wijst in dat verband op duizenden resultaten welke op het internet met behulp van de zoekmotor Google werden verkregen voor de term EXECUTIVE die respectievelijk met de volgende woorden wordt geassocieerd: car, voiture, auto, automobile, véhicule, bateau, boat, avion, plane.
Uit deze resultaten volgt dat het woord EXECUTIVE een gebruikelijke wijze is om in de betreffende sector een uitstekende kwaliteit aan te duiden. Het BMB leidt daaruit af dat het woord onmiddellijk wordt geassocieerd met voertuigen en middelen voor vervoer.
Voorts is het BMB van oordeel dat het woord EXECUTIVE, niettegenstaande het feit dat het een Engels leenwoord is, toch beschrijvend is voor bedoelde waren in zoverre het betreffende publiek in de Benelux er de exacte betekenis van kent en het een ‘makkelijk vertaalbaar’ woord betreft.
14. De door het BMB geproduceerde zoekresultaten op het web bevatten zonder onderscheid alle resultaten n.a.v. de associatie van het betwiste woord met de voornoemde woorden, wat een uitermate groot aantal resultaten oplevert aangezien er eveneens in deze zaak niet relevante informatie verschijnt met betrekking tot het gebruik van het betwiste woord, met name het gebruik ervan:
- buiten de Benelux;
- zonder enig verband met een specifieke commerciële sector, met name wanneer het wordt geassocieerd met termen als ‘committee’, ‘summary’ of ‘director’;
- zonder enig verband met de betekenis van de term Executive, die verschillende betekenissen heeft, die het BMB aan deze term toekent voor wat betreft de betreffende sectoren, met name “luxe-“;
Deze resultaten zijn evenmin van aard om aan te tonen dat het woord EXECUTIVE, afzonderlijk beschouwd, dat in het Engels meerdere betekenissen heeft, wordt gezien als een term die in het bijzonder betrekking heeft op betreffende commerciële sectoren. Er kan inderdaad geenszins worden geconcludeerd dat dezelfde term niet behoort tot de gangbare taal in andere sectoren om de uitstekende kwaliteit van een waar of een dienst te onderstrepen. Daarentegen is het eenieder bekend dat de term in andere sectoren wordt gebezigd, bijvoorbeeld in het hotelwezen (‘executive suite’) om aan te geven dat de aangeboden waar of dienst van hogere klasse is.
15. Uit het voorgaande volgt dat, zelfs gesteld dat het brede publiek van Benelux consumenten, dat in aanmerking komt voor de aankoop van autovoertuigen, dan wel het beperktere publiek voor de aankoop van voertuigen door de lucht of over het water, over voldoende kennis van het Engels beschikt om de verschillende betekenissen van dit woord in het Engels te kennen, op basis van de gegevens van het dossier dient te worden geconstateerd dat het BMB niet aantoont dat het woord “Executive” een onmiddellijke associatie met voertuigen oproept dan wel dergelijk effect mogelijkerwijs kan sorteren.
Deze term is slechts een lovende uitdrukking, die afzonderlijk gebruikt, niet aangeeft op welke dienst of op welke waar deze betrekking heeft.
Het ter inschrijving aangeboden merk kon derhalve niet worden geweigerd uitsluitend op basis van de absolute weigeringsgrond van het beschrijvende karakter van een merk, waaruit het onvermogen voortvloeit om de consument of eindgebruiker de identiteit inzake oorsprong van de gemerkte waar te garanderen.
- over de mogelijkheid voor het Hof om ambtshalve een andere weigeringsgrond op te werpen
16. Een heel andere vraag is of het merk “EXECUTIVE” onderscheidend vermogen heeft hoewel het niet als beschrijvend voor de betreffende waren kan worden aangemerkt.
Een merk kan immers elk onderscheidend vermogen missen voor bedoelde waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft en de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden zijn onafhankelijk van elkaar en vereisen derhalve een afzonderlijk onderzoek (HvJEG, arrest van 12 februari 2004, C-363/99, KPN/BMB, Postkantoor, punten 85 en 86).
In casu rijst deze vraag doordat de term EXECUTIVE in het normale gebruik uit het oogpunt van de consument en in tal van sectoren dient om een waar of een dienst als behorend tot een hogere klasse voor te stellen, hetgeen het Hof ertoe zou kunnen brengen om op basis van een niet door het BMB aangevoerde weigeringsgrond te oordelen dat de term niet de functie kan vervullen van identificatie van de onderneming die de waren of diensten verstrekt en dat de term derhalve het onderscheidend vermogen mist, dat deze functie impliceert, niettegenstaande dat deze niet beschrijvend is.
17. Het Benelux-Gerechtshof heeft in het arrest van 1 december 2004 voor recht verklaard dat « in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW (…) de rechter bij de beoordeling van de vraag of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven een door het BMB eerst in deze rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond (dient) te betrekken ».
Het Hof had in het arrest van 29 november 2001 (in rov. 14–15) reeds overwogen dat ingevolge het in artikel 6bis, lid 1, BMW bepaalde « in de in artikel 6ter BMW voorziene verzoekschriftprocedure de rechter slechts dan de inschrijving van het depot kan bevelen indien hij tot het oordeel komt dat zich geen van de in artikel 6bis BMW opgenomen weigeringsgronden voordoet ».
18. Alvorens ambtshalve een weigeringsgrond op te werpen en de heropening van de debatten te gelasten om partijen in de gelegenheid te stellen te concluderen, dient te worden nagegaan of ingevolge de artikelen 6bis en 6ter van de BMW de rechter, wanneer hij tot het oordeel komt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt, ambtshalve mag of eventueel moet toetsen of het merk onder een andere weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de richtlijn wordt uitgelegd.
OP DEZE GRONDEN,
HET HOF,
Uitspraak doende op tegenspraak,
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;
Legt, alvorens uitspraak te doen, de volgende vraag voor aan het Benelux-Gerechtshof:
Dienen de artikelen 6bis en 6ter van de Eenvormige Wet aldus te worden uitgelegd dat deze de rechter die vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt noch onder de nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, de verplichting opleggen ambtshalve te toetsen of het merk onder een andere weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de richtlijn wordt uitgelegd ?
Houdt de kosten aan.
Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare burgerlijke terechtzitting van de negende kamer van het Hof van Beroep te Brussel op 9-06-2005
alwaar aanwezig waren:
Martine REGOUT, Raadsheer d.d. Voorzitter,
Christine SCHURMANS, Raadsheer,
Henry MACKELBERT, Raadsheer,
Patricia DELGUSTE, Griffier,
(w.g.) P. DELGUSTE H. MACKELBERT Ch. SCHURMANS M. REGOUT