De houder van een ouder merk kan alleen oppositie indienen tegen een jonger merk indien:
- sprake is van gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
- sprake is van gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, die bij het publiek kunnen leiden tot verwarring, gebaseerd op mogelijke associatie, met het oudere merk;
- sprake is van een gelijke of overeenstemmende, voor andere waren of diensten gedeponeerde merken, er sprake is van een bekend ouder merk en indien door het gebruik het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het oudere merk of er door het gebruik afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk;
- het jongere merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.
Daarnaast kan er oppositie worden ingediend tegen een merkaanvraag indien:
e. sprake is van een depot van het merk door een gemachtigde of vertegenwoordiger die daarvoor geen toestemming heeft;
f. sprake is van een merkaanvraag die strijdig is met de rechten op beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen of gegarandeerde traditionele specialiteiten dan wel benamingen van beschermde plantenrassen bevatten. Hierbij kunnen ook benamingen een rol spelen die beschermd zijn op basis van verdragen met de Europese Unie of de Benelux-landen.
Minimale vereisten
Elke oppositie moet voldoen aan minimale vereisten. Voldoet een oppositie hier niet aan, dan is zij niet ontvankelijk en kan zij niet in behandeling worden genomen.
Als de oppositietermijn nog loopt en u de gebreken binnen deze termijn herstelt, dan is de oppositie alsnog ontvankelijk.
Dient u de oppositie online in, dan controleert de applicatie of wordt voldaan aan de minimale vereisten. Dit is geen volledige controle daarop.
Wat zijn de minimale vereisten?
De oppositie moet binnen de oppositietermijn zijn ingediend en de kosten moeten betaald zijn.
Daarnaast moet u bij het indienen van de oppositie duidelijk aangeven:
1. wie de opposant is
Een opposant kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
De gegevens van de opposant moeten overeenkomen met de gegevens van de rechthebbende op de ingeroepen rechten.
Als deze gegevens niet met elkaar overeenkomen, dan zal BOIP in voorkomend geval de oppositie ook opvatten als een impliciet verzoek tot aantekening van wijziging (overdracht, naamswijziging of licentie) van het ingeroepen merk. Er wordt dan een termijn van twee weken gegeven om deze wijziging in orde te maken.
Als de opposant optreedt in de hoedanigheid van licentiehouder, dan moet de houder van het ingeroepen recht toestemming hebben gegeven voor het indienen van de oppositie en in voorkomend geval moet de licentie aangetekend zijn in het register.
2. op basis van welk recht de oppositie wordt ingesteld
Een oppositie wordt meestal gevoerd op basis van een ouder merk dat een recht verleent in het Beneluxgebied. Dat wil zeggen, een depot of (spoed)inschrijving van een Benelux, Unie- of internationaal merk en/of een algemeen bekend merk.
Algemeen bekend merk
In geval van een algemeen bekend merk, in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, beschikt u in principe niet over een depot- of inschrijvingsnummer met geldigheid in de Benelux.
Algemeen bekende merken in de zin van het Verdrag van Parijs komen in de Benelux zeer zelden voor. Het Verdrag van Parijs kent rechthebbenden op zeer bekende rechten die als merk kunnen worden opgevat, een merkrecht toe. Een algemeen bekend merk is nadrukkelijk niet bedoeld om aan te geven dat uw gedeponeerde of geregistreerde merk bekendheid heeft verworven.
Door middel van bewijsstukken moet aangetoond worden dat het om een algemeen bekend merk gaat. U kunt deze stukken bijvoegen tijdens het indienen van de oppositie of uiterlijk bij het indienen van uw argumenten.
Als het ingeroepen recht nog niet is ingeschreven, dan zal de oppositieprocedure worden opgeschort. Als het ingeroepen recht daarentegen vervallen is, dan zal BOIP de opposant nog twee weken in de gelegenheid stellen zijn merk te vernieuwen, mits dit dan nog mogelijk is gezien de wettelijke termijnen voor vernieuwing.
Daarnaast is het mogelijk dat er oppositie wordt ingesteld door de rechthebbende op beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen of gegarandeerde traditionele specialiteiten dan wel benamingen van beschermde plantenrassen. Ten slotte kan er oppositie worden ingesteld door de houder van een niet-Benelux of Uniemerk, wiens merk in de Benelux is gedeponeerd door een handelsagent of gemachtigde die daarvoor geen toestemming heeft.
De oppositie kan gebaseerd worden op verschillende rechten. Als er meer dan drie rechten worden ingeroepen, dan is een extra recht verschuldigd per ingeroepen recht boven het derde.
3. tegen welk merk de oppositie wordt ingesteld
Er kan binnen de daarvoor voorziene termijn oppositie ingesteld worden tegen een Benelux-depot, een Benelux-spoedinschrijving of een internationale inschrijving met geldigheid in de Benelux. Op de formulieren moeten de gegevens van de deposant (de verweerder) en van het desbetreffende merk ingevuld worden, zodat identificatie van het geopponeerde merk mogelijk is. Indien niet alle gegevens zijn ingevuld, maar het voor BOIP wel voldoende kenbaar is tegen welk merk de oppositie gericht is, dan is de oppositie ontvankelijk. Indien uit de formulieren niet voldoende kenbaar is tegen welk merk de oppositie gericht wordt, dan is de oppositie niet ontvankelijk.
Talenregime
Bij het indienen van de oppositie kan de opposant zijn taalvoorkeuren aangeven. Enerzijds kan het gaan om een voorkeur voor de proceduretaal. Anderzijds om bijvoorbeeld een vertaling als de verweerder zijn argumenten in een andere taal indient dan de voorkeurstaal.
De proceduretalen zijn Nederlands, Frans of Engels. In beginsel is de proceduretaal de taal van het depot van de verweerder (dit is de taal waarin de classificatie is ingediend). Een uitzondering hierop wordt gemaakt als de taal van het depot van de verweerder het Engels is. In dit geval is de proceduretaal de voorkeurstaal van de opposant. Voor internationale merken geldt dat de verweerder een termijn van een maand krijgt om te reageren op de proceduretaal.
U kunt de aangegeven voorkeuren voor een proceduretaal, op gezamenlijk verzoek, wijzigen tot de aanvang van de procedure.
Stukken ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, kunt u in hun oorspronkelijke taal (om het even welke) indienen. Ze worden slechts in overweging genomen als BOIP oordeelt dat deze stukken, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn. BOIP zal dergelijke stukken nooit vertalen.
Oppositietermijn
U kunt alleen oppositie indienen gedurende een bepaalde periode. Deze termijn van twee maanden begint te lopen vanaf de publicatie van het depot op onze website. Voor internationale inschrijvingen geldt de datum van publicatie door het Internationale Bureau. Deze kan worden gevonden via de website van WIPO.
Voor Beneluxmerken kunt u in het Merkenregister onderaan het afschrift zien of er nog oppositie mogelijk is. U vindt hier ook de (nog resterende) oppositietermijn.
Waren en diensten
Er zijn verschillende manieren om oppositie in te dienen tegen een depot:
- U stelt oppositie in tegen alle aangeduide waren of diensten;
- U stelt oppositie in tegen een deel van de aangeduide waren of diensten:
- u stelt oppositie in tegen een beperkt aantal klassen, of
- u geeft een specificatie van de exacte waren of diensten waartegen u oppositie wilt indienen.
Als u de exacte waren of diensten wilt specificeren, dan moet u bij de indiening van de oppositie gebruikmaken van de bewoordingen die in het Merkenregister zijn opgenomen. BOIP beoordeelt de correctheid van deze gegevens niet inhoudelijk. Bij de indiening van de argumenten kunt u een nadere specificatie opgeven.
Het kan van belang zijn om kritisch om te gaan met de vraag tegen welke waren of diensten u oppositie indient. Er vindt immers slechts een kostenverwijzing van de tegenpartij plaats wanneer de oppositie gegrond wordt bevonden voor alle waren of diensten waartegen oppositie werd ingediend.
Similarity-tool
De Similarity-tool is een zoekfunctie die professionals kunnen gebruiken als hulpmiddel tijdens de oppositieprocedure. Met deze tool kunt u voor bepaalde waren en diensten beoordelen of deze als soortgelijk of als niet soortgelijk worden beschouwd.
Verschillende opposities
Er kunnen verschillende opposities door verschillende houders tegen hetzelfde depot worden ingediend. Als dit gebeurt, kan BOIP vóór aanvang van de procedure besluiten één of meer van die opposities nog niet in behandeling te nemen.
Dit kan voorkomen als er een oppositie is die bij een eerste onderzoek de meeste kans op toewijzing lijkt te hebben. De behandeling van de overige opposities wordt in dit geval uitgesteld. BOIP stelt de resterende opposanten in kennis van elke relevante beslissing die in de wel voortgezette procedure wordt genomen.
Als de in behandeling genomen oppositie gegrond bevonden wordt en deze beslissing definitief is, ontvalt hiermee de grondslag aan de uitgestelde opposities. Deze worden dan dus afgesloten en een deel van de kosten wordt terugbetaald. Wordt de in behandeling genomen oppositie ongegrond bevonden, dan wordt de volgende oppositie in behandeling genomen. Als op haar beurt deze oppositie gegrond bevonden wordt, ontvalt hiermee de grondslag aan de eventueel overige uitgestelde opposities. Bij ongegrondheid wordt, in voorkomend geval, de volgende oppositie in behandeling genomen.