Sinds 6 januari 2014 kan het indienen van een aanvraag voor een internationale inschrijving als merk binnen het Madrid systeem (officieel formulier MM2) waarbij het BBIE als “Office of origin” optreedt, uitsluitend worden gedaan door gebruik te maken van de Madrid e-filing module (“MeF”). Deze elektronische tool van de World Intellectual Property Organization (WIPO) wordt in samenwerking met het BBIE aangeboden en is beschikbaar op onze website.
Toen de tool werd geintroduceerd was er geen aankruisveld voorzien om aan te duiden dat deposant verklaart te wensen dat het merk wordt beschouwd als een merk weergeven in standaard karakters (“Verklaring Standaard Karakters”). Dit aankruisveld is op 1 december 2016 toegevoegd aan MeF waardoor het in de periode tussen 6 januari 2014 en 1 december 2016 niet mogelijk was dat gebruikers deze verklaring deden. Deze Verklaring Standaard Karakters is optioneel. Het is echter wel zo dat als een gebruiker dit wil verklaren, dit in principe moet worden gedaan ten tijde van het indienen van de internationale aanvraag.
WIPO en het BBIE hebben deze situatie besproken om een oplossing te vinden voor de houders die een internationale aanvraag hebben gedaan in de genoemde periode en die een Verklaring Standaard Karakters mogelijkerwijze zouden hebben afgelegd als dit mogelijk zou zijn geweest in de MeF.
Voor deze houders van internationale inschrijvingen is het mogelijk om op basis van regel 28 van het Gemeenschappelijk Reglement van het Verdrag van Madrid (“Gemeenschappelijk Reglement”) te verzoeken om een correctie van het internationale register door een Verklaring Standaard Karakters aan te laten tekenen voor hun internationale inschrijving. Hiervoor geldt geen beperking in tijd.
Een dergelijke correctie dient te worden ingediend via het BBIE, door gebruik te maken van het door het BBIE beschikbaar gestelde elektronisch formulier.
Er wordt op gewezen dat de Verklaring Standaard Karakters niet juridisch bindend is voor het Bureau of de rechtbanken van een aangeduide lidstaat. De lidstaten hebben de vrijheid om te bepalen op hun eigen territorium welke rechtsgevolgen, als deze er al zijn, deze verklaring heeft. Het is altijd aan de aangeduide lidstaat om de beschermingsomvang van een inschrijving vast te stellen op basis van de eigen wetgeving en gebruiken. Met name is het zo dat een Bureau kan besluiten dat een merk niet in standaard karakters is weergegeven als het elementen bevat, zoals accenten, die niet standaard zijn in de taal/ talen van die lidstaat, zelfs wanneer een Verklaring Standaard Karakters wel is afgelegd. Het is ook zo dat een Bureau kan besluiten dat een merk in standaard karakters is weergegeven zonder dat deze verklaring is afgelegd.
Ook moet er op worden gewezen dat een aangeduid Bureau de mogelijkheid heeft om op basis van regel 28(3) van het Gemeenschappelijk Reglement, binnen een termijn van 12/18 maanden alsnog een weigering (ex officio weigering op absolute of relatieve gronden, oppositie) uit te kunnen spreken voor de gecorrigeerde internationale inschrijving. Iedere lidstaat dient zelf te besluiten of een internationale inschrijving opnieuw zal worden onderzocht na ontvangst van het verzoek van correctie; het is niet uit te sluiten dat sommige Bureaus de correctie eenvoudigweg zullen accepteren terwijl andere het gecorrigeerde deel opnieuw zullen toetsen. Zowel WIPO als het BBIE zijn niet op de hoogte van het beleid dat door de verschillende lidstaten op dit gebied wordt gevoerd. Houders die al bescherming genieten in aangeduide lidstaten zouden dit wellicht in hun besluitvorming mee moeten wegen voordat zij een correctie verzoeken.