Nieuwsbericht regel DG 13/9/2022
In oppositie- en doorhalingsprocedures op relatieve gronden, kan de verweerder vragen dat de opposant/verzoeker aantoont dat hij zijn ingeroepen merk normaal heeft gebruikt, als dit langer dan vijf jaar geldig is. Tot nog toe golden er voor dit verzoek geen nadere eisen. Dit kon bijvoorbeeld worden opgenomen in de argumenten van verweerder.
In praktijk leidde dit soms tot misverstanden. Aangezien BOIP in de administratieve fase enkel als doorgeefluik van stukken fungeert, is zo’n verzoek wel eens over het hoofd gezien en pas (veel) later opgemerkt. Bovendien bepaalde het Benelux-Gerechtshof in zijn beslissing in de zaak ILUNO dat, aangezien er voor zo’n verzoek geen nadere regels gelden, het gaat om iets dat ruim moet worden uitgelegd. Hierdoor is het al gebeurd dat partijen nadat zij hadden vernomen dat een lopende procedure administratief was afgerond, alsnog gebruiksbewijzen moesten indien, waarna verweerder daar uiteraard ook nog op kon reageren.
In de procedure zit dus een onduidelijke situatie die leidt tot onzekerheid bij partijen en BOIP en die bovendien mogelijke vertragingen veroorzaakt. Om deze onwenselijke situatie op te lossen is er een nadere regel van de Directeur-Generaal opgesteld. Voortaan hanteert BOIP dezelfde benadering als EUIPO: Verzoeken om gebruiksbewijzen van een ingeroepen merk in te dienen zijn voortaan alleen geldig als ze in een apart document worden gedaan, als er expliciet wordt gevraagd om indiening daarvan en als ze op tijd zijn ingediend. Een verzoek om gebruiksbewijzen dat is opgenomen in bijvoorbeeld de argumenten van verweerder is niet langer geldig in oppositie- en doorhalingsprocedures die zijn ingesteld na 13 september 2022.