Datum
Instantie
BER BE Merk
MOVE TO CURE Depotnummer
Deposant
MAESSCHALCK Lieven Tekst
Arrestnummer: 2003/AR/295
MAESSCHALCK Lieven tegen BENELUX-MERKENBUREAU
Uitspraak: 30.05.2005
A.R. nr. 2003/AR/295
30 mei 2005 eindarrest (volledige hervorming)
ARREST
Het Hof van Beroep te BRUSSEL, achtste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit
inzake van
MAESSCHALCK Lieven,
wonende te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 138,
vertegenwoordigd door Meester Christine De Keersmaeker,
advocaat te 1040 Brussel, Wetstraat 67;
advocaat te 1040 Brussel, Wetstraat 67;
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU, afgekort BMB,
gemeenschappelijk aan de Beneluxlanden,
opgerichtkrachtens het Benelux Verdrag inzake warenmerken,
met rechtspersoonlijkheid, met zetel te Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,
met rechtspersoonlijkheid, met zetel te Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,
geintimideerde
vertegenwoordigd door Meester Ludovic De Gryse en Meester Chadotte Garrigues,
advocaten te 10600 Brussel, Henri Wafelaertsstraat 47-57.
advocaten te 10600 Brussel, Henri Wafelaertsstraat 47-57.
Over de rechtspleging.
01. Met de inleidende akte wordt het hof geadieerd met toepassing van artikel 6ter van de Eenvormige Benelux Merkenwet betreffende een beslissing tot weigering van een inschrijving van een depot waarvan op 20 januari 2003 kennis werd gegeven door het Benelux Merkenbureau.
02. Het verzoekschrift werd op 06 februari 2003 binnen de wettelijke termijn en formeel regelmatig neergelegd op de griffie van het hof.
03. De raadslieden van de partijen werden gehoord op de terechtzitting van 15 november 2004.
De feiten en het voorwerp van de vordering.
04. Eiseres heeft op 31 mei 2001 het woordteken 'MOVE TO CURE’ gedeponeerd met het oog op de inschrijving ervan als merk voor diensten uit de klassen 41 en 42.
Het depot is bekend onder het nummer 0990707.
De in het depot vermelde diensten zijn: `ontspanning, sportieve activiteiten en diensten van medische aard'.
05. Bij brief van 05 maart 2002 deelde het Benelux Merkenbureau verder, afgekort als BMB- mee dat de inschrijving van het teken voorlopig werd geweigerd omwille van volgende reden: 'Het teken MOVE TO CURE (Engels voor "beweeg om te genezen') kan dienen tot aanduiding van de hoedanigheid of bestemming van de in de klassen 41 en 42 genoemde diensten met betrekking tot genezing door beweging, Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (zie artikel 6bis, eerste lid onder a van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, in bijlage)
Het BMB ontzegt het teken dus ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs, de eerste absolute weigeringsgrond neergelegd in artikel 6 bis, eerste lid a) BMW.
06. De advocate van eiser heeft bij brief van 15 juli 2002 tegen de voorlopige weigering een omstandig gemotiveerd bezwaarschrift ingediend, hoofdzakelijk onder verwijzing naar arresten, van het Hof van justitie EG, waaruit moet blijken dat het gedeponeerde teken in de gegeven omstandigheden niet als beschrijvend kan worden beschouwd.
Ze wees er ook op dat het teken ais een slagzin diende te worden beschouwd
Navolgende briefwisseling leverde geen wijziging op in de standpunten.
Op 20 januari 2003 werd dan de definitieve weigeringsbeslissing betekend.
07. Voor het hof voert eiser tegen de weigeringsbeslissing in wezen volgende bezwaren aan:
- het gedeponeerde teken kan niet beschouwd worden als beschrijvend voor één van de drie activiteiten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, aangezien het in zijn geheel genomen, als slagzin, niet gewoon of gebruikelijk is om die diensten als zodanig of karakteristieken ervan, te duiden;
- er is geen rechtstreeks verband tussen de geviseerde diensten en de inhoud van het teken, in het Nederlands te begrijpen als 'bewegen om te genezen';
- het BMB achtte geen uitsIuitingsgrond aanwezig voor het teken. ‘Move 2 Live', dat auditief geen enkel verschil oplevert met ‘Move To Live’.
- Engelse woorden worden gewoonlijk niet gebruikt voor de diensten waarvoor het teken werd gedeponeerd;
- de Engelse taal van de slagzin levert onderscheidend vermogen op aangezien het teken zich aldus onderscheidt van de gebruikelijke wijze van duiding van medische diensten.
08. Eiser vordert zodoende om de bestreden beslissing te vernietigen en het BMB te bevelen over te gaan tot de inschrijving van zijn depot voor de klassen 41 en 42.
Hij betoogt ook dat het BMB in conclusies geen nieuwe weigeringsgrond meer kan aanvoeren.
Ondergeschikt vraagt hij om minstens de inschrijving te bevelen voor de klasse 41.
09. Het BMB voert aan dat in overeenstemming met de uitlegging die door het Hof van Justitie EG werd gegeven van artikel 3, lid 1, c) van de Harmonisatierichtlijn het de inschrijving van een uit woorden samengesteld gedeponeerd teken moet weigeren wegens gemis aan onderscheidend vermogen indien:
(a) het teken is samengesteld uit elementen die kunnen dienen voor de beschrijving van waren en diensten als die waarvoor het is gedeponeerd of van kenmerken ervan;
(b) er geen merkbaar verschil is tussen de woordcombinatie en de formulering die in het normale taalgebruik door het in aanmerking komende publiek wordt benut voor die waren of diensten of voor essentiële eigenschappen ervan;
(c) voor het in aanmerking komende publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken en de waren of diepsten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd;
Naar het oordeel van het BMB valt deze toetsing negatief uit in het voorliggende geval, ook al omdat de bescherming van het teken als merk zou strijden met het algemeen belang.
Het gaat er verder van uit dat de gemiddelde consument in de Benelux een voldoende kennis heeft van het Engels om de betekenis van het teken te vatten.
Het voert voor het eerst in conclusies ook aan dat indien de woordcombinatie niet beoogt de bestemming van de diensten te duiden, het teken misleidend is en om die reden dient te worden geweigerd op grond van artikel 4, lid 2 BMW.
Het besluit dat de vordering moet worden verworpen.
Beoordeling
10. Als merkenautoriteit in de Benelux dient het BMB zijn onderzoek naar het onderscheidend vermogen niet in abstracto te voeren, maar rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden.
De afweging van die relevante feiten en omstandigheden dient te gebeuren tot op het ogenblik waarop een definitieve beslissing wordt genomen over de aanvraag.
De toetsing dient te geschieden voor ieder van de waren of diensten en desgevallend kan de merkenautoriteit voor de in aanmerking genomen waren en diensten tot uiteenlopende conclusies komen.
De rechterlijke instantie bij wie een verhaal is ingesteld tegen de beslissing van de merkenautoriteit dient eveneens rekening te houders met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgevang (H.V.J. EG, 12 februari 2004, inzake Postkantoor, 0363/99, no. 31, 35, 36 en, 73).
11. Bij de toetsing van de beslissing van het BMB dient voor ogen gehouden te worden dat het een opdracht uitvoert met als doel het algemeen belang, waarvan de vrijwaring bij elk van de weigeringsgronden voorzit (H.vJ. EG, 18 juni 2002 inzake Philips, C-299/99, r.o. 77; H,vJ. E.G, 12 februari 2004 inzake Postkantoor, C-363/99, r.o. 55).
Een teken kan desgevallend dan ook in het algemeen belang dienen vrijgehouden te worden wanneer de toewijzing ervan aan een merkhouder, onevenredige hinder zou veroorzaken ten nadele van nieuwe marktdeelnemers, precies doordat het teken onderscheidende elementen bezwaart die eenieder ter beschikking dienen te staan.
Het primaat van de vrije en correcte mededinging beperkt in die mate de toewijzing van exclusieve en in de tijd onbeperkt hernieuwbare rnerkenrechten op een teken aan een potentiële titularis.
12. De weigeringsgrond bedoeld in artikel 6 bis onder 1. a, BMW onder verwijzing naar het Verdrag van Parijs-, die de afwezigheid van ieder onderscheidend vermogen betreft, beantwoordt aan deze ingesteld in artikel 3, 1. a) van de richtlijn Raad EG van 21 december 1988 betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de Lid-Staten.
Hij dient derhalve begrepen te worden in de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven door het Hof van Justitie.
13. Bij het onderzoek naar het onderscheidende vermogen. dient het teken waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, te worden beschouwd zoals het wordt gedeponeerd en in functie van de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.
Dit impliceert dat het als zodanig in zijn geheel moet worden beoordeeld, hetgeen niet betekent dat de eventuele samenstellende onderdelen die er kunnen worden in herkend op zich geen beoordelingselement kunnen vormen,.
Ten aanzien van beschrijvende tekens geldt daarenboven een toetsing omtrent de betekenis ervan in de omgangstaal in het licht van de duiding zelf van de waren en diensten of de essentiële eigenschappen ervan.
Een teken dat in aanmerking komt om die duiding te verschaffen of de bestemming aan te geven, zelfs indien ze ook kan verschaft worden door andere tekens, kan in beginsel geen merkrecht opleveren.
14. Het begrip 'onderscheidend vermogen' moet luidens de constante rechtspraak van het Hof van Justitie EG aldus worden begrepen dat een merk zich ertoe behoort te lenen dat de waren of diensten. waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming worden geïdentificeerd en ze er door van deze van andere onderneigingen worden onderscheiden (H.v.J. EG 04 mei 1999, inzake Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, r.o. 49; H.v.J. EG 20 juni 1999, inzake Lloyd Shuhfabrik Meyer, C-342/97, r.o. 22; H.v.J. 18 juni 2002, inzake Philips, C-299/99, r.o. 35; H.v.J. EG, 08 april 2003, inzake Linde –Winward/Rado Uhren C53/01 – C-55/01, r.o, 40).
15. Beschrijvende tekens of aanduidingen die niet voor inschrijving als merk in aanmerking komen, zijn slechts die welke in het normale taalgebruik vanuit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van één van de essentiële eigenschappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd (H.v.J. EG, 20 september 2001, inzake Procter & Gamble, C-383/99, r.o. 39).
Ze kunnen het aldus begrepen beschrijvende karakter evenwel overstijgen wanneer ze worden gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel merkbaar onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen ervan.
Wanneer de presentatie van de samenstelling merkbaar afwijkt van de gangbare wijze van aanduiding van de diensten, en de afwijking een belangrijk aspect van het gedeponeerde teken betreft, verleent dit een extra element waardoor het geheel zich van het gangbare kan onderscheiden (H.v.J. EG, 19 september 2002 inzake Companyline, C104/00 P, r.o. 21 en 23; H.V.J. EG, 12 februari 2004 inzake Campina Melkunie, C.265/00, r.o, 41).
16. In het voorliggende geval heeft eiseres als onderscheidend teken voor diensten in de verlangde klassen -ontspanning, sportieve activiteit en diensten van medische aard- een combinatie genomen van drie Engelse woorden ‘move to cure'.
Deze woordcombinatie, noch de samenstellende delen ervan, behoren als zodanig op het grondgebied van de Benelux, in geen van de talen die er worden gesproken door de lokale consumenten tot wie het teken is gericht, tot de omgangstaal, om de vermelde diensten te duiden, noch om wezenlijke eigenschappen ervan aan te geven.
Er moet nochtans worden aangenomen dat de Engelse taal in de taalgemeenschappen op de Benelux voldoende is doorgedrongen opdat de consument de vermelde woorden auditief elk en in hun verband als ‘Engels' zou onderkennen.
Meer dan een woord apart trouwens appelleert het geheel, waarin een slagzin wordt herkend, in hoofde van de consument aan de reflex om te vertalen.
17. De woordcombinatie kan en zal dus door de geviseerde Beneluxconsument vertaald worden naar het Nederlands, hetgeen overigens ook wordt beoogd.
In dit verband dient te worden vastgesteld dat de vertaling ziet noodzakelijk noopt tot een 'woordelijke' benadering –‘bewegen om. te genezen' - maar dat het teken ook naar de zin ervan kan worden begrepen als: 'beweging als gezondheidskuur'.
'Cure' duidt dus niet per se op ‘genezen’, maar kan net zo goed staan voor ‘hetgeen voorkomt dat men moet genezen'.
18. Verder kan dan ook niet worden aangenomen dat in de perceptie van de doorsnee geviseerde consument de woorden ‘move to cure' op grond van een spontane taalreflex refereren aan de diensten zelf of de essentiële eigenschappen ervan.
Vooreerst levert het Engels geen specifiek taalgebruik op in de sfeer van de diensten waarvoor eiseres om inschrijving heeft verzocht
Verder geeft de slagzin in zijn geheel trouwens ook een surplus ten aanzien van de drie woorden apart.
Zulks is ook eigen aan en de bedoeling van een slagzin.
19. Het geheel refereert niet aan een bewezen medische vaststelling, maar appelleert veeleer aan een voluntaristische ingesteldheid en beoogt samengevat ook weer te geven dat 'bewegen' kan. bijdragen aan een gezondere levensstijl inzonderheid met sport en bij de keuze van ontspanning;
Tenslotte is bij diensten van medische aard `bewegen' als zodanig niet aan de orde, zodat een beschrijvend aspect in het licht vare deze dienst of zijn essentiële eigenschappen niet eens voorhanden. is.
20. Ook in termen van 'bestemming' van de diensten kan uit de slagzin niets beschrijvend worden Afgeleid
In de merkenrechtelijke context dient het duiden van de bestemming van waren of diensten, als toetssteen voor het beschrijvende van een teken, aldus te worden begrepen dat het verband tussen het teken en de waren of diensten onmiskenbaar is.
Het volstaat dus niet dat tussen teken en waren of diensten ook wel eens een bestemmingsverband kan voorhanden zijn.
Ontspanning, sport en medische diensten kunnen ook wel beschouwd worden in het licht van ‘bewegen' en ‘genezen' of ‘gezondheid', maar voor geen van de drie kan wonden volgehouden dat een onmiskenbaar bestemmingsverband voorhanden is.
21. Op grond van de enkele overweging dat de woordcombinatie een 'vertaling uit het Engels' omvat, kon dan ook niet worden besloten dat een beschrijvend teken voorhanden is, met een gemis aan onderscheidend vermogen voor de Benelux tot gevolg.
Er is dus geen grond om aan te nemen dat de in de Benelux te bereiken consument op grond van het gedeponeerde teken de waren en diensten die eiser op de markt wil verstrekken niet zou kunnen onderscheiden van andere soortgelijke waren en diensten die door concurrenten in het economische verkeer worden gebracht.
22. Evenmin kan worden aangenomen dat voor elk van de door eiser opgesomde diensten uit de klassen 41 en 42 de potentiële concurrenten van appellant door de gedeponeerde woordcombinatie onrechtmatig worden gehinderd ingevolge de toekenning exclusieve merkrechten op het teken.
Een beweegreden die strekt tot vrijwaring van het algemeen belang kan de houding van het BMB geen steun bieden.
23. Tenslotte werpt het BMB tegen dat indien de weigeringsgrond geput uit het gemis aan onderscheidend vermogen niet aan de inschrijving in de weg staat, het merk moet worden geweigerd wegens zijn misleidende karakter (artikel 6bis lid 1b, jo artikel 4 lid 2 BMW).
Het verweer van appellante als zou dit middel niet ontvankelijk zijn, kan niet worden beaamd.
24. Artikel 6bis 1. BMW schrijft immers gebiedend voor dat de inschrijving wordt geweigerd indien een in dat artikel bepaalde weigeringsgrond voorhanden is.
Het Hof van Justitie EG heeft verder beslist dat de merkautoriteit zijn opdracht uitvoert in het algemeen belang (zie randnummer 11).
Dezelfde beginselen gelden voor de rechterlijke instantie die kennis neemt van de bezwaren tegen een beslissing van het BMB.
Indien de door het BMB aangereikte weigeringsgrond voorhanden is, dient het hof de inschrijving dan ook te weigeren.
25. Het beweerde misleidende karakter wordt afgeleid uit het feit dat het teken de consument zou willen doen geloven dat ‘bewegen' een ‘genezende' werking heeft, terwijl hiervan geen bewijs voorligt.
Aldus zou misleiding voorhanden zijn.
Evenwel werd boven reeds overwogen dat de gedeponeerde woordcombinatie voor de verlangde diensten geen aanspraak maakt op medische wetenschappelijke bevindingen maar dat het in eerste instantie appelleert aan een levensstijl.
Er zijn geen redenen om aan te nemen dat in een maatschappelijke omgeving waarin medische indicaties overigens door de wetgever uit de publicitaire wervingssfeer voor waren en diensten zijn gesloten, de doorsnee consument door de woordcombinatie ‘move to cure' zou kunnen worden misleid omtrent het curatieve vermogen van ontspanning, sport en medische dietisten.
De gemiddelde goed geinformeerde aandachtige en voorzichtige consument is op dit vlak trouwens beslist voldoende sceptisch om eventuele misleiding te doorzien.
26. Het algemeen besluit luidt dan dat het BMB onterecht heeft geweigerd het gedeponeerde telen in te schrijven voor de gevraagde klassen diensten wegens gemis aan onderscheidend vermogen.
De nieuw aangevoerde weigeringsgrond kan evenmin worden beaamd.
De vordering is gegrond.
OM DEZE REDENEN:
HET HOF,
in acht genomen artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,
Rechtsprekend na tegenspraak,
Ontvangt de vordering en zegt dat ze gegrond is.
Verplicht het Benelux Merkenbureau om het teken `move to cure’ dat door eiser werd gedeponeerd onder nummer 0990707 in te schrijven volgens de termen van het depot voor de klassen 41 en 42.
Veroordeelt verweerder tot betaling van de gedingkosten begroot op 466,04 euro voor hemzelf en op 710,30 euro (euro 186 + euro 58,26 + euro 466,04) voor eiser.
Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 30 mei 2005
waar aanwezig waren en zitting hielden:
P. BLONDEEL, Voorzitter
D. RUTSAERT, Raadsheer
B. LYBEER, Raadsheer
K. BATSELIER, E.a. adjunct-griffier
* * * * *