Het Hof van Beroep te Brussel, 18e kamer,
na beraadslaging, wijst volgend arrest:
R.G. Nr. 2006/AR/1744
INZAKE VAN :
HALFEN GmbH & CO Kommanditgesellschaft, vennootschap naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te D-40764 Langenfeld-Richrath (Bondsrepubliek Duitsland), Liebigstrasse, 14, welke keuze van woonplaats heeft gedaan ten kantore van haar raadsman Meester Frédéric GEVERS, Thier de la Fontaine, 57b, te 4000 LUIK,
Verzoekster,
Vertegenwoordigd door Meester Frédéric GEVERS, advocat te te 4000 LUIK,Thier de la Fontaine, 57b,
TEGEN:
BENELUX-MERKENBUREAU, thans BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, (merken en tekeningen of modellen°, gemeenschappelijke dienst aan de Beneluxlanden, opgericht krachtens het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), met internationale rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 1.4 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen het BBIE, met maatschappelijke zetel in Nederland, te 2591 XR Den Haag, Bordewijklaan, 15,
Verweerder,
Vertegenwoordigd door Meester Ludovic DE GRYSE en Meester Brigitte DAUWE, advocaten te 1000 BRUSSEL, Central Plaza, Loksumstraat 25.
I. DE RECHTSPLEGING VOOR HET HOF.
01. Bij op 26 juni 2006 neergelegd verzoekschrift wordt bij het Hof een beroep ingesteld tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau d.d. 26 april 2006 op grond van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW) die thans is opgeheven.
De bestreden beslissing heeft betrekking op de weigering van de inschrijving van het woordmerk ‘POWERCLICK’.
02. Thans wordt de bevoegdheid tot kennisneming van het geschil aan het Hof toegekend op grond van artikel 2.12 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005, dat op 01 september 2006 in werking is getreden.
De Organisatie voor de Intellectuele Eigendom is de rechtsopvolger van het Benelux-Merkenbureau (BMB) en heeft al zijn verplichtingen overgenomen. Ze wordt vertegenwoordigd door de Directeur-generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).
03. Het beroep is binnen de door artikel 6ter, eerste lid van de BMW voorgeschreven termijn van twee maanden ingesteld en is dan ook ontvankelijk.
04. De advocaten van partijen zijn in hun middelen gehoord op de openbare terechtzitting van 11 maart 2008.
II. DE AANLEIDING TOT HET GESCHIL, DE VORDERING EN HET VERWEER
05. Op 28 april 2003 verrichtte verzoekster het internationaal depot bij de OMPI van het woordmerk ‘POWERCLICK’ voor waren in de administratieve klassen 6, 17, 19 en 20 met het verzoek om het merk op het Beneluxgebied te beschermen.
Het depot werd dezelfde dag onder het nummer 830068 ingeschreven.
De in de klassen opgenomen waren zijn de volgende:
- klasse 06: bouwmaterialen, voornamelijk van staal en andere onedele metalen, namelijk bevestigingsrails (inclusief beton) en ingezette stukken, bouten, bindingen, schroeven, staalbanden, platen (…) enz.;
- klasse 17: sluitstukken en isolatiecomponenten, getrokken platen, profielcomponenten (halfafgewerkte producten); beschermlagen, koppelingen en luchtspleten, klemmoffen;
- klasse 19: isolerende en dempende bouwmaterialen, banden isolatieschuim, verankeringsrails, getrokken platen, getrokken stangen, bindingen, koppelingen voor geraamtestaven (…) enz.;
- klasse 20: voeringen en pennen, hefstroppen, profielbindingen voor platte daken, lamphaken, stroppen, klemteugels.
06. Bij brief van 14 juni 2005 heeft het BMB de OMPI in kennis gesteld van een bericht van voorlopige weigering tot inschrijving om de volgende reden(en):
«Het teken POWERCLICK, dat uitsluitend bestaat uit de aanprijzende hoedanigheid POWER (Engels voor kracht) en het werkwoord ‘CLICK’ (Engels voor klikken) kan in de handel dienen tot aanduiding van de soort of hoedanigheid van de in klassen 6, 17, 19 en 20 opgenomen waren. Het teken mist daardoor elk onderscheidend vermogen (artikel 6 bis, lid 1, onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, in bijlage).»
De bepalingen van artikel 6bis, eerste lid onder b. en c., waarnaar door het Bureau verwezen wordt stemmen overeen met de bepalingen van artikel 2.11.1 onder b. en c. BVIE.
Het gaat om de gevallen waarin een merk elk onderscheidend vermogen mist (artikel 2.11.1 onder b.) en waarin het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of de verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (artikel 2.11.1 onder c.)
07. In antwoord op deze mededeling heeft het bureau Gevers, verzoekster's gemachtigde, bij memorie d.d. 23 september 2005 de weigering betwist en de volgende elementen aangevoerd.
Hierin wordt gesteld dat het teken POWERCLICK, in zijn geheel genomen, helemaal niet gebruikelijk is in de Benelux, en het evenmin kan worden om de in klassen 6, 17, 19 en 20 opgenomen waren aan te duiden.
Hieraan wordt toegevoegd dat de term niet in het normale taalgebruik gebruikt wordt en helemaal niet een noodzakelijke aanduiding vormt voor de genoemde waren of de kenmerken ervan.
Ten aanzien van het beweerdelijk beschrijvend karakter van het teken in relatie tot de genoemde waren werpt de gemachtigde tegen dat materialen en producten niet door het klikken geactiveerd worden en om die stelling te illustreren vergelijkt hij het gebruik van die materialen met dat van een computermuis.
Ook verwijst hij naar de consument die niet meteen zal kunnen bepalen welke waren met het merk bedoeld worden en die geen directe band legt tussen het merk en de betrokken waren.
Tevens wordt erop gewezen dat het teken POWERCLICK niet uitsluitend bestaat uit een woord dat een hoedanigheid (power) aanduidt en een soortnaam (click) doch integendeel de combinatie van beide termen het merk een voldoend onderscheidend vermogen verleent.
Tot slot beroept hij zich op de beslissingspraktijk van de nationale merkenautoriteiten in de lidstaten – met name die van het Verenigd Koninkrijk en de gemeenschapsautoriteit die het teken hebben ingeschreven, terwijl het merk uit termen van de Engelse taal bestaat.
In dit verband haalt hij ook artikel 6quinquies van het Verdrag van Parijs aan waarin bepaald wordt dat elk fabrieks- of handelsmerk dat regelmatig in het land van oorsprong is ingeschreven als zodanig in de overige Unielanden gedeponeerd en beschermd mag worden.
08. Het BMB is van oordeel dat zijn bezwaren tegen de inschrijving niet zijn opgeheven en lichte dit nader toe in zijn brief d.d. 18 januari 2006 alvorens kennisgeving te doen van een formele definitieve weigering op 26 april 2006.
Ten aanzien van het gebrek aan onderscheidend vermogen antwoordde het kort gezegd dat dit uit het uitsluitend beschrijvend karakter van het woord werd afgeleid. De combinatie zou niets anders zijn dan de aanduiding van de hoofdzaak in het door deposant Halfen ontwikkelde systeem: een eenvoudig en krachtig systeem om materialen te bevestigen.
Het is van mening dat in die omstandigheden en gelet op de belangen van concurrenten en het algemeen belang het teken niet het voorwerp kan worden van een gebruiksmonopolie.
Het voegt hieraan toe dat in casu geen sprake is van een merkbaar verschil tussen de formulering van het teken en de in het normale taalgebruik door de betrokken consumenten gehanteerde terminologie.
Onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) onderstreept het dat de combinatie van bestanddelen zonder onderscheidend vermogen, doordat ze beschrijvend zijn, het merk geen onderscheidend vermogen verleent.
09. In het inleidend verzoekschrift voor het Hof wordt slechts verwezen naar ‘de definitieve beslissing tot weigering van de inschrijving (…) die op 26 april 2006 is genomen’. Hieronder dient te worden verstaan dat verzoekster ook doelt op de inhoud van de brieven van 15 juni 2005 en 18 januari 2006 die met de brief van 26 april 2006 één geheel vormen voor de kennisgeving van de definitieve weigering.
Verzoekster handhaaft het standpunt dat zij in haar inleidende memorie bij het Bureau heeft ingenomen.
Zij verwijt het Bureau hoofdzakelijk het merk in zijn bestanddelen te hebben beoordeeld terwijl de globale perceptie doorslaggevend is. Zij stelt ook dat het teken POWERCLICK helemaal niet producten in verband met de bouw aanwijst en niet hiertoe kan dienen.
Zij vordert dat het BBIE bevolen wordt om het woordmerk POWERCLICK voor de waren in klassen 6, 17, 10 en 20 in te schrijven. Zij verzoekt ook zijn veroordeling tot betaling van de kosten van het geding.
10. Het Bureau voert aan dat beide in zijn beslissing vermelde weigeringsgronden zich tegen inschrijving van het merk verzetten.
Het houdt staande dat het merk samengesteld is uit een term die de kenmerken van de waren opgenomen in de in het depot genoemde klassen kan beschrijven en daadwerkelijk beschrijft en dat de weergave van het syntagma niets toevoegt aan de som van zijn bestanddelen.
Dit uitsluitend beschrijvend karakter leidt tot een gebrek aan onderscheidend vermogen waardoor het gedeponeerde teken niet de functie van een merk kan vervullen.
Daarnaast onderstreept het Bureau dat de door andere merkenautoriteiten verrichte inschrijvingen geen verplichting tot inschrijving meebrengen wat hem betreft, nu de omstandigheden van de zaak in ieder geval met inachtneming van de aan het geval eigen omstandigheden beoordeeld moeten worden.
III. BESPREKING
11. Het onderscheidend vermogen van het merk POWERCLICK heeft betrekking op het vermogen dat dit merk heeft om producten in de onder 5 genoemde klassen te identificeren als afkomstig van verzoekster's onderneming en dus om die producten te onderscheiden van die van een andere onderneming (HvJEG arrest 04 mei 1999, zaken Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 49; HvJEG arrest 25 oktober 2007, zaak Develey, C-238/06, punt 79).
Het onderzoek naar dit vermogen moet geschieden aan de hand van het teken zoals het gedeponeerd is, met inachtneming van alle relevante concrete elementen en omstandigheden en in relatie tot de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
Aldus kan worden onderzocht of het bedoelde publiek op basis van het merk en naargelang zijn positieve dan wel negatieve ervaringen met de waren zijn keuze kan doen, hetzij om de aankoop te herhalen, hetzij om die te mijden.
In casu gaat het om producten die verband houden met de bouw en bestemd voor een gespecialiseerd publiek. Deze specifieke bestemming kan mede afgeleid worden uit het feit dat bepaalde materialen die het merk dragen voor industriedoeleinden gebruikt worden (pijpleidingen).
12. Het onderscheidend vermogen van het teken ‘POWERCLICK’ moet beoordeeld worden in functie van de concrete totaalindruk die van het merk kan uitgaan in de perceptie door het betrokken publiek.
Deze aanpak staat er evenwel niet aan in de weg dat in eerste instantie de bestanddelen van het merk achtereenvolgens in aanmerking worden genomen (HvJ arrest 30 juni 2005, zaak Eurocermex, C-286/04, punten 22 en 23; HvJEG arrest 25 oktober 2007, zaak Develey, punt 82).
13. Allereerst moet worden vastgesteld dat het woord ‘powerclick’ niet als zodanig in een van de Beneluxtalen bestaat, evenmin overigens in de Engelse taal waarop het merk geïnspireerd is. Het gaat om een neologisme.
De woorden ‘power’ en ‘click’ van Engelse oorsprong kunnen gemakkelijk herkend worden als twee elementen die gezamenlijk het merk vormen. Aangezien deze Engelse woorden in het publiek breed verspreid zijn, kan deze herkenning plaatsvinden los van de moedertaal uit hoofde van dat publiek op het Beneluxgebied.
Het woord ‘power’ betekent ‘force’ in het Frans en ‘kracht’ in het Nederlands, terwijl het woord ‘click’ als enige betekenis heeft, zowel in het Frans als in het Nederlands, een specifieke klank die leden van een Zuid-Afrikaanse stam bij het inademen laten horen.
Bij uitbreiding betekent het Engelse woord ‘click’ hetzij een kort en scherp geluid (zelfstandig naamwoord) hetzij verwijst het naar een handeling of een manipulatie die dit geluid teweegbrengt (werkwoord). De met het Engelse zelfstandig naamwoord overeenstemmende woorden zijn in het Frans ‘clic’ en in het Nederlands ‘klik’ en die welke met het werkwoord overeenstemmen zijn ‘cliquer’ in het Frans en ‘klikken’ in het Nederlands.
14. De omstandigheid dat beide bestanddelen van het teken herkend en begrepen kunnen worden houdt niet in dat dit noodzakelijk een cognitief reflex oproept bij het betrokken publiek en dat het teken bijgevolg in zijn bestanddelen wordt opgevat.
Immers, het teken ‘powerclick’ dat, omwille van de ongebruikelijke samenstelling ervan, deels op fantasie berust, kan worden opgevat als aandachttrekkend zoals het verschijnt, zonder dat het betrokken publiek een verband legt met de precieze betekenissen van de woorden in een van de Beneluxtalen.
Dit teken kan verwijzen naar het gemak bij het gebruik of nog de snelheid bij de assemblage van de producten of verder nog het duurzame karakter van het resultaat, wat niet verwijst naar een definitie of een kenmerk van de bewuste producten.
Daarnaast staat het buiten kijf dat deze term niet doorgaans in de Benelux gebruikt wordt om een van de in een van de klassen opgenomen waren aan te duiden waarvoor de merkbescherming wordt aangevraagd.
15. Nu het teken ‘powerclick’ niet alledaags is, geen direct en concreet verband legt met de waren waarvoor verzoekster ze wil gebruiken en fantasievol is, is het in beginsel geschikt om een onderscheidend vermogen te verlenen en de functie van merk te vervullen.
De weigering tot inschrijving om reden dat het merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 2.11.1.b is dan ook niet gegrond, onder voorbehoud van het eventueel beschrijvend karakter van dit merk.
Ondanks de geschiktheid om als merk te fungeren blijft immers overeind dat het Bureau de inschrijving zou kunnen weigeren omwille van het beschrijvend karakter in de zin van artikel 2.11.1.c BVIE.
16. Volgens artikel 2.11.1.c BVIE moet de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van het product of elk ander kenmerk ervan geweigerd worden.
In dat geval vereist het algemeen belang dat deze bepaling nastreeft dat zulke tekens of aanduidingen door eenieder gebruikt kunnen worden (HvJEG arrest 23 oktober 2003, zaak Wrigley [Doublemint] C-191/01, punten 31 en 32; HvJEG arrest 19 april 2007, zaak Celltech, C-276/05, punt 75).
Gelet ook op oogmerk van algemeen belang dat met deze bepaling wordt nagestreefd moet worden overwogen dat de aanduiding van het product of de beschrijving van een van zijn kenmerken betrekking moet hebben op een objectief en concreet kenmerk van genoemde producten.
Hierbij volstaat het dat het teken of de aanduiding een kenmerk in een van de mogelijke betekenissen kan aanwijzen. Indien het teken op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag niet daadwerkelijk ter beschrijving van waren of diensten zoals die waarvoor de aanvraag is ingediend dan wel van de kenmerken van die waren of diensten gebruikt wordt, moet desalniettemin nagegaan worden of het teken voor zulke doeleinden kan worden gebruikt (HvJEG arrest 4 mei 1999, zaak Windsurfing Chiemsee, C-109/97, punten 31 en 37; HvJEG arrest 12 februari 2004, zaak Campina Melkunie [Biomild] punt 38) en of zulk een gebruik in de toekomst redelijkerwijs kan worden aangenomen.
17. Het beweerdelijk beschrijvend karakter van het woord ‘powerclick’ moet in licht van zijn betekenis in het normale taalgebruik voor de aanduiding van waren of diensten dan wel van een van hun kenmerken worden onderzocht.
Dit beschrijvend karakter zou slechts kunnen berusten op de constatering dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en direct verband zal leggen tussen de betrokken producten en de betekenis van het woordteken.
De inschrijving kan dus slechts worden geweigerd indien vaststaat dat de termen waaruit het merk bestaat opgevat zullen worden als informatieverstrekkend over de aard of de kenmerken van de in de aanvraag om inschrijving bedoelde waren en over hun bestemming.
Met betrekking tot een merk bestaande uit een wedersamengesteld woord kan het onderzoek van het onderscheidend of beschrijvend vermogen niet worden beperkt tot de bestanddelen doch moet op het geheel betrekking hebben (HvJEG arrest 19 april 2007, zaak Celltech, C-273/05, punten 77, 78 en 79).
18. Het Hof heeft reeds vastgesteld dat het teken uit twee woorden van Engelse oorsprong bestaat die door het betrokken publiek op het Beneluxgebied begrepen kunnen worden naar hun betekenis in de Franse en Nederlandse taal. Het heeft ook vastgesteld dat het woord niet doorgaans gebruikt wordt om de betrokken waren aan te duiden.
Weliswaar kan de term ‘power’ dienen om een hoedanigheid van de betrokken waren aan te duiden in dier voege dat in zijn betekenis van ‘sterk’ hij het weerstandsvermogen of de duurzaamheid van de waren of het resultaat aanprijst dat wordt verkregen met toepassing van het systeem volgens hetwelk ze gebruikt moeten worden.
Daarentegen zegt de term ‘click’ niets over de aard, de kenmerken of de bestemming van de betrokken producten. In zijn gebruikelijke betekenis gaat het om een werkwoord of een zelfstandig naamwoord in verband met een klank die bij bewegingen of diverse handelingen kan worden voortgebracht.
Verzoekster inspireerde zich op die betekenis om ernaar te verwijzen dat een systeem voor bevestiging van bouwonderdelen een eenvoudige handeling toelaat, alsof het volstond om die samen te ‘klikken’, terwijl die klank of die handeling waardoor het wordt voortgebracht niet in het geding is.
19. Het woord ‘powerclick’ is dus niet een enkele combinatie van bestanddelen waarvan elk thans de soort of de kenmerken van de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, beschrijft.
Nu de bestanddelen van het merk niet uitsluitend beschrijvend zijn en het woord dat uit hun aaneenvoeging ontstaat geen eigen betekenis heeft in relatie tot de betrokken waren, kan dit woord het merk niet een beschrijvend karakter verlenen voor de waren waarvoor de bescherming is gevraagd.
Daarnaast is er redelijkerwijs geen aanleiding om aan te nemen dat in de toekomst het woord ‘click’ de betekenis van een zelfstandig naamwoord of werkwoord zou kunnen krijgen dat naar wat met een eenvoudige handeling te maken heeft verwijst.
20. Nu het teken in kwestie niet uitsluitend uit beschrijvende tekens in de zin van artikel 2.11.1.C BVIE bestaat, is een weigering tot inschrijving op deze grond niet verantwoord.
21. Nu de aangevochten beslissing niet naar recht is verantwoord, dient ze te worden vernietigd en krijgt de BOIE en zijn Bureau het bevel tot inschrijving van het merk ‘powerclick’.
22. Met betrekking tot de begroting van de kosten hebben partijen tijdens de openbare terechtzitting verklaard dat er geen aanleiding bestaat deze te verhogen noch het basisbedrag te verminderen als vastgesteld door het koninklijk besluit van 26 oktober 2007.
Nu het gaat om een geschil waarvan het bedrag niet in geld waardeerbaar is, dient men de rechtsplegingsvergoedingen op 1.200 euro te begroten.
Om deze redenen,
Het Hof,
In acht genomen de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,
Rechtdoende op tegenspraak,
Ontvangt het beroep en verklaart het gegrond;
Vernietigt de bestreden beslissing,
Beveelt de Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom en zijn Bureau om tot inschrijving in het Benelux merkenregister over te gaan van het internationaal depot, door verzoekster verricht op 28 april 2003 onder het nummer 830068, van het merk “Powerclick”.
Veroordeelt verweerster tot de kosten die worden begroot op 1.200 euro voor haarzelf en op 1.386 euro (186 + 1.200) voor eiseres.
Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare burgerlijke zitting van de 18e kamer van het Hof van Beroep te Brussel op 11 JUNI 2008 waar aanwezig waren:
Paul BLONDEEL, Voorzitter,
Christine SCHURMANS, Raadsheer
Koenraad MOENS, Raadsheer,
Mevrouw L. NAESSENS, Eerstaanwezend adjunct-hoofdgriffier