15. Tweede grief
Verzoekster betoogt dat het teken door hoteliers (als advertentie-plafond) en het algemeen publiek (als online reserveringssysteem) wel degelijk wordt opgevat als een aanduiding van de oorsprong van een product/dienst en bijgevolg onderscheidend is ten aanzien van producten en diensten van andere ondernemingen. Zij brengt hiertoe onder meer als bewijs aan een vergelijkende studie van Testaankoop waarvan verslag op Nieuwsblad.be van 24 februari 2008 (“Reserveren via internet loont”) waarin “hotels.be” vermeld wordt en een ganse reeks van facturen waaruit boekingen van hotelkamers via dit systeem moeten blijken.
Verzoekster meent dat de toevoeging van de extensie “.be” wel van aard is onderscheidend karakter te verlenen aan het woordmerk “hotels” dat door zijn registratie als domeinnaam een uniek teken wordt dat door een andere onderneming niet kan worden gebruikt.
Verzoekster legt er verder de nadruk op dat het teken niet werd gedeponeerd voor horeca-diensten in de strikte zin maar voor drukwerken, reclame-uitingen, publicaties en evenementenorganisaties, publicaties en uitgaven (opgenomen in klasse 16, 35 en 41) waarvoor het teken wel degelijk een onderscheidend vermogen zou hebben.
Het BBIE betwist vooreerst de stelling dat het teken door de registratie ervan als domeinnaam als dusdanig onderscheidend vermogen ontleent aan het unieke karakter ervan en stelt vervolgens dat de term “Hotels.be” generaliseert in plaats van te individualiseren. Een consument op zoek naar informatie over hotels in België zal de domeinnaam “Hotels.be” in eerste instantie gebruiken op internet omwille van zijn generiek karakter en niet omdat hij specifiek op zoek is naar de diensten van verzoekster.
16. Derde grief.
Verzoekster meent dat een merk enkel als beschrijvend kan geweigerd worden indien het uitsluitend bestaat uit tekens die men in het normale taalgebruik hanteert ter aanduiding van een waar of dienst waarvoor het teken is gedeponeerd of één van de essentiële eigenschappen ervan. Dit zou niet het geval zijn voor het teken van verzoekster.
17. Vierde grief.
Verzoekster meent tenslotte dat zelfs indien het teken “Hotels.be” uit zichzelf geen onderscheidend vermogen zou bezitten voor de waren en diensten waarvoor het merk werd gedeponeerd, het dit onderscheidend vermogen tegen de datum van de weigeringsbeslissing heeft verworven door inburgering.
Dit zou met name in de eerste plaats het geval zijn ten aanzien van de hoteliers die het teken als een merk voor het publiciteits- en reserveringsplatform van verzoekster zouden opvatten en niet zozeer als vindplaats van de website van verzoekster. Het consumentenpubliek zou economisch gezien slechts een afgeleide zijn van dit primaire professionele publiek.
Het feit dat “Hotels.be” als domeinnaam beschrijvend zou zijn, belet volgens verzoekster niet dat aan het onderscheidend vermogen kan gebouwd worden. Integendeel het uniek karakter van de domeinnaam maakt dit nog gemakkelijker omdat dit “ongestoord” kan gebeuren volgens verzoekster. Verzoekster verwijst naar de inspanningen die zij sinds 1997 heeft geleverd om ruime bekendheid te geven aan haar website bij het consumentenpubliek en dus de waarde van haar product voor de hoteliers te vergroten.
Als bewijs van deze bekendheid bij het ganse Benelux publiek brengt zij voornamelijk statistieken van bezoekersaantallen, lijsten van hotels die beroep doen op het advertentie-en reserveringsplatform van verzoekster en facturen in verband met daadwerkelijke hotelreservaties die via haar website geboekt werden naar voor. Verder legt zij bewijs voor van een aantal advertenties in “newsletters” en stadgidsen, een advertentieovereenkomst met Google, een artikel in het Nieuwsblad van 24 februari 2008 en een verklaring van een medewerkster van Toerisme Vlaanderen.
Verzoekster meent dat deze elementen volstaan zodat een marktonderzoek en informatie over marktaandelen niet meer nodig zijn en in elk geval niet verplicht als bewijs van inburgering.
18. Het BBIE voert aan dat verzoekster niet het bewijs levert van een langdurig en intensief gebruik van het teken in het ganse grondgebied van de Benelux waardoor het relevante publiek van de “internauten” 2 in de gehele Benelux het teken als merk zouden opvatten, m.a.w. als indicator dat de betrokken waren en diensten afkomstig zijn van de onderneming van verzoekster. Bepaalde bewijsstukken dateren van na de depotdatum van 17 juli 2007 (artikel Nieuwsblad en verklaring Toerisme Vlaanderen dateren van 2008) en de andere bewijsmiddelen volstaan volgens het BBIE niet om het teken op grond van inburgering als merk te aanvaarden.
Volgens het BBIE toont het gebruik van het teken in combinatie met het in randnr. 4 afgebeelde Benelux beeldmerk op website en publiciteit van verzoekster aan dat er geen sprake kan zijn van inburgering.
Het BBIE wijst er met name op dat blijkbaar enkel Belgische hotels met verzoekster samenwerken en dat slechts een beperkt deel van de bezoekers van de website uit Nederland en Luxemburg komen. Daarenboven zijn geen gegevens in verband met het marktaandeel dat deze bezoekersaantallen vertegenwoordigen beschikbaar.
V.Beoordeling.
A. De toepasselijke beginselen.
19. Inzake het onderzoek naar de inschrijving van een merk besliste het Hof van Justitie EG (arresten Koninklijke KPN Nederland ‘Postkantoor’ van 12 februari 2004, C-363/99, ov 31, 35, 36 en 73, en MT & C ‘The Kitchen Company’van 15 februari 2007, C-239/05, ov 31 tot en met 36) dat de nationale merkenautoriteiten onder meer volgende beginselen die in het voorliggende geval relevant zijn, in aanmerking moeten nemen:
- het onderzoek naar het onderscheidend vermogen dient in concreto te worden gevoerd, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden van de registratieaanvraag en de afweging hiervan dient te gebeuren tot op het ogenblik waarop een definitieve beslissing wordt genomen over de aanvraag;
- de toetsing dient te geschieden voor ieder van de waren of diensten afzonderlijk en desgevallend kan de merkenautoriteit voor elk van die waren en diensten tot uiteenlopende conclusies komen;
- voor elk van de opgegeven waren en diensten dient de conclusie te worden vermeld, maar wanneer eenzelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of groep van waren of diensten kan een globale motivering volstaan.
20. Betreffende de opdracht van de rechterlijke instanties die te oordelen hebben over een door het BBIE genomen beslissing tot weigering van een inschrijving heeft het Benelux Gerechtshof geoordeeld dat enkel de gegevens in aanmerking mogen worden genomen op grond waarvan het BBIE heeft beslist of had moeten beslissen, zodat die rechters niet kunnen oordelen over aanspraken die buiten de beslissing van het BBIE vallen of die haar niet zijn voorgelegd (Ben.Gerechtshof, 15 december 2003, arrest Benelux-Merkenbureau/Vlaamse Toeristenbond, www.courbeneluxhof.be).
21. Binnen het kader van de aan het BBIE voorgelegde aanspraken dient het hof rekening te houden met alle feiten en omstandigheden die door de deposant worden aangevoerd om te stellen dat het gedeponeerde teken aan de voorwaarden voor inschrijving beantwoordt. Voor de inhoudelijke toetsing is verder van geen belang of de feiten en omstandigheden betreffende een grondslag die tijdens de inschrijvingsprocedure zijn naar voor gebracht, al dan niet ook tijdens die procedure werden aangevoerd (Ben. Gerechtshof, 29 juni 2006, inzake Bovemij Verzekeringen/Benelux Merkenbureau, A2005/&/9, www.courbeneluxhof.info).
22. Bij het onderzoek naar het onderscheidende vermogen dient het teken waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, te worden beschouwd zoals het wordt gedeponeerd en in functie van de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.
Dit impliceert dat het als zodanig in zijn geheel moet worden beoordeeld, hetgeen niet betekent dat de eventuele samenstellende onderdelen die er kunnen worden in herkend op zich geen beoordelingselement kunnen vormen (HvJ 30 juni 2005, inzake Eurocermex, C-286/04, ov 22 en 23; HvJ 25 oktober 2007, inzake Develey, ov 82).
De totaalindruk die het merk maakt bij het relevante publiek is determinerend en er is geen vermoeden dat elementen die afzonderlijk geen onderscheidend vermogen hebben dat bij combinatie ervan evenmin kunnen hebben (HvJ 8 mei 2008, inzake Eurohypo, C-304/06 P, ov 41).
Voor het beschrijvend teken in de zin van artikel 3, 1. c) van de Harmonisatierichtlijn geldt daarnaast ook een toetsing van het teken of de samenstellende delen ervan in het licht van hun betekenis in de omgangstaal met het oog op de duiding zelf van de waren en diensten of de (essentiële) eigenschappen ervan. Zie hierover verder onder randnummer 23.
23. Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EG dient ‘onderscheidend vermogen’ aldus te worden begrepen dat een merk zich er toe behoort te lenen om de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en ze hierdoor van deze van andere ondernemingen te onderscheiden (HvJ 4 mei 1999, inzake Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, ov. 49; HvJ 20 juni 1999, inzake Lloyd Shuhfabrik Meyer, C-342/97, ov. 22; HvJ 18 juni 2002, inzake Philips, C-299/99, ov 35; HvJ 8 april 2003, inzake Linde & Winward, C-53/01 & C-55-01, ov 40; HvJ EG 25 oktober 2007, inzake Develey, C-238/06, ov 79; HvJ 8 mei 2008, inzake Eurohypo, C-304/06 P, ov 54).
Wanneer een teken het relevante publiek niet in staat stelt om op grond van de herkenning ervan tot aankoop van dezelfde goederen of diensten te beslissen wanneer de vorige meeviel of die te vermijden wanneer de vorige tegenviel, bezit het geen onderscheidend vermogen ten aanzien van de waren of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd (GEA 12 maart 2008, zaak Compagnie SAS, T-341/06, ov 29).
24. Bij de beoordeling van de vraag of een teken in aanmerking komt om als merk te worden geregistreerd, moeten de waren en diensten in aanmerking worden genomen waarvoor de inschrijving wordt gevraagd en dient uitgegaan van de perceptie ervan door het relevante publiek (HvJ 8 mei 2008, zaak Eurohypo C-304/06 P, ov 41 en 67).
Zijn de waren of diensten bestemd voor alle consumenten, dan moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijke, omzichtige en oplettende gemiddelde consument (HvJ 16 mei 2003, inzake Libertel, C-104/01, ov 46; HvJ 16 september 2004, inzake SAT.1 SatellitenFernsehen, C-329/02 P, ov 24).
25. Onderscheidend vermogen kan volgens artikel 3, lid 3 van de Harmonisatierichtlijn ook worden verkregen door gebruik dat aan het depot van het teken voorafgaat, hetgeen bedoeld wordt met ‘inburgering’.
Om vast te stellen of onderscheidend vermogen is verkregen wegens reeds gemaakt gebruik, moet de merkenautoriteit alle factoren onderzoeken waaruit kan blijken dat het merk geschikt is om waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Hierbij kan rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van gemaakte reclamekosten, het percentage van de betrokken kringen dat de waren of diensten op basis van het merk onderscheidt en de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (HvJ 4 mei 1999 inzake Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, ov 49 en 51; HvJ 18 juni 2002 inzake Koninklijke Philips Electronics, C-299/99, ov 60; HvJ 22 juni 2006, inzake August Storck KG, C-25/05, ov 75-77).
Verder heeft het Hof van Justitie EG hierover nog beslist dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van artikel 3, lid 3 van de Harmonisatierichtlijn indien wordt aangetoond dat het merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat (HvJ 7 september 2006, Europolis, C-108/05, ov 23).
Het Hof besliste eveneens dat het onderscheidend vermogen wegens gebruik moet verkregen zijn op de datum van inschrijving van het merk (HvJ 11 juni 2009 inzake Imagination Technologies Ltd, C-542/07 P, ov 44, 48 en 49).
26. Tekens of aanduidingen die gewoonlijk in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren en diensten waarvoor de registratie wordt aangevraagd, kunnen niet worden geregistreerd ter wille van het algemeen belang. Dit vereist dat die tekens of aanduidingen door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt (HvJ 23 oktober 2003 inzake Wrigley, ov 31; HvJ 12 januari 2006 inzake Deutsche SiSi-Werke, C-173/04, ov 62; HvJ 19 april 2007, inzake Celltech, C-276/05, ov 75).
Aldus komen niet voor inschrijving als merk in aanmerking, de tekens of aanduidingen als bedoeld in artikel 3, 1 c. van de Harmonisatierichtlijn, welke in het normale taalgebruik vanuit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van één van de eigenschappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd (HvJ 20 inzake Proctor & Gamble, C-383/99, ov 39). Dit laatste arrest (merk ‘baby-dry’) gewaagt wel van ‘essentiële eigenschappen’. maar artikel 3, lid 1 van de Harmonisatierichtlijn maakt geen onderscheid al naargelang een essentieel of bijkomstig karakter van de eigenschappen (GEA, 17 juni 2009, inzake Korsch AG, T-464/07, ov 48).
Ook de toekomstige te verwachten ontwikkeling inzake normaal taalgebruik is op dit vlak relevant (HvJ 4 mei 1999 inzake Windsurfsing Chiemsee, ov 31 en 37), zij het dat de op dit punt te verwachten evolutie niet louter hypothetisch mag zijn, maar behoort te steunen op concrete en actuele of minstens in een nabije toekomst aannemelijke marktomstandigheden (GEA 12 maart 2008, zaak Compagnie SAS, T-341/06, ov 43).
27. Tekens of aanduidingen kunnen het aldus begrepen beschrijvende karakter evenwel overstijgen wanneer ze worden gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel merkbaar onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen ervan, dan wel wanneer hun presentatie een surplus oplevert voor het geheel ten aanzien van de samenstellende delen.
Wanneer de presentatie van een samengesteld teken merkbaar afwijkt van de gangbare wijze van aanduiding van de waren of diensten, en de afwijking een belangrijk aspect van het gedeponeerde teken betreft waardoor het geheel ongewoon wordt, verleent dit een extra element waardoor het geheel zich van het gangbare kan onderscheiden. Hetzelfde doet zich voor wanneer de combinatie een eigen betekenis heeft verkregen die losstaat van zijn bestanddelen (HvJ 19 september 2002 inzake Companyline, C-104/00 P, ov 21 en 23; HvJ 12 februari 2004 inzake Campina Melkunie, C-265/00, ov 41).
28. In het geval een merk gevormd wordt door een combinatie van bestanddelen volstaat niet dat elk van de bestanddelen beschrijvend is, maar moet dit karakter ook worden vastgesteld voor het geheel.
Indien ieder van de bestanddelen op zich beschrijvend is, is de combinatie ervan zulks in regel ook, maar het valt niet uit te sluiten dat de indruk die de combinatie wekt verschilt van de indruk die de loutere samenvoeging van de bestanddelen wekt. Indien die combinatie zulke verschillende indruk wekt, is ze niet beschrijvend in de zin van artikel 3. 1 c. van de Harmonisatierichtlijn. Bestaat het merk uit verschillende woorden of een hersamengesteld woord, dan kan het onderzoek naar het beschrijvend karakter niet beperkt blijven tot dat van de samenstellende delen, maar dient het geheel te worden beschouwd (HvJ 19 april 2007, inzake Celltech, C-273/05, ov 77, 78 en 79; GEA 17 juni 2009, inzake Korsch AG, T-464/07, ov 35).
B. Toetsing van het merk “Hotels.be”.
29. Het teken.
Verzoekster heeft het onder randnr. 4. weergegeven merk “Hotels.be” gedeponeerd voor waren en diensten uit de klassen 16, 35 en 41 waaronder “diensten van databanken bevattende commerciële en publicitaire informatie, met inbegrip van informatie over restaurants en horeca te consulteren via internet”.
Het teken wordt gevormd door de samenvoeging van het woord “hotels” dat eenduidig in verschillende talen waaronder het Nederlands, Engels en het Frans het meervoud van hotel betekent met de geografische extensie “be” die verwijst naar de Belgische internet landencode. Beide woorden zijn van elkaar gescheiden door een punt en zijn in deze voorstelling onmiddelijk herkenbaar voor internetgebruikers als de domeinnaam( ) .
34. In zoverre verzoekster tot staving van haar thesis inzake inburgering van het merk feiten aanvoert die dateren van nà het depot op 17 juli 2007, dienen deze niet in aanmerking te worden genomen.
Ze kunnen immers niet het bewijs leveren dat het teken reeds als merk werd gebruikt op de datum waarop het voor inschrijving werd aangeboden, hetgeen nochtans dient te worden aangetoond. Dit geldt met name eveneens voor stavingsstukken waarvan de juiste datum niet wordt opgegeven of niet kan achterhaald worden.
35. Daarentegen dienen bewijsstukken die niet werden ingediend tijdens de inschrijvingsprocedure voor het BBIE, maar betrekking hebben op de periode die aan het depot voorafgaat, wel in aanmerking te worden genomen.
36. Om het gebruik als merk aannemelijk te maken voert verzoekster een aantal feiten aan die wel dateren van vóór 17 juli 2007 (stukken 3 en 6). Het betreft naast een lijst van meewerkende hotels en van facturen in verband met boekingen, statistieken in verband met het bezoek van haar website.
Verder bevatten de stukken een aantal voorbeelden van publiciteit voor de diensten van verzoekster in:
. Happy Days Newsletter over de jaren 2005-2007 (m.b.t. korting voor houders van Happy Days-kaart);
. Air France newsletter e-Voyage (januari 2007 in vier talen);
. Ekivita newsletter (maart 2006).
Daarnaast legt verzoekster stukken over in verband met:
. een samenwerking met Google Maps;
. een publiciteitscampagne op Google;
. advertenties is stadsgidsen.
Uit al die feiten kan afgeleid worden dat ‘Hotels.be’ als domeinnaam en als deel van de URL van de website van verzoekster weliswaar reeds bekendheid genoot bij het relevante publiek, maar zij maken nog niet voldoende aannemelijk dat het teken ook bij machte was te functioneren als herkomstindicator voor de waren en diensten van verzoekster.
Dit gegeven wordt nog versterkt door het feit dat het litigieuze woordmerk, in de publiciteit van verzoekster steevast samen met het beeldmerk van verzoekster waarvan sprake in randnr. 4 wordt afgebeeld. De mogelijke identificatie van de waren en diensten van verzoekster in hoofde van het publiek kon dus evengoed via dit beeldmerk verlopen.
Anderszijds blijkt uit de publiciteit die verzoekster voorlegt dat zij het teken “Hotels.be” gebruikt als titel van een advertentie en dus niet uitsluitend als URL van haar website (bvb. HappyNews advertentie van november 2005, stuk 3, bijlage II-2). De intentie van verzoekster om het teken als merk te gebruiken wordt hierdoor weliswaar duidelijk aangetoond maar nog niet de graad van intensiteit van dit gebruik en de daadwerkelijke impact op de perceptie van het relevante doorsnee publiek (verbruikers).
37. Verzoekster gebruikt daarenboven ditzelfde teken ook als bedrijfsnaam zoals ze zelf aanvoert. Het is dus mogelijk dat het teken onderscheidend fungeerde voor het bedrijf of de website van verzoekster ten aanzien van andere ondernemingen en websites, zonder dat het voor de diensten die ze aanbood ten aanzien van concurrerende dienstverlening onderscheidend gewerkt heeft.
38. Verder dient te worden overwogen dat uit de voorliggende gegevens niet kan worden afgeleid dat op de datum van het depot de inburgering verworven was voor een aanzienlijk deel van het betrokken publiek op het ganse territorium van de Benelux, waar de wettelijke uitsluitingsgrond voor inschrijving van het merk vigeert. Enkel Belgische inrichtingen staan op de lijst van de hoteliers die met verzoekster samenwerken en de bezoekersstatistieken wijzen er op dat de website vooral door de Belgische consument wordt geraadpleegd en in veel mindere mate door de Nederlandse en Luxemburgse.
Een belangrijk en groeiend aantal bezoekers op de site van verzoekster geeft in eerste instantie enkel de mate aan waarin de website van verzoekster geconsulteerd wordt en geldt op zich niet als afdoende bewijs van het gebruik van het teken als merk. Zelfs het aantal reservaties is op zich nog geen afdoende indicatie van het feit dat de domeinnaam “Hotels.be” van verzoekster in de perceptie van de verbruikers gaat functioneren als een merk dat de diensten van verzoekster onderscheidt van die van haar concurrenten.
Het percentage bezoekers dat twee of meerdere keren via de website van verzoekster een hotelkamer reserveert en het aantal boekingen bij verzoekster via andere kanalen (telefoon/fax) geven een meer relevante aanduiding in de richting van een inburgering.
39. Tenslotte laten de bewijsstukken die worden voorgelegd inzake advertentie-inspanningen die zouden geleverd zijn om de merkbekendheid te bevorderen niet toe een accuraat en verifieerbaar beeld te krijgen van de omvang en de impact van deze publicitaire inspanningen in budgettaire termen. Enkel de Google Advertentie Overeenkomst vermeldt ondubbelzinnig een bedrag van 4,500 EUR. Facturen in dit verband ontbreken.
Elk kwantitatief gegeven in verband met het marktaandeel van vezoekster ontbreekt. Verzoekster betoogt terecht dat zij niet verplicht kan worden een marktonderzoek voor te leggen om inburgering te bewijzen. Zij stelt dat de gewone bewijsgegevens inzake verkoopcijfers, publiciteits- en promotiemateriaal, reclame-investeringen moeten kunnen volstaan. Zij ziet daarbij echter over het hoofd dat ook terzake door haar geen verifieerbaar cijfermateriaal wordt overgelegd dat ondubbelzinnig aantoont dat het litigieuze teken is gaan functioneren als merk voor een belangrijk deel van het relevante publiek en niet zozeer als domeinnaam of bedrijfsbenaming van verzoekster.
Gezien het sterk beschrijvend karakter van het samengestelde teken en zijn onderdelen mag het BBIE van verzoekster verwachten dat zij een voldoende doorslaggevend en ondubbelzinnig bewijs levert van de inburgering door een intensief en langdurig gebruik als merk.
Het oordeel van de betrokken handelskringen op grond waarvan de merkbekendheid in de betrokken sector zou kunnen worden ingeschat, ontbreekt eveneens.
Het artikel in Nieuwsblad.be over de vergelijkende studie van Test-Aankoop dateert van maart 2008 en dus van na de depotdatum. Het BBIE diende met dit gegeven geen rekening te houden.
Het emailbericht (eveneens daterend van na het depot) geschreven namens Toerisme Vlaanderen laat trouwens alleen toe te besluiten dat verzoekster via haar internetadres enige naambekendheid geniet in het “Belgische online landschap”.
40. Het BBIE heeft in die omstandigheden terecht geoordeeld dat de gegevens die aangereikt werden om de inburgering van het merk op de depotdatum aan te tonen ontoereikend zijn om de uitsluitingsgrond gebaseerd op het beschrijvende karakter van het teken te ontzenuwen.
Het lang en intensief gebruik van het teken als merk op het grondgebied van de Benelux wordt niet afdoende aangetoond.
41. Bij ontstentenis van afdoende bewijs van inburgering, werd de inschrijving van het teken terecht geweigerd.
De vordering van verzoekster moet bijgevolg worden verworpen.
42. De rechtsplegingsvergoeding die toekomt aan verweerster dient te worden begroot op 1.200 euro, nu de vordering niet in geld waardeerbaar is.
OM DEZE REDENEN,
HET HOF,
Beslist na tegenspraak,
Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,
Ontvangt de vordering maar verwerpt ze.
Veroordeelt verzoekster tot betaling van de gedingkosten die worden begroot op 186 euro (rolrecht) voor haarzelf en op 1.200 euro rechtsplegingsvergoeding voor verweerster.
Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de kamer 18 van het Hof van Beroep te Brussel op 06-10-2009
waar aanwezig waren:
- Dhr. P. BLONDEEL kamervoorzitter,
- Mevr. E. HERREGODTS, raadsheer,
- Dhr. E. BODSON raadsheer,
- Mevr. D. VAN IMPE, griffier.
*********
1 Eerste Richtlijn nr. 89/104 EG van 21 december 1988, van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, hierna vermeld als de harmonisatierichtlijn. Deze Richtlijn werd vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008, in werking getreden op 28 november 2008.
2 HvJ 12 februari 2004, C-363/99.
3 Beroepskamer BHIM 13 september 2006, R 631/2006 – 4 http://oami..europa.eu/.
4 Een domeinnaam (of, afgekort, ‘domein’) is een naam in het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem op internet waarmee netwerken, computers, webservers, mailservers en andere toepassingen worden geïdentificeerd. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Domeinnaam laatst geraadpleegd op 19 september 2009. Een domeinnaam is een onderdeel van een URL (Uniform Resource Locator) die het adres van een internetsite of –pagina vormt en bestaat uit een top level domain name (LTD) zoals een landencode (be/eu/nl) of een generieke code (com/net/org) voorafgegaan door een second level demain name (SLD) of organisatiedomein en gescheiden door een punt (.).
5 be-domeinnamen worden uitgegeven door de Belgische Vereniging voor Internetdomeinregistratie (DNS Belgium), welke verantwoordelijk is voor het topleveldomein “be” : zie http://nl.wikipwdia.org/wiki/.be
laatst geraadpleegd op 19 september 2009.
6 Kristof VERDUYCKT, “Interactie tussen domeinnamen en merkenrecht”, Jura Falconis, 2004-2005, nr 4 p. 643-686.
7 Beroepskamer BHIM 13 september 2006, R 631/2006-4, ov http://oami.europa.eu/
8 Gerechtshof den Haag 22 november 2001, ID-NL v. idnl, o.v. 9. Te consulteren via http://www.iept.nl/files/2001/IEPT20011122 Hof Den Haag ID-NL v idnl.pdf
9 HvJ 18 juni 2002, in de zaak Philips/Remington, C-299/99, ov. 58.
IV. De standpunten van de partijen.
13. Voor het hof voert verzoekster ten gronde tegen de weigeringsbeslissing een aantal grieven aan die betrekking hebben op (i) de beperkte toetsingsbevoegdheid van het BBIE op grond van artikel 2.11 lid 1 van het BVIE (ii) het gebrek aan elk onderscheidend vermogen van het teken (iii) het louter beschrijvend karakter van het teken en (iv) het gebrek aan inburgering van het teken bij het in aanmerking komend publiek als merk wordt opgevat.
14. Eerste grief.
Volgens verzoekster houdt artikel 2.11 lid 1 BVIE slechts een beperkte toetsingsbevoegdheid in zodat het BBIE zich bij de weigering van merkaanvragen voorzichtig en terughoudend dient op te stellen. Het BBIE zou er zich toe kunnen beperken om slechts evident ontoelaatbare depots te weigeren.
Het BBIE daarentegen is van oordeel dat het de wettelijke opdracht heeft streng en volledig te zijn bij de door haar uit te voeren preventieve controle. Die controle mag om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur niet marginaal of minimaal zijn. Het BBIE wil vermijden merken in te schrijven die met succes voor de rechter kunnen worden aangevochten. Het BBIE verwijst hierbij naar de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak POSTKANTOOR( ) en met name de volgende rechtsoverwegingen:
“123 Bovendien is het stelsel van de richtlijn gebaseerd op een controle vóór de inschrijving, al regelt zij tevens een controle achteraf. Het onderzoek van met name de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden vindt plaats in het kader van de aanvraag om inschrijving en moet grondig en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven (zie in die zin arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 59).
125 Artikel 3 van de richtlijn maakt geen onderscheid tussen merken die niet kunnen worden ingeschreven en merken die „evident” niet kunnen worden ingeschreven. Bijgevolg mag een bevoegde autoriteit niet overgaan tot inschrijving van merken die vallen onder een van de in dit artikel vermelde gronden voor weigering van inschrijving op grond dat deze merken niet „evident ontoelaatbaar” zouden zijn.
126 Derhalve dient op de zevende vraag te worden geantwoord dat artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van „evident ontoelaatbare” merken wordt geweigerd.”
Verzoekster meent echter een bewijs van een minder strikte houding inzake onderscheidend vermogen te kunnen vinden in een aantal domeinnamen die door het BBIE als merk werden aanvaard (oa. Beneluxmerk 0668371 voor “Hotels.NI;”) ondanks het, haar inziens, manifeste gebrek aan enig onderscheidend vermogen van de specifieke grafische opmaak van deze in oorsprong vergelijkbare woordmerken.
Verzoekster wijst er verder op dat de combinatie “hotels.be” als domeinnaam uniek is. Het teken mag als domeinnaam alleen door verzoekster gebruikt worden en is bijgevolg per definitie niet beschikbaar voor andere marktdeelnemers. Verzoekster leidt hier uit af dat nu de andere marktdeelnemers tengevolge van de registratie van het teken als domeinnaam niet meer vrij zijn om het teken te gebruiken en dus door het depot als merk ook niet meer gehinderd worden door de onbeschikbaarheid van een identiek teken, het motief van het algemeen belang dat eenieder beschrijvende aanduidingen vrij moet kunnen gebruiken bij gevolg niet kan ingeroepen worden om de registratie van de woordcombinatie “hotels.be” te weigeren op grond van het beschrijvend karakter van het teken.
Het BBIE meent dat er geen betekenis toekomt aan het feit van de inschrijving van andere vergelijkbare domeinnamen die beweerdelijk onderscheidend vermogen zouden missen en dat het BBIE op grond hiervan niet verplicht is om het litigieuze teken in te schrijven. Elk depot dient op eigen merites te worden beoordeeld; aldus het BBIE. Tenslotte verwijst het BBIE naar een recente uitspraak van de Beroepskamer van het BHIM waarbij het quasi identieke teken “hotel.de” als beschrijvend wordt beschouwd voor diensten gerelateerd aan hotels( 7 5 4 ). Een gebruik zonder meer volstaat niet. Het moet gaan om een gebruik waardoor het teken een onderscheidingskracht heeft gekregen voor de betrokken waren of diensten die het vroeger niet had (
Het HOF VAN BEROEP TER BUSSEL, 18 KAMER
A.R. Nr. 2008/AR/1946
INZAKE VAN:
De BVBA NIGHTLINK, met zetel te 7903 BLICQUY, Rue du Château 11, ingeschreven onder het KBO NUMMER 875.865.485;
Verzoekster;
vertegenwoordigd door Mr. Joost VERBEEK, advocaat te 1000 BRUSSEL, Congresstraat 37-41;
TEGEN:
DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, met zetel te NEDERLAND, 2591 XR DEN HAAG, Bordewijklaan 15,
verwerende partij,
vertegenwoordigd door Mr. Brigitte DAUWE loco Mr. Ludovic DE GRYSE, advocaat te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25;
I. Over de rechtspleging.
1. Met de inleidende akte wordt het hof geadieerd met toepassing van artikel 2.12. van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.
Het beroep is gericht tegen de beslissing met referentie REG/BNL/CS/W3-1139597 tot defiinitieve weigering van inschrijving van een merkdepot, die bij brief van 15 mei 2008 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) aan verzoekster werd meegedeeld.
2. Het verzoekschrift ‘tot het instellen van een vordering in rechte inzake een bevel tot inschrijving van een merk’ werd op 15 juli 2008 neergelegd op de griffie van het hof.
3. De advocaten van de partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 23 juni 2009.
II. De feiten en het onderwerp van de vordering.
4. Verzoekster baat sinds 1997 een “webbased advertentie- en online reserveringsplatform” uit onder de naam “HOTELS.BE” die in 1998 als domeinnaam werd geregistreerd.
Verzoekster is titularis van een Beneluxmerk voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41 (registratienummer 0663572) zoals hieronder weergegeven.
Verzoekster deponeert vervolgens op 17 juli 2007 bij het BBIE een samengesteld woordteken ‘Hotels.be” met het oog op de inschrijving ervan als merk voor waren en diensten uit de administratieve klassen 16, 35 en 41.
De waren en diensten waarvoor het merk wordt gedeponeerd worden als volgt omschreven voor:
- klasse 16: Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet
begrepen in andere klassen; drukwerken, boeken, dagbladen, magazines en gidsen bevattende informatie over restaurants en horeca; foto’s.;
- klasse 35: Reclame- en marketingadviezen via telecommunicatienetwerken, waaronder Internet; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclame- en artikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal; bemiddeling bij het plaatsen van advertenties op het Internet; handelsinformatie; marktbewerking, -onderzoek en –analyse; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; reproductie van documenten via telecommunicatienetwerktechnieken; diensten van databanken bevattende commerciële en publicitaire informatie, met inbegrip van informatie over restauants en horeca, te consulteren via Internet; verwerking van gegevens voor databanken, te raadplegen via Internet;
- klasse 41: Organisatie van culturele evenementen; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften, alsook van drukwerken die betrekking hebben op de horeca.
Het depot krijgt het nummer 1139597.
5. Het teken is een woordmerk samengesteld uit een combinatie van het woord “Hotels” en de toevoeging van de afkorting “be”, gescheiden door een punt.
6. Bij brief van 5 september 2007 deelt het BBIE aan de merkgemachtigde van verzoekster mee dat de inschrijving van het teken voorlopig wordt geweigerd omwille van volgende reden(en):
“Het teken hotels.be is beschrijvend. Het kan immers dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid van de in de klassen 16, 35 en 41 genoemde waren en diensten. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1 sub b. en c. BVIE. De toevoeging van de internet landcode .be heft het gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken niet op”.
De verwijzing betreft de gevallen van ontstentenis van elk onderscheidend vermogen (2.11.1. b.) en van de omstandigheid dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of de diensten (2.11.1. c.).
7. De merkgelastigde van verzoekster tekent in een schrijven van 30 oktober 2007 bezwaar aan tegen de voorlopige weigering en betwist dat het teken “Hotels.be” beschrijvend zou zijn en geen onderscheidend vermogen zou bezitten.
Na heroverweging bevestigt het BBIE in een schrijven van 22 november 2007 haar oordeel dat het teken beschrijvend is, elk onderscheidend vermogen mist en dat er geen sprake is van inburgering.
De merkgemachtigde van verzoekster maakt op 5 maart 2008 bijkomende stukken over aan het BBIE om de “inburgering” van het teken aan te tonen.
Bij schrijven van 25 april 2008 deelt het BBIE aan de merkgemachtigde van verzoekster mee dat het ook na inoverwegingneming van de bijkomend ingediende stukken van oordeel blijft dat het teken beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. Het BBIE geeft ook aan dat er geen sprake kan zijn van inburgering van het teken.
Het BBIE verduidelijkt in dit schrijven dat om inburgering te bewijzen, aangetoond moet worden dat het teken, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, door het in aanmerking komend publiek inmiddels als merk wordt opgevat. Als mogelijk bewijsmateriaal komt in aanmerking:
. het marktaandeel van het merk,
. de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik,
. de omvang van gemaakte reclamekosten.
. het percentage van betrokken kringen die de waren op basis van het teken identificeren als afkomstig van de bepaalde onderneming.
. evenals verklaringen van kamers van koophandel of industrie of van beroepsverenigingen.
Verder preciseert het BBIE in dit verband dat:
“Het door u ingediende materiaal is onzes inziens ontoereikend om de aangevraagde tekens op basis van inburgering te aanvaarden.
Hoewel u nu wel verwijst naar bezoekersaantallen voor beide websites van voor depotdatum, is dit op zich onvoldoende om vast te stellen dat er sprake is van inburgering. Immers wordt geen referentie gemaakt aan bijvoorbeeld het marktaandeel dat dit vertegenwoordigt.
Het feit dat in een krantenartikel over websites voor het boeken van hotelkamers naar de website van uw cliënte (hotels.be) wordt verwezen, uw cliënte een advertentieovereenkomst heeft afgesloten met Google voor wat betreft de website hotels.be en publiciteit heeft gemaakt in enkele gidsen (in combinatie met een beeldelement bovendien) toont niet aan dat het in aanmerking komend publiek het teken als merk is gaan beschouwen en niet louter als een URL van een website waarop men (…) hotels (…) in België kan terugvinden. De uitspraak van mevrouw Dens dat Hotels.be “van betekenis is in het Belgische online landschap” verwijst wederom louter naar de website en toont niet aan dat er sprake is van inburgering en dus van een merk”.
8. Bij schrijven van 15 mei 2008 laat het BBIE aan de merkgemachtigde van verzoekster weten dat de bezwaren tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven en dat de inschrijving van het teken als merk definitief wordt geweigerd.
9. De inleidende akte wijst alleen de brief van 15 mei 2008 aan als bestreden akte.
De brief van 15 mei 2008 bevat echter geen enkele inhoudelijke motivering voor de weigering, maar verwijst naar bovenvermelde correspondentie betreffende de voorlopige beslissing tot weigering van 5 september 2007 waarin het niet onderscheidend vermogen en beschrijvend karakter van het teken worden toegelicht. Dit schrijven wordt aangevuld door het schrijven van 25 april 2008 dat het niet-aanvaarden van de inburgering motiveert. Al deze brieven vormen als beslissing dan ook één geheel.
Het verzoekschrift strekt er toe de BOIE te bevelen over te gaan tot de inschrijving van het woordmerk “Hotels.be” in het Benelux-Merkenregister.
III. Relevante rechtsregels en hun interpretatie.
10. Artikel 2.11 lid 1 BVIE bepaalt op welk absolute gronden het BBIE een merkaanvraag weigert:
“Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:
a. (…);
b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;
c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d. (…);
e. (…)”.
11. Het BVIE bevat geen uitdrukkelijke bepalingen in verband met het verkrijgen van onderscheidend vermogen door inburgering. De praktijk van het BBIE inzake inburgering is terug te vinden in de Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden (de ‘Weigeringsrichtlijnen”);
“10.1) Indien een teken op zich geen onderscheidend vermogen heeft, kan het dit verkrijgen door gebruik, het proces van inburgering. Om inburgering te bewijzen moet worden aangetoond dat het teken, als gevolg van het gebruik dat er van is gemaakt, inmiddels door het in aanmerking komend publiek als merk ter onderscheiding van de waren of diensten van deposant wordt opgevat, Het is aan deposant of diens gemachtigde om dit aan te tonen. Daartoe kunnen stukken worden overgelegd met betrekking tot onder andere het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar of dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Eventueel kan worden besloten een opinieonderzoek in te dienen (HvJEG, CHIEMSEE). Het Benelux-Gerechtshof (hierna: BenGH) heeft bepaald dat een oorspronkelijk niet onderscheidend teken alleen kan worden ingeschreven wanneer inburgering vóór de datum van depot wordt aangetoond (BenGH, BIOMILD 1).
10.2) Het BBIE merkt op dat het enkele bewijs dat een teken werd gebruikt, niet voldoende is om inburgering aan te tonen. De toets is immers of het teken als gevolg van het gebruik inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt opgevat als merk, dat wil zeggen een teken ter identificatie van de waren of diensten als afkomstig van één bepaalde onderneming. Dit kan enkel worden beoordeeld aan de hand van gegevens die betrekking hebben op de markt voor de betrokken waren of diensten als geheel, en de positie van het gedeponeerde teken binnen dat geheel. De omstandigheden waaronder die voorwaarde voor verkrijging van onderscheidend vermogen wordt vervuld, kunnen overigens niet uitsluitend op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld.
10.3) De Benelux is in merkenrechtelijk opzicht één ondeelbaar territorium. Dit brengt met zich mee dat een teken alleen een geldig merk kan zijn, wanneer het dat in de gehele Benelux is, Inburgering zal dus altijd in de gehele Benelux moeten worden aangetoond, of in elk geval daar waar het teken ab initio onderscheidend vermogen miste (HvJEG, EUROPOLIS). (…)”(onderlijning door het hof).
12. Het nationale recht, inbegrepen de regels opgenomen in het BVIE, moet geïnterpreteerd en toegepast worden conform de tekst en de bedoeling van de overeenstemmende europeesrechtelijke bepalingen en de relevante rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. Het betreft hier met name artikel 3 § 1 b) en c) van de Harmonisatierichtlijn( 1 6 3 ).
Enkel indien de presentatie van het teken het intrinsieke vermogen heeft de herkomst van de waren of diensten van verzoekster in hoofde van het relevante publiek te onderscheiden van de waren en diensten van andere aanbieders kan het als merk beschermd worden.
In geval van een als domeinnaam geregistreerd en gebruikt teken zal de totaalindruk van het teken van die aard moeten zijn dat een belangrijk deel van het relevante publiek het niet louter beschouwt als een indicatie van een URL of adres waar de website van verzoekster op het internet kan gevonden worden maar als een indicator van de specifieke herkomst van de waren en diensten waarvoor het merk werd gedeponeerd.
30. De perceptie van het relevante publiek.
De waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt gevorderd, blijken naast het professioneel publiek van hoteluitbaters ook bestemd voor de doorsnee verbruiker, die via Internet op zoek gaat naar informatie over hotels in België met het oog op het boeken van een hotelkamer, eventueel via internet.
Verzoekster betoogt dat het primaire publiek bestaat uit professionals (hoteliers) die het teken opvatten als een aanduiding van de herkomst van de waren en diensten van verzoekster (stuk 3). Het betreft haar inziens immers in de eerste plaats een advertentieplatform (product) voor hoteluitbaters en slechts secondair een reserveringsplatform voor de consument-internaut (dienst). De argumentatie van verzoekster komt er op neer dat het teken in elk geval in de perceptie van een deel van het relevante publiek een merk is dat functioneert als aanduiding van de herkomst van de waren van verzoekster.
Het BBIE is daarentegen van oordeel dat bij de beoordeling van het teken in de eerste plaats moet rekening gehouden worden met de consument die via internet op zoek gaat naar informatie over hotels of die een hotelkamer wenst te boeken via internet.
De aanwezigheid van een gespecialiseerd deelpubliek van hoteliers neemt niet weg dat het relevante publiek dat dan in aanmerking moet worden genomen bij de inschatting van de perceptie van het merk bestaat op zijn ruimst uit alle personen die met de aangeboden diensten in contact kunnen komen.
Naar vaste rechtspraak wordt als hypothese aangenomen dat het desbetreffend gemiddelde publiek normaal geïnformeerd is en zich redelijk, omzichtig en oplettend gedraagt.
31. Vooreerst dient overwogen dat de totaalindruk van het teken bij het relevante publiek zonder twijfel in eerste instantie de perceptie oproept van een Belgische domeinnaam die gebruikt wordt voor een website met als thema informatie en diensten met betrekking tot hotels in België.
Het onderdeel “hotels” zonder de toevoeging “be” is op zichzelf een woord dat zeer gewoon is in het gangbare taalgebruik van de gemiddelde consument. Het heeft niet het intrinsiek vermogen de waren en diensten van verzoekster te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
Bovendien is het louter beschrijvend ten aanzien van de betrokken waren en diensten waaronder een dienst die de mogelijkheid biedt een hotelkamer te vinden en eventueel te boeken.
Het onderdeel “be” voegt geen extra mogelijkheid tot identificatie van herkomst toe aan het louter beschrijvende onderdeel “hotels”. Evenmin als de toevoeging “NV” of “BVBA” of het lidwoord “de”, heeft de afkorting (TLD) “be” een intrinsieke onderscheidende waarde voor de herkomst van waren of diensten. Hetzelfde geldt voor het punt “. “ dat beide onderdelen scheidt. Het onderdeel ‘be” wordt algemeen gebruikt en door de doorsnee consument onmiddellijk herkend als de geografische extensie of TLD van een Belgische domeinnaam als onderdeel van een internetadres en is dus eveneens op zichzelf beschrijvend. Het versterkt en concretiseert zelfs dat beschrijvend onderdeel( 9 ).
Omdat een internet landencode op zich genomen geen herkomstindicator is (tenzij mogelijks geografisch) ten aanzien van waren of diensten zal een domeinnaam die ook als merk functioneert in de regel nog als merk herkend worden ook zonder de TDL of met een gewijzigde TDL. Dit is in casu niet het geval.
Beide onderdelen zijn dus louter beschrijvend en hun samenvoeging is dat eveneens. De combinatie van beide elementen is immers beschrijvend voor onder meer diensten die via internet verleend worden met het oog op het vinden en boeken door consumenten van een hotelkamer met name via een website die deze domeinnaam als URL gebruikt.
De samenvoeging van de twee bestanddelen gescheiden door een punt biedt ook niets ongewoons wat aan de combinatie een aspect zou bezorgen dat kan beschouwd worden als een merkbaar surplus ten opzichte van de twee samenstellende delen van het teken (zoals bijvoorbeeld in bepaalde omstandigheden een ongebruikelijk of fictieve TLD).
Het BBIE betoogt verder nog dat de consumenten het teken voornamelijk zouden intypen op hun zoekmachine om via internet algemene informatie over hotels in België te vinden.
Het is echter weinig aannemelijk dat consumenten het volledige teken “Hotels.be” spontaan als URL (www.hotels.be) of als zoekwoord zullen intypen in hun webbrowser (in plaats van bvb. de combinatie “België” en ‘hotels”) als zij enkel op zoek zijn naar algemene informatie over hotels in België en niet naar de website van verzoekster.
Het onderscheidend vermogen van het teken als onmiddellijk herkenbare domeinnaam situeert zich in eerste instantie ten aanzien van de website van verzoekster.
32. De betrokken waren en diensten.
Nu het teken ’Hotels.be’ gedeponeerd werd onder meer in klasse 35 voor ‘diensten van databanken bevattende commerciële en publicitaire informatie, met inbegrip van informatie over restaurants en horeca te consulteren via internet’ en het uitsluitend bestaat uit woorden die in de gewone omgangstaal in de handel kunnen dienen om de aard en/of kenmerken van de genoemde diensten aan te geven, is het beschrijvend in de zin van artikel 2.11 2. c. van het BVIE.
De desbetreffende absolute weigeringsgrond verzet er zich in beginsel dan ook tegen dat het teken als merk wordt ingeschreven gegeven dat de deposant niet gevraagd geeft om eventueel de aanvraag toe te kennen voor slechts een deel van de betrokken waren of diensten.
33. Inburgering.
Verzoekster betoogt tenslotte dat het aan het depot voorafgaande gebruik van het teken afbreuk doet aan de voormelde grond tot uitsluiting van het merk, waaruit ze afleidt dat het niettemin alsnog voor inschrijving moet worden aanvaard. De inburgering van het teken blijkt volgens haar uit gegevens die blijkens de inventaris van haar bewijsstukken betrekking hebben op de periode van maart 2005 tot maart 2008.
Of een bepaald gebruik van een domeinnaam als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten (als merk) moet worden aangemerkt, is afhankelijk van de opvatting van het publiek daaromtrent, welke opvatting door de wijze van gebruik door de domeinnaamhouder mede kan worden beïnvloed( ).
Soms is in het SLD gedeelte van een domeinnaam daarenboven de persoon of het bedrijf te herkennen die een gerelateerde internetpagina publiceert. In onderhavig geval is in de SLD enkel het thema van de website van verzoekster te herkennen.
Verzoekster wijst er verder op dat zij “Hotels.be” ook gebruikt als handelsnaam van haar onderneming (stuk 3, 6 en 7 van verzoekster).
Het teken waarvoor merkbescherming door verzoekster gevraagd wordt betreft dus een samengesteld teken waarvan het intrinsiek onderscheidende vermogen moet beoordeeld worden op basis van de totaalindruk die het laat voor de aangegeven diensten.
De stelling van verzoekster dat een teken dat geregistreerd is al domeinnaam uit zijn aard uniek is en enkel door de houder van de registratie kan gebruikt worden leidt er evenwel niet toe dat dit teken noodzakelijk onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 2.11 lid 1 b).
Een als een domeinnaam geregistreerd en gebruikt teken is niets meer of minder dan een teken ter onderscheiding van een bepaald internet domein ten opzichte van een ander domein en een internet domein is geen waar, noch een dienst. Uiteraard kan een teken dat als domeinnaam wordt geregistreerd, in sommige gevallen zo worden gebruikt dat het publiek het zal opvatten als een gebruik als merk en dit is wellicht waar vele domeinnaamhouders naar streven. Maar de perceptie van het publiek wordt niet gecreëerd door het louter bestaan van een domeinnaam, wel door een bepaald gebruik van het teken dat ook als domeinnaam werd geregistreerd ( ) voor een website die zijn basis in België heeft. Deze samenvoeging van beide bestanddelen (in technische termen een TLD voorafgegaan door een SLD) gescheiden door een punt heeft in het gewone taalgebruik geen andere betekenis dan die van een Belgische domeinnaam(