Uitspraak : 4 juni 1998
Rekestnr.: 97/823
Het GERECHTSHOF te 's-GRAVENHAGE, Kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:
LIBERTEL GROEP BV,
gevestigd te Maastricht,
verzoekster, procureur: mr PJ.M. von Schmidt auf Altenhadt,
advocaat: mr DJ.G. Visser (Amsterdam),
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur: mr C.J.J.C. van Nispen.
De procedure
Bij verzoekschrift dat op 6 november 1997 ter griffie van het hof is ingekomen, heeft verzoekster, hierna te noemen: Libertel, het hof verzocht verweerder, hierna te noemen: het Bureau, te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot van het merk bestaande uit de kleur oranje, welk depot is verricht op 27 augustus 1996 onder nummer 877515.
Het Bureau heeft bij verweerschrift, dat op 26 november 1997 ter griffie van het hof is ingekomen, verzocht het verzoek af te wijzen, met veroordeling van Libertel in de proceskosten.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 6 april 1998. De advocaat van Libertel en de procureur van het Bureau hebben de standpunten van partijen toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen. Beide partijen hebben een beroep gedaan op producties.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit het verzoekschrift en de ten processe overgelegde bescheiden blijkt het volgende:
a. Libertel heeft op 27 augustus 1996 bij het Bureau de kleur oranje als teken gedeponeerd onder nummer 877515 voor waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie in de klassen 9, 35, 36, 37 en 38.
b. Het Bureau heeft bij brief van 21 februari 1997 aan de merkengemachtigde van Libertel laten weten de inschrijving van het depot 877515 voorlopig te weigeren. Als reden heeft het Bureau opgegeven:
Het teken bestaat enkel uit de kleur oranje en mist ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, tenzij er sprake is van inburgering door gebruik.
c. Namens Libertel is bij brief van 15 augustus 1997 bezwaar aangetekend tegen deze voorlopige weigering.
d. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien de voorlopige weigering te herzien. Bij brief van 10 september 1997 heeft het Bureau de merkengemachtigde van Libertel in kennis gesteld van zijn beslissing inhoudende de definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
3. Libertel heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het Bureau te bevelen tot inschrijving over te gaan.
Libertel stelt zich op het standpunt dat de inschrijving van een depot, bestaande uit een enkele kleur die in geen enkel opzicht beschrijvend of misleidend is en ook niet gebruikelijk is in de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel voor een bepaalde soort van waren of diensten, niet behoort te worden geweigerd wegens gemis aan onderscheidend vermogen.
Subsidiair stelt Libertel zich op het standpunt dat van inburgering sprake is. Als peildatum heeft haars inziens niet de datum van het depot te gelden; ook feiten van na de depotdatum dienen te worden meegewogen. Zij is overigens van mening dat het gedeponeerde teken op de datum van het depot reeds als merk was ingeburgerd.
4. Het Bureau bestrijdt de standpunten van Libertel.
5. De zeer summier omschreven reden die het Bureau voor zijn weigering heeft opgegeven, lijkt een algemene strekking te hebben: omdat het teken uit de kleur oranje bestaat, mist het volgens het Bureau ieder onderscheidend vermogen tenzij sprake is van inburgering door gebruik. Uit de opgegeven reden blijkt niet dat bij de weigering een rol heeft gespeeld de relatie tussen het gedeponeerde teken enerzijds en de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd, anderzijds. De door het Bureau gegeven reden wekt de indruk dat volgens het Bureau de kleur oranje geen onderscheidend vermogen heeft ongeacht de waren of diensten waarvoor de kleur oranje ais merk is gedeponeerd. Die indruk blijkt onjuist. Ter zitting heeft mr van Nispen het standpunt van het Bureau als volgt toegelicht (pleitnota onder 14):
Ook gaat het BMB (het Bureau, hof) ervan uit dat aan de enkele kleur op zichzelf ook anders dan op grond van inburgering bescherming als merk kan toekomen. Dit laatste doet zich met name voor als voor een specifieke waarsoort een maatschappelijk ongebruikelijke kleur wordt gedeponeerd. Zo is de waar keukenzout van nature grijs en in de handel wit; wie voor de waar (wel te onderscheiden van de verpakking) keukenzout de kleur rood deponeert, deponeert een ab initio onderscheidend teken. Hetzelfde geldt voor paars voor kaas.
6. Het hof is van oordeel dat de vraag of een teken onderscheidend vermogen heeft, steeds moet worden beantwoord in verband met de waren of diensten waarvoor het teken gedeponeerd is. Het hof gaat ervan uit dat de weigering door het Bureau zich in de onderhavige taak niet in abstracto heeft voltrokken maar in relatie tot de door Libertel aangegeven waren en diensten.
Kleurmerken in het algemeen
7. Het zojuist overwogene neemt overigens niet weg dat over het onderscheidend vermogen van kleuren op zich zelf, dat wil zeggen los van de waren en diensten waarvoor de kleur als merk is gedeponeerd, het een en ander overwogen kan worden dat als achtergrond kan dienen voor de beoordeling van de in deze procedure te beantwoorden vraag of de kleur oranje voor de waren en diensten van Libertel elk onderscheidend vermogen mist.
8. Kleuren als zodanig zijn noch in de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 (89/104) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, noch in de BMW uitgesloten als merk. Evenmin bestaat een bepaling volgens welke kleuren geacht moeten worden ieder onderscheidend vermogen te missen.
9. Het is van algemene bekendheid dat kleuren er in belangrijke mate toe bijdragen dat waren en diensten uit elkaar kunnen worden gehouden.
Kleuren zijn blikvangers. Kleuren helpen om in een supermarkt en in een winkelstraat temidden van de overvloed aan waren en diensten een selectie maken.
Daarnaast blijken kleuren in de praktijk geschikt om bepaalde hoedanigheden en bestemmingen van - met name - waren aan te geven. Kleuren kunnen een boodschap overbrengen. Te denken valt aan: de kleuren rood en blauw voor de verpakkingen van chocola; blauw voor de verpakking van shag.
Bekend is verder dat de verschillende kleuren verschillende gedachtenassociaties of gevoelens opwekken waarop in de reclame voor waren en diensten wordt ingespeeld. De kleur zwart bijvoorbeeld heeft een andere uitwerking dan de kleur geel.
10. Daarmee is niet gezegd dat kleuren op zich zelf in het algemeen erg geschikt zijn om daarmee waren en diensten te onderscheiden van andere waren en diensten en de herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren. Een "handicap" voor kleuren als merk is dat kleuren op zich zelf bijkomende identificerende kenmerken missen. Mede in verband met het onder 9 overwogene zijn kleuren als zodanig daarom weinig geëigend als merk; kleuren als zodanig zijn daarvoor te "algemeen", te weinig specifiek. In de praktijk blijken kleuren een - dikwijls belangrijk en soms ook overheersend - element van een woord- en/of beeldmerk. Kleuren blijken heel geschikt om bij te dragen aan het onderscheidend vermogen van tekens.
Het zojuist overwogene staat los van de vraag naar de wenselijkheid van de aanvaarding van kleurmerken. In dit verband is van belang dat het aantal kleuren van het spectrum beperkt is. Bovendien zijn bepaalde kleuren vanwege de onder 9 genoemde gedachtenassociaties in bepaalde contexten minder geschikt, waardoor het aantal beschikbare kleuren nog beperkter is. Men dient zich te realiseren dat de acceptatie van kleuren als merk tot gevolg heeft dat concurrenten van de houders van kleurmerken in beginsel voor "eeuwig" gehinderd kunnen worden in het gebruik van bepaalde, aantrekkelijke kleuren voor of in verband met hun waren en diensten. Voor de goede orde merkt het hof op dat niet de wenselijkheid ter discussie staat maar het onderscheidend vermogen.
11. Het hierboven overwogene noopt op voorhand tot een kritische benadering van depots van kleuren. Daarvoor zal nog meer aanleiding zijn als een kleur wordt gedeponeerd niet voor een specifieke waar of warengroep maar voor een grote reeks van waren en diensten.
Het depot van de kleur oranje voor de waren en diensten van Libertel
12. Libertel heeft de kleur oranje gedeponeerd voor met name een grote reeks van diensten. Dit betekent dat het merk vooral zal kunnen worden gebruikt in drukwerk en allerlei reclame-uitingen. Libertel heeft de kleur oranje ook gedeponeerd voor de globaal aangeduide, weinig specifieke categorie "telecommunicatie-apparatuur, waaronder ook mobiele telecommunicatiemiddelen alle met hun delen, onderdelen en toebehoren voor zover in deze klasse (klasse 9) begrepen".
13. Over de kleur oranje valt allereerst op te merken dat deze in Nederland in het algemeen als de nationale kleur wordt beschouwd. Voorts is oranje een kleur die bijzonder geschikt is om in drukwerk en andere visuele uitingen accenten te geven. Het is van algemene bekendheid, en het blijkt uit productie 4 van het Bureau, dat de kleur oranje veelvuldig wordt gebruikt, ook in verband met diensten die verwant zijn aan de waren en diensten van Libertel zoals; tele-diensten, informatie-technologie, computers, internet, automatisering en mobiel telefoneren. Voorts blijkt uit de door het Bureau overgelegde producties dat de kleur oranje (al dan niet in verscheidene schakeringen) vóór 1 januari 1996 door 21 deposanten als merk is gedeponeerd voor een grote reeks van waren, verpakkingsmaterialen en diensten.
14. Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat de kleur oranje voor de waren en diensten waarvoor door Libertel de kleur oranje als merk is gedeponeerd, ieder onderscheidend vermogen mist. Dit geldt ook indien de kleur oranje zou worden beperkt tot een bepaalde tint oranje. Terecht heeft het Bureau zich op het standpunt gesteld dat het pas tot inschrijving overgaat indien Libertel inburgering aannemelijk maakt.
Inburgering
15. Wat het tijdstip betreft waarop inburgering aannemelijk dient te zijn, overweegt het hof het volgende.
De regeling van het beroep op de rechter na weigering van de inschrijving van een merk in artikel 6ter BMW is niet erg gedetailleerd. Ook het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen is summier. Het zegt onder meer:
Het nieuwe artikel 6ter voorziet in een verzoekschriftprocedure bij de drie aldaar genoemde beroepsinstanties in de Benelux teneinde een oordeel van de rechter te verkrijgen over beslissingen van het Benelux Merkenbureau, waarbij geweigerd is een merk in te schrijven.
Gelet hierop is het hof van oordeel dat het slechts heeft te onderzoeken of het Bureau terecht geweigerd heeft het merk in te schrijven. Daarbij past dat de situatie ten tijde van het depot bepalend is aangezien dit tijdstip, gelet op het bepaalde in artikel 6bis, voor het Bureau bepalend is. Steun voor deze opvatting ontleent het hof aan artikel 3 lid 3 van de hierboven genoemde Eerste Richtlijn, inhoudende:
Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk. als gevolg van het gebruik dat ervan gemaakt is, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De Lid-Staten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.
Vastgesteld moet worden dat door de Benelux-wetgever in de BMW geen gebruik is gemaakt van de door de Richtlijn geboden mogelijkheid om te bepalen dat een merk niet wordt geweigerd indien het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen na de aanvrage om inschrijving. De keuze van de Benelux-wetgever om geen gebruik te maken van de in de slotzin van het zojuist geciteerde lid 3 van artikel 3 van de Richtlijn het voordeel heeft dat procedures als de onderhavige niet gecompliceerd en vertraagd worden door het debat over feitelijke ontwikkelingen na het depot en door verzoeken om aanhouding van de behandeling van het verzoekschrift teneinde nieuwe feitelijkheden te creëren. Voorts wordt voorkomen dat de belangen van derden geschaad kunnen worden als gevolg van de "terugwerkende kracht" van de inschrijving tot aan het depot. Zou immers een bevel tot inschrijving worden uitgesproken omdat een merk na het depot onderscheidend vermogen heef verkregen, dan wordt het merkrecht geacht te hebben bestaan vanaf het tijdstip van depot. Voortzetting van het gebruik van het teken door derden welk gebruik is aangevangen na het merkdepot en vóór de inburgering, zou wellicht op vordering van de merkhouder verboden kunnen worden.
Uit het vorenoverwogene vloeit voort dat geen plaats is voor een bevel tot inschrijving op de grond dat een gedeponeerd teken na het depot door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen.
16. Aan de orde is thans de vraag of op het tijdstip van depot van inburgering sprake is.
Hierboven is overwogen dat een kleur als zodanig weinig geëigend is als merk. Voorts is overwogen dat dit in sterke mate geldt voor de kleur oranje. Tenslotte is overwogen dat de kleur oranje feitelijk veelvuldig wordt gebruikt, ook in verband met waren en diensten die verwant zijn aan die waarvoor Libertel oranje als merk heeft gedeponeerd. Dit alles in aanmerking genomen is het hof van oordeel dat voor inburgering tenminste vereist is een langdurig gebruik waarbij het hof niet denkt aan maanden, maar aan jaren. Daarvan is in casu geen sprake. Uit de door Libertel overgelegde stukken blijkt dat het gebruik van de kleur oranje door Libertel voorafgaande aan het depot, ongeveer een jaar heeft geduurd. Steeds werd daarbij ook - op een enkele uitzondering na - het teken Libertel gebruikt. Uit die stukken blijkt voorts niet dat de kleur oranje is gebruikt voor specifieke waren en diensten. De kleur oranje lijkt vooral te zijn gebruikt ter onderscheiding van de onderneming Libertel. Gelet op een en ander is inburgering als merk van de kleur oranje als zodanig niet aannemelijk.
Het spreekt overigens voor zich dat het hof niet kan ingaan op de wens van Libertel precies de tijd aan te geven die nodig is voor inburgering. De tijd alleen is namelijk niet het enige criterium. Inburgering hangt behalve van tijd ook nog van andere omstandigheden af, waaronder de gedragingen van anderen.
Tenslotte merkt het hof op dat de omvang van de uitgaven voor reclame op zich zelf onvoldoende zegt over de inburgering van de kleur oranje voor de bewuste waren en diensten. Net zo min kan op grond van de in de voorbereiding van een examen gestoken tijd worden uitgemaakt dat het examen is behaald. Nu in de reclame-uitingen steeds het teken Libertel is gebruikt, kan men trouwens niet zeggen dat de uitgaven zijn gedaan om de kleur oranje als merk te doen inburgeren.
17. De conclusie moet zijn dat het verzoek van Libertel zal moeten worden afgewezen. Wat de kosten betreft ziet het hof geen aanleiding van de tot dusverre gevolgde lijn af te wijken. Die lijn is dat, wat de procedure als geheel betreft, de bepalingen van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering inzake de verzoekschriftenprocedure naar analogie worden toegepast. Artikel 429k van genoemd wetboek geeft de rechter de mogelijkheid een kostenveroordeling uit te spreken. De onderhavige procedure vertoont zoveel overeenkomst met een contentieuze procedure dat er aanleiding bestaat Libertel als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten te veroordelen.
Beslissing
Het hof wijst het verzoek af en veroordeelt verzoekster in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau begroot op een bedrag van f 3.840,-.
Deze beschikking is gegeven door mrs Brinkhof, Fasseur-van Santen en Van den Ende-Wiefkers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 juni 1998, in tegenwoordigheid van de griffier.