Datum
Instantie
BGH (concl. A-G) Merk
POSTKANTOOR Depotnummer
Deposant
KPN Nederland Tekst
Zaak A 99/1
KPN Nederland tegen Benelux-Merkenbureau
Uitspraak: 9 juli 2004
Zaak A 99/1
BENELUX GERECHTSHOF
KPN Nederland
tegen
Benelux-Merkenbureau
Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 99/1/15)
1. In deze zaak heeft het Benelux-Gerechtshof op 29 november 2001 arrest gewezen (Jur. 2001, blz. 2). Wat de feiten betreft, wat het verloop van het geding betreft, en wat de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij zijn beschikking van 3 juni 1999 (zaak 98/210) aan het Benelux-Gerechtshof en aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gestelde vragen van uitleg betreft, zij verwezen naar respectievelijk r.o. 2, r.o. 4 tot en met 7, en r.o. 3 van dat arrest.
2. Het Benelux-Gerechtshof heeft bij genoemd arrest de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage onder I.a, II en III gestelde vragen beantwoord en verder iedere beslissing aangehouden totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan naar aanleiding van de aan hem door het Gerechtshof te 's-Gravenhage gestelde vragen van uitleg.
3. Bij arrest van 12 februari 2004 (zaak C-363/99) heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de aan hem door het Gerechtshof te 's-Gravenhage voorgelegde vragen IV.a, V, VI, IX.a, X.a, X.b, XI, XII.a, XIII.a en XVI beantwoord. Het is derhalve thans aan het Benelux-Gerechtshof om de resterende aan hem gestelde vragen IV.b, V, VI, VII, IX.b, X.c, XII.b, XIII.b, XIV en XV te beantwoorden.
Bespreking van de vragen IV.b, V en VI
4. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in antwoord op vraag IV.a voor recht verklaard dat art. 3 van Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1989 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PbEG 1989 L 40/1, hierna: de Richtlijn, aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden. Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale wetgeving.
5. Met de vragen IV.b, V, en VI wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage van het Benelux-Gerechtshof te vernemen of - kort gezegd - deze uitleg wordt toegelaten door de Eenvormige Beneluxwet op de merken, hierna: BMW, bij de beoordeling door het Benelux-Merkenbureau in de toetsingsprocedure als bedoeld in art. 6bis en bij de beoordeling door de rechter in de procedure als bedoeld in art. 6ter.
6. In zijn arrest van 26 juni 2000, zaak A98/2, Campina Melkunie/Benelux-Merkenbureau ("Biomild"), Jur. 2000, blz. 25, heeft het Benelux-Gerechtshof de richtlijnconforme uitleg van art. 6bis, lid 1 (sub a), BMW aanvaard. Er is geen reden om ten aanzien van de andere bepalingen van art. 6bis en ten aanzien van de bepalingen van art. 6ter deze uitleg niet te aanvaarden. De vragen IV.b, V, en VI dienen naar mijn mening dan ook in bevestigende zin te worden beantwoord.
7. In het voormelde "Biomild"-arrest heeft het Benelux-Gerechtshof zich overigens reeds uitgesproken over deze vragen. In r.o. 39 van dat arrest verklaarde het Benelux-Gerechtshof immers voor recht dat bij de in art. 6bis, lid 1, BMW bedoelde oordelen van het Benelux-Merkenbureau en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het door het Benelux-Merkenbureau gegeven oordeel in een procedure ingevolge art. 6ter BMW, het Benelux-Merkenbureau en de rechter zich niet uitsluitend dienen te baseren op het teken zoals het is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar rekening dienen te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden.
Bespreking van vraag VII
8. Vraag VII stelt aan de orde of het Benelux-Merkenbureau en de rechter uitsluitend rekening dienen te houden met relevante feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van depot hebben voorgedaan, of dat zij hun oordeel ook mogen baseren op feiten en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan.
9. Een beslissing op dit punt kan niet geacht worden noodzakelijk te zijn om door het Gerechtshof te 's-Gravenhage vonnis te wijzen, nu niet blijkt dat een beroep is gedaan op feiten of omstandigheden die zich hebben voorgedaan na het depot van het teken POSTKANTOOR door KPN. Er doet zich derhalve niet het geval voor als bedoeld in art. 6, lid 1, van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof, zodat vraag VII geen beantwoording behoeft.
10. Terzijde zij erop gewezen dat het Benelux-Gerechtshof in zijn eerdervermelde "Biomild"-arrest deze vraag - met betrekking tot art. 6ter BMW - reeds heeft beantwoord (r.o. 22-25 en 40).
Bespreking van vraag VIII
11. Vraag VIII stelt aan de orde of de rechter een door het Benelux-Merkenbureau eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond in de beoordeling van het in art. 6ter BMW bedoelde verzoek moet of mag betrekken.
12. De rechter die op de voet van art. 6ter BMW wordt verzocht om alsnog inschrijving van het depot te bevelen, heeft te toetsen of het Benelux-Merkenbureau terecht heeft geweigerd een depot in te schrijven. Daarin ligt het antwoord op vraag VIII besloten: ook een door het Benelux-Merkenbureau eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond zal de rechter in zijn oordeel moeten betrekken, omdat, indien de nieuwe weigeringsgrond opgaat, de rechter tot het oordeel moet komen dat de inschrijving terecht is geweigerd en de rechter niet gehouden kan zijn de inschrijving te bevelen van een teken dat niet als een rechtmatig merk kan worden beschouwd. Vraag VIII dient derhalve naar mijn mening in bevestigende zin te worden beantwoord.
Bespreking van de vragen IX.b en X.c
13. In antwoord op vraag IX.a respectievelijk op vragen X.a en X.b heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen het volgende voor recht verklaard:
"Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.
Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van die waren of diensten.
Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van de bepaling.
Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn."
14. Met de vragen IX.b en X.c wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage van het Benelux-Gerechtshof te vernemen of deze uitleg van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt toegelaten door art. 6bis, lid 1, BMW.
15. Aandacht verdient dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage vraag X heeft toegespitst op art. 2 van de Richtlijn. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft de vraag opnieuw geformuleerd en bijgebogen naar art. 3, lid 1, van de Richtlijn (zie r.o. 87). Het ligt voor de hand dit voetspoor te volgen en vraag X.c te betrekken op art. 3, lid 1, van de Richtlijn.
16. Voorts verdient aandacht dat art. 6bis, lid 1, BMW met ingang van 1 januari 2004 is gewijzigd door art. I.F van het Protocol van 11 december 2001 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken. De bepaling is thans beter afgestemd op art. 3, lid 1, van de Richtlijn. In het onderhavige geval is evenwel aan de orde de uitleg van art. 6bis BMW zoals deze bepaling luidde vanaf haar inwerkingtreding op 1 januari 1996 tot 1 januari 2004.
17. Ten aanzien van (het oude) art. 6bis, lid 1, BMW heeft het Benelux-Gerechtshof in het eerdervermelde "Biomild"-arrest overwogen dat deze bepaling overeenstemt met art. 3, lid 1, van de Richtlijn (r.o. 19 en 26-28). Daarmee ligt aanvaarding van de richtlijnconforme uitleg van art. 6bis, lid 1, BMW vast. Dit betekent dat de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aan art. 3, lid 1, van de Richtlijn gegeven uitleg ook heeft te gelden bij de uitleg van art. 6bis, lid 1, BMW. De vragen IX.b en X.c dienen derhalve naar mijn mening in bevestigende zin te worden beantwoord.
18. In verband met vraag IX merk ik nog op dat hiermee de in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 19 januari 1981, zaak A80/3, Ferrero/Ritter ("Kinder"), Jur. 1980-1981, blz. 69 e.v. (zie ook BenGH 5 oktober 1982, zaak A81/4, Wrigley/Benzon ("Juicy Fruit"), Jur. 1981/1982, blz. 20 e.v.) ontwikkelde leer betreffende 'uitsluitend' beschrijvende en verwijzende tekens, wordt verlaten. De leer dat het merk als rechtmatig kan worden beschouwd indien een teken niet 'uitsluitend' beschrijvend, doch alleen maar verwijzend is - welke leer op zichzelf overigens niet in strijd is met art. 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom - wordt immers niet toegelaten door art. 3, lid 1, van de Richtlijn, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Bespreking van vraag XII.b
19. Vraag XII.b schijnt mij een doublure toe: zij stelt dezelfde kwestie aan de orde als de vragen IX.b en X.c en dient derhalve eveneens in bevestigende zin te worden beantwoord.
20. Voor zover vraag XII.b zo moet worden begrepen dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage met deze vraag van het Benelux-Gerechtshof wenst te vernemen of het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op vraag XII.a wordt toegelaten door art. 6bis BMW, wijs ik erop dat deze vraag reeds door het Benelux-Gerechtshof is beantwoord in het eerdervermelde "Biomild"-arrest (r.o. 41).
Bespreking van vraag XIII.b
21. Met vraag XIII.b wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage van het Benelux-Gerechtshof te vernemen of, in aanmerking genomen het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op vraag XIII.a, het verenigbaar met het stelsel van de BMB (lees: de BMW) en het Uitvoeringsreglement is, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten.
22. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in antwoord op vraag XIII.a geoordeeld dat de Richtlijn zich ertegen verzet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.
23. Uit dit oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen vloeit naar mijn mening voort dat vraag XIII.b niet anders dan in ontkennende zin kan worden beantwoord. Overigens zou ik menen dat ook op zichzelf beschouwd het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsregelement dwingt tot dezelfde conclusie, zulks op grond van de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen genoemde reden: dergelijke 'disclaimers' leiden tot rechtsonzekerheid met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk (r.o. 115).
Bespreking van vraag XIV
24. Vraag XIV vormt het spiegelbeeld van vraag XIII en stelt aan de orde of het Benelux-Merkenbureau op grond van art. 6bis, lid 2, BMW zijn weigering mag beperken tot een of meer in het depot vermelde waren voor zover zij betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of hoedanigheden.
25. Een weigering in zodanige vorm komt erop neer dat het Benelux-Merkenbureu een merk inschrijft voor bepaalde waren op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten. Dat is, gelet op het antwoord dat naar mijn mening op vraag XIII.b moet worden gegeven, niet toegelaten. Vraag XIV dient derhalve naar mijn mening in ontkennende zin te worden beantwoord.
Bespreking van vraag XV
26. Vraag XV valt in twee delen uiteen. In de eerste plaats wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage te vernemen of de rechter acht moet of mag slaan op een voor het eerst in een art. 6ter BMW-procedure gedaan verzoek tot inschrijving van een merk met een 'disclaimer'. In de tweede plaats wenst het Hof te vernemen of de rechter ambtshalve tot een dergelijke inschrijving mag overgaan.
27. Een situatie als bedoeld in het eerste onderdeel van vraag XV doet zich in de onderhavige zaak niet voor. KPN heeft immers het bedoelde verzoek gedaan in reactie op de voorlopige weigering tot inschrijving van het depot door het Benelux-Merkenbureau (bij brief van 15 december 1997), derhalve vóór de aanvang van de art. 6ter BMW-procedure. Een beslissing op het eerste onderdeel van vraag XV kan derhalve niet geacht worden noodzakelijk te zijn om vonnis te wijzen, zodat zich geen geval voordoet als bedoeld in art. 6, lid 1, van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof en dit onderdeel van de vraag geen beantwoording behoeft.
28. Gelet op het antwoord dat naar mijn mening gegeven dient te worden op vraag XIII.b, dient vraag XV in haar tweede onderdeel in ontkennende zin te worden beantwoord.
Conclusie
De conclusie strekt ertoe dat Uw Hof de vragen IV.b, V, VI, VIII, IX.b, X.c en XII.b in bevestigende zin zal beantwoorden en de vragen XIII.b, XIV en XV, tweede onderdeel, in ontkennende zin zal beantwoorden.
's-Gravenhage, 9 juli 2004
(w.g.) L. Strikwerda
Advocaat-Generaal
* * * * *