Rekestnummer: R03/591
J.P. HAVENS GRAANHANDEL N.V. tegen BMB
IN NAAM DER KONINGIN
Uitspraak: 6 november 2003
Rekestnummer: R03/591
HET GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE, kamer MC-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het
verzoek van:
J.P. HAVENS GRAANHANDEL N.V.,
gevestigd te Vierlingsbeek, verzoekster,
hierna te noemen: Havens,
procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
tegen
het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage, verweerder,
hierna te noemen: het BMB,
procureur: mr. C.J.J.C. van Nispen.
De procedure
Bij op 18 juli 2003 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift heeft Havens het hof verzocht om het BMB te bevelen over te gaan tot inschrijving in het merkenregister van haar depot met nummer 1 000 503, zulks uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van het BMB in de kosten van het geding.
Het BMB heeft bij op 2 september 2003 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift verzocht het verzoek van Havens af te wijzen, kosten rechtens.
De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 8 september 2003. Partijen hebben daarbij hun standpunten aan de hand van pleitnotities doen toelichten, Havens door mr. E.M. Matser, advocaat te Nijmegen, en het BMB door zijn procureur.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
a. Havens heeft op 14 november 2001, onder nummer 1 000 503, het teken GREEN-LINE gedeponeerd als woordmerk voor de volgende klasse van waren en diensten:
‘kl. 31 Voer, voedsel, voedingsmiddelen en eetbare kauwvoorwerpen voor dieren’.
b. Het BMB heeft bij brief van 11 juli 2002 laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het BMB opgegeven: "Het teken GREEN-LINE is uitsluitend samengesteld uit de hoedanigheid GREEN (Engels voor groen) en de soortnaam LINE (Engels voor lijn) en mist ieder onderscheidend vermogen voor de in de klasse 31 genoemde waren met betrekking tot een milieuvriendelijke productenlijn (zie artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (..). De toevoeging van het koppelteken heft het gebrek aan onderscheidend vermogen niet op. "
c. Namens Havens is bij brief van 10 januari 2003 bezwaar aangetekend tegen de voorlopige weigering van de inschrijving van het depot.
d. Het BMB heeft in de door Havens aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien (brief van het BMB van 7 maart 2003).
e. Het BMB heeft bij brief van 19 mei 2003 aan Havens mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van de depot.
3. Havens heeft op de voet van artikel 6ter BMW het hof verzocht het BMB te bevelen over te gaan tot inschrijving van het teken GREEN-LINE voor de hierboven genoemde waren in de klasse 31 waarvoor inschrijving is verzocht.
Het BMB heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
4. Tussen partijen is in geschil of het teken GREEN-LINE is aan te merken als uitsluitend beschrijvend voor de waren waarvoor de inschrijving is verzocht. Het hof overweegt daartoe als volgt.
5. De weigering van het BMB het depot in te schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW). Dit artikel is ingevoerd ter aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Europese richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40). Het artikellid bepaalt, dat de inschrijving wordt geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, 'met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.'
6. Laatstbedoeld artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: Unieverdrag) luidt - voorzover hier van belang:
‘B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
1. (...)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;(...)'.
7. Voor de vraag of het onderhavige teken onderscheidend vermogen heeft, dan wel is te beschouwen als uitsluitend beschrijvend, is voorts van belang hetgeen het Hof van Justitie te Luxemburg heeft overwogen inzake de toelaatbaarheid van het teken 'Doublemint' als gemeenschapsmerk (HvJ EG 23 oktober 2003 in zaak C-191/01 P). De in die zaak aan de orde zijnde bepaling, artikel 7 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, PbEG 1994, L11, is (nagenoeg) identiek aan het voor deze zaak relevante artikel 3 lid 1 van de eerder genoemde Europese richtlijn 89/104/EG, die ziet op (de harmonisatie van) het merkenrecht van de EU-Lidstaten.
8. Het Hof van Justitie overwoog onder meer het volgende (vgl. rov. 32):
'Voor een weigering van inschrijving door het BHIM op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 is het niet noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.'
9. Het teken in de onderhavige zaak is gedeponeerd als woordmerk en combi-neert de Engelstalige woorden GREEN en LINE, verbonden door een liggend streepje. Het Engelse woord 'green' kan zowel als zelfstandig als als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt. Als zelfstandig naamwoord heeft het verschillende betekenissen. Het bijvoeglijk naamwoord 'green' betekent: groen. Behalve een kleur, is groen ook een gangbare aanduiding voor: natuurlijk, milieuvriendelijk, biologisch.
De waar waarvoor het teken GREEN-LINE is gedeponeerd is, kort gezegd, dierenvoer. Uit de beschrijving van de producten van Havens op haar web-site, waarvan Havens een uitdraai in het geding heeft gebracht, blijkt dat het gaat om natuurlijk en gezond dierenvoer, dat alleen plantaardige grondstoffen bevat en dat een gelijkmatige en natuurlijke groei van de dieren bevordert. Hierin onderscheidt het dierenvoer van Havens zich van dierenvoer dat in de intensieve veehouderij wordt gebruikt. Het merk wordt dus gebruikt voor waren die als 'groen' in de zin van natuurlijk, biologisch, zijn te beschouwen, terwijl dit 'groene’ karakter niet blijkt uit vermelding van de waar waarvoor het teken GREEN-LINE is gedeponeerd.
10. In zijn uitspraak van 26 juni 2000 heeft het Benelux Gerechtshof in antwoord op door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen overwogen dat het BMB en de rechter bij de beoordeling of het gedeponeerde teken ieder onderscheidend vermogen mist dan wel uitsluitend beschrijvend is, een en ander als bedoeld in het met artikel 3, lid 1 Europese richtlijn 89/104/EG overeenstemmende artikel 6bis, lid 1, BMW, zich niet uitsluitend dienen te baseren op het teken zoals het is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening moeten houden met alle relevante, behoorlijk te zijner kennis gebrachte feiten en omstandigheden (BGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551, rov. 19, 20 en 21, inzake het teken BIOMILD).
11. Over (onder meer) ditzelfde onderwerp had het hof reeds in zijn beschikking van 3 juni 1999 in de zaak KPN/BMB inzake het teken POSTKANTOOR (Bij-blad bij De Industriële Eigendom 1999, nr. 82, blz.303) vragen van uitleg van de Europese richtlijn 89/104/EG gesteld (onder meer) aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. In de onderhavige zaak is de volgende vraag relevant:
IVa Dient het Benelux-Merkenbureau, waaraan bij het protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (TRB. 1993, 12), de toetsing van merkdepots op de absolute gronden, weergegeven in artikel 3, lid 1 juncto artikel 2 van de Eerste Richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, nr. 89/104 (PbEG 1989 L 40) is opgedragen, rekening te houden niet alleen met het teken zoals het is gedeponeerd maar ook met alle hem bekende relevante feiten en omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld (bijvoorbeeld dat de deposant het reken reeds voor het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffendewaren heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden) ?'
11. In het licht van deze omstandigheden acht het hof het gewenst zijn beslissing aan te houden totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak heeft gedaan. Mochten zich intussen ontwikkelingen voordoen die voor de zaak van belang kunnen zijn, dan kan Havens het hof vragen een dag te bepalen voor een nadere mondelinge behandeling.
Beslissing
Het hof:
houdt iedere verdere beslissing aan.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Verduyn, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 november 2003, in tegenwoordigheid van de griffier.
* * * * *