Rekestnummer 2008/1957

Uitspraak 11 maart 2008
Arrestnummer: 2005/AR/3223

HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, 18E KAMER,

na beraadslaging, wijst volgend arrest:

Arrestnummer: 2005/AR/3223

inzake van

De vennootschap naar Duits recht BRAUN GmbH, met maatschappelijke zetel in Duitsland, te 61476 KRONBERG, Frankfurter Strasse 145, die ten kantore van haar raadsman Mr. BERENBOOM Alain te 1000 BRUSSEL, Firenzestraat 13, keuze van woonplaats doet
Verzoekster,
Vertegenwoordigd door Meester CARNEROLI Sandrine (BRUSSEL) loco BERENBOOM Alain, advocaat te 1000 BRUSSEL, Firenzestraat 13,

tegen

DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, opgericht krachtens het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), met rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigd door de Directeur-generaal van haar Bureau, met maatschappelijke zetel in NEDERLAND, te 2591 XR Den Haag, Bordewijklaan, 15,
Wederpartij,
Vertegenwoordigd door Meester Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie en Meesters Brigitte Dauwe en Céline EYERS, advocaten bij de balie te Brussel, waarvan het kantoor te 1000 BRUSSEL, Loxumstraat 25, is gevestigd.


DE RECHTSPLEGING VOOR HET HOF.

1. Bij op 09 december 2005 neergelegd verzoekschrift wordt bij het Hof een beroep ingesteld tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau d.d. 11 april 2006 op grond van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW) die thans is opgeheven.

De bestreden beslissing heeft betrekking op de weigering van de inschrijving van een woordmerk.

2. Thans wordt de bevoegdheid tot kennisneming van het geschil aan het Hof toegekend op grond van artikel 2.12 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005, dat op 01 september 2006 in werking is getreden.

De Organisatie voor de Intellectuele Eigendom is de rechtsopvolger van het Benelux-Merkenbureau (BMB) en heeft al zijn verplichtingen overgenomen. Ze wordt vertegenwoordigd door de Directeur-generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

Het beroep is binnen de door artikel 6ter, eerste lid van de BMW voorgeschreven termijn ingesteld en is dan ook ontvankelijk.

3. De advocaten van partijen zijn in hun middelen gehoord op de openbare terechtzitting van 11 december 2007.

DE FEITEN

4. Op 20 oktober 2003 heeft appelante een depot verricht met het oog op de internationale inschrijving van het woordmerk “SoftPerfection”, gedeponeerd onder het nummer 816 441 voor waren en diensten in klasse 8: ‘elektrische en niet-elektrische ontharingsapparaten voor persoonlijk gebruik; onderdelen van voornoemde apparaten’.

Bij brief van 25 januari 2005 heeft het Benelux-Merkenbureau (BMB) de Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuele (OMPI) en appelante in kennis gesteld van haar voorlopige weigering tot inschrijving in de Benelux van het teken SoftPerfection voor genoemde waren. De weigering was als volgt gemotiveerd: «Het teken SoftPerfection dat uitsluitend bestaat uit de hoedanigheid Soft (Engels voor zacht) en de soortnaam Perfection kan in de handel dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid en de bestemming van de in klasse 8 opgenomen waren. Het teken mist daardoor elk onderscheidend vermogen (artikel 6 bis, lid 1, onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, in bijlage).»


5. Bij brief d.d. 21 april 2005 van haar gemachtigde, de N.V. Office Ernest t.FReylinger, heeft appelante het standpunt van het BMB bestreden.

Hierbij verweet zij het BMB niet te hebben aangegeven waarom de termen die het teken vormen ten aanzien van de desbetreffende waren beschrijvend zijn, en zijn beslissing te hebben gebaseerd op twee absolute weigeringsgronden zonder voor elk van beide weigeringsgronden een afzonderlijke motivering te hebben aangedragen.

In subsidiaire orde voerde ze aan dat geen van de ingeroepen absolute weigeringsgronden van toepassing waren, welk standpunt zij in een schrijven van 14 juli 2005 nader heeft toegelicht.

Bij schrijven van 12 mei 2005 en 5 augustus 2005 handhaafde het BMB zijn voorlopige weigering waarbij het de gronden van deze voorlopige weigering verduidelijkte en de redenen opgaf waarom het van oordeel was dat haar bezwaren niet door appelante waren opgeheven.

De beslissing tot definitieve weigering is door het BMB bij brief van 10 oktober 2003 medegedeeld.

BESPREKING.

6. Krachtens artikel 6bis, eerste lid BMW – thans opgeheven – weigert het Benelux Bureau een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:
(a) (…)
(b) het merk elk onderscheidend vermogen mist
(c) het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren.

Deze voorschriften stemmen overeen met het bepaalde in artikel 2.11.1 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, thans van kracht.

Die bepalingen welke met artikel 3, onder b) en c), van de Eerste Richtlijn nr. 89/104/EEG van 21 december 1988 van de Raad van de EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (hierna te noemen de ‘Harmonisatierichtlijn’) overeenstemmen, dienen uitgelegd te worden in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie over de strekking van de bepalingen van de Richtlijn en de soortgelijke bepalingen van de Verordening EG nr. 40/84 inzake het Gemeenschapsmerk die vergelijkbaar zijn.

7. Het BMB weigerde het woord “SoftPerfection” in te schrijven omreden dat dit teken, in zijn geheel beschouwd, ter beschrijving van de betreffende waren werd gebruikt of althans met het oog hierop kon worden gebruikt. Het baseert aldus zijn beslissing op de grond als bedoeld in artikel 5bis, eerste lid, onder c) BMW.

Deze constatering berust alweer op de overweging dat de bestanddelen van het teken, afzonderlijk beschouwd, ieder in de handel kunnen dienen tot de beschrijvende doeleinden als bedoeld in artikel 6bis, eerste lid, onder c) BMW, alsook op de vaststelling dat de eenvoudige aaneenvoeging van beide bestanddelen, zonder ongebruikelijke verandering, niet voldoet aan het vereiste onderscheidend vermogen opdat het teken geschikt is om de waren van appelante te onderscheiden van die van andere ondernemingen die in dezelfde bedrijfstak werkzaam zijn.

8. Uit de briefwisseling tussen partijen alsook uit de schriftelijke conclusies blijkt dat partijen het onderling oneens zijn over de in aanmerking te nemen criteria om tot het besluit te komen dat een teken of aanduiding in de handel kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van de waar.

Voor het BMB kan het onderdeel “Soft” worden begrepen als ‘een kenmerk van de waren in klasse 8 die op een zachte wijze werken of die een zacht resultaat hebben’ (brief van 12 mei 2005). Hierbij wordt aangestipt dat zachtheid een door het publiek zeer gewaardeerd kenmerk is en die hoedanigheid in de betrokken sector naar voren wordt geschoven. Bovendien is het van oordeel dat het betrokken publiek een voldoende kennis van de Engelse taal heeft om de strekking van het woord “Soft” in zijn beschrijvende betekenis in te zien. Bij conclusie voert het aan dat de term “Soft” de zachtheid van de door betrokken apparaten uitgevoerde ontharing zou aangeven en bijgevolg de zachtheid van de huid.

Wat de term Perfection betreft, zou deze een soortnaam zijn voor de betrokken waren, beschrijvend van de waar of van het door het gebruik van de waren bereikte resultaat (‘daar de waren en het resultaat volmaakt zijn, is de ontharing volmaakt’).

Het BMB wijst er bovendien op dat ingevolge de rechtspraak van het Hof van Justitie moet de inschrijving van een woordteken als merk worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt en het daarbij irrelevant is dat het beschreven kenmerk op zakelijk vlak wezenlijk dan wel ondergeschikt is (HvJEG, arrest 23 oktober 2003, Doublemint, C-191/01, punt 32; arrest 12 februari 2004, C-265/00, Campina, “Biomild”, punt 38; arrest 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland NV/BMB (Postkantoor), C-363/99, punt 57, 97 en 102).

Appelante bekritiseert deze aanpak en voert – kort gezegd – hierbij aan dat geen van de samenstellende delen van het teken “SoftPerfection” een directe, voor de hand liggende, objectieve band heeft met de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd noch met enige hoedanigheid van die waren. Subsidiair betoogt ze dat zelfs indien aangenomen wordt dat elk van de bestanddelen beschrijvend is, het teken “SoftPerfection”, in zijn geheel beschouwd, in ieder geval een onderscheidend vermogen heeft en dit zelfs hoog is.

9. Vaststaat dat de geschiktheid van een merk om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen in concreto beoordeeld moet worden, in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving ervan is aangevraagd, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden. Bij de beoordeling van de vraag of een woordmerk uit voor het publiek in aanmerking te nemen beschrijvende onderdelen bestaat mag niet van een onderzoek in abstracto worden uitgegaan.

Nu het algemeen belang vereist dat alle ondernemingen tekens of aanduidingen kunnen gebruiken die tot aanduiding van de kenmerken van hun waren dienen of kunnen dienen, geldt daarnaast dat opdat een woord aangemerkt wordt als een woord dat in de handel kan dienen tot aanduiding van een soort waar dan wel tot beschrijving van een kenmerk van betrokken waren, dat woord verband moet houden met een objectief en concreet kenmerk van genoemde waren. Zoals gesteld door advocaat-generaal Damaso Ruiz-Jarabo (“Postkantoor”), reeds aangehaald, “verspert (artikel 3, lid 1, onder c) van de richtlijn) de weg voor merken die doorgaans beschrijvend worden genoemd. Deze groep voorstellingen van tekens en waren heeft immers geen onderscheidend vermogen omdat, wanneer de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid of om het even welk ander kenmerk van een voorwerp wordt aangeduid, wordt gewezen op het voorwerp zelf”.

Met betrekking tot geografische benamingen heeft het Hof van Justitie aldus overwogen dat het erom gaat te beoordelen, of een geografische benaming waarvoor de inschrijving als merk wordt aangevraagd, een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is (arrest 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 29 t/m 31).

Met betrekking tot woorden uit een taal die door het relevante publiek verstaan kunnen worden moet de vaststelling van hun beschrijvend karakter berusten op de constatering dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband zal leggen tussen de betrokken producten en de betekenis van het woordteken. Er dient dan ook aangetoond te worden dat de termen waaruit het merk bestaat opgevat worden als een indicatie van de aard van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren en van hun bestemming (GvEA, arrest 14 april 2005, CellTech t. BHIM, punt 38, Hof van Justitie, arrest 19 april 2007, BHIM t. CellTech, C-273/05 P).

Het bestaan van een voldoende en rechtstreekse band tussen de woorden van het merk en een objectieve en concrete eigenschap van de producten is daarentegen niet vereist als voorwaarde om de inschrijving van een merk te weigeren op grond van artikel 3, lid 1, onder d) van de richtlijn, welke bepaling ziet op tekens of aanduidingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd (arrest 4 oktober 2001, Merz & Krell GmbH & Co, “Bravo”, C-517/99).

10. In casu is door het BMB niet aangetoond waarom de woorden “Soft” en “Perfection” voor een bepaald publiek spontaan zouden verwijzen naar de kenmerken van de waren waarvoor de inschrijving van het merk “SoftPerfection” wordt aangevraagd.

Het BMB onderstreept terecht dat van het referentiepubliek – namelijk de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten – redelijkerwijs valt te verwachten dat hij de betekenis van de woorden waaruit het merk bestaat begrijpt, ook al is het woord “Soft” aan de Engelse taal ontleend.

Daarbij dient dan nog wel aangetoond te worden dat het referentiepubliek in het merk, zelfs opgevat in de betekenis van “zachte volmaaktheid” of “volmaakte zachtheid”, een boodschap zal ontwaren dat als beschrijvend van de betrokken worden kan worden bestempeld.

Zoals door appelante is gesteld, kan de term “Perfection”, afzonderlijk beschouwd, geenszins dienen tot aanduiding van een objectief eigenschap van elektrische en niet-elektrische ontharingsapparaten voor persoonlijk gebruik of onderdelen van voornoemde apparaten en evenmin van enigerlei categorie waren of diensten. Het gaat hier om een woord dat de staat van voltooiing van een zaak in haar soort omschrijft en verwijst naar de superioriteit van een zaak ten opzichte van zaken van dezelfde soort of hetzelfde type. Het verstrekt geen precieze informatie over de aard of de bestemming van het product in kwestie.

Ook is het zo dat het woord “Soft”, afzonderlijk beschouwd en zonder toevoeging van een precies woord met een informatie over de door de producten vervulde functie of het met hun gebruik bereikte resultaat, geen verband houdt met een objectief en concreet eigenschap, die aan de betrokken producten gemeen is, noch met hun bestemming. Het verstrekt de consument geen directe informatie terzake.

Er valt niet vast te stellen dat ontharingsapparaten of de functie die ze vervullen gewoonlijk bepaald worden met verwijzing naar een staat van volmaaktheid of zachtheid.

In tegenstelling tot hetgeen het BMB aanvoert, houdt het feit dat appelante aangeeft dat ze geen uitsluitend recht op de onderdelen “Soft” of “Perfection” claimt geen erkenning in van het beschrijvend karakter van die woorden. Met deze precisering heeft ze slechts willen benadrukken dat het ter inschrijving ingediende merk “SoftPerfection” is.

Het BMB kon er dan ook niet van uitgaan dat die termen beschrijvend zijn van de betrokken waren alleen omreden dat het betrokken publiek dat met het gebruik van het teken “Perfection” of het teken “Soft” voor de betrokken producten daadwerkelijk geconfronteerd wordt beide woorden zal opvatten als de indicatie dat van het teken “SoftPerfection” voorziene ontharingsapparaten tot een zachte en volmaakte ontharing leiden. Een dergelijke opvatting kan geenszins het resultaat zijn van het loutere begrip van de betekenis van de woorden waaruit het merk bestaat want zij veronderstelt een bezinning over de vraag of het merk, dat geen element met een rechtstreekse band met ontharing bevat, niettemin een precieze boodschap uitdrukt in relatie tot de producten alsook over de inhoud van die boodschap.

Er is dan ook geen aanleiding om aan te nemen dat het publiek de woorden “Perfection” en “Soft” zal opvatten als beschrijvend van de kenmerken van de waren in kwestie, het merk “SoftPerfection” die de combinatie van beide woorden vormt, kan niet worden aangemerkt als een merk dat ieder onderscheidend vermogen mist omwille van het beschrijvend karakter van ieder der bestanddelen.

11. Een merk dat niet bestaat uit elementen waarvan elk beschrijvend is van kenmerken van de betrokken waren kan echter wel beschrijvend zijn van die waren door de combinatie van die elementen en de eigen betekenis die resulteert uit de aaneenvoeging van de verwijzende elementen. Evenwel is niet gebleken dat dit het geval is met het merk “SoftPerfection” voor ontharingsapparaten, die niet met beide gecombineerde woorden kunnen worden aangeduid.

12. De absolute weigeringsgronden zijn onafhankelijk van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek. Het feit dat het merk “SoftPerfection” niet uitsluitend beschrijvend is voor de betrokken waren volstaat dan ook niet om te besluiten dat het voor deze waren onderscheidend vermogen bezit (arrest 12 februari 2004, “Postkantoor”, reeds aangehaald, punt 69).

Het BMB vermeldt echter niet een absolute weigeringsgrond die losstaat van degene die volgens hem voortvloeit uit het beschrijvend karakter van de bestanddelen van het merk en die het Hof niet heeft overtuigd. Het BMB heeft evenmin precieze feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren het merk “SoftPerfection” zal opvatten als een merk dat ten aanzien van die waren ieder onderscheidend vermogen mist.

Het merk is een combinatie van twee woorden die naar abstracte eigenschappen verwijzen die een onderneming op willekeurige wijze aan haar producten of aan het met het gebruik ervan bereikte resultaat (zachtheid en volmaaktheid) wil toekennen en die, aaneengevoegd, verwijzen naar een toestand van welzijn. De aaneenvoeging van beide woorden levert bovendien een ongebruikelijke indruk op, zowel op auditief als op visueel vlak, in die zin dat beide concepten betrekking hebben op abstracte eigenschappen die gewoonlijk niet worden samengebracht in de gekozen volgorde van de woorden in de combinatie “SoftPerfection”, aangezien deze een gevoel van zachtheid aan de toestand van wat volmaakt, voltooid is, toeschrijft.

13. Door het BMB wordt ook niet aangetoond dat weigering van de inschrijving geboden is op grond van artikel 3, lid 1, onder d) van de richtlijn, welke bepaling het niet heeft ingeroepen. Uit de processtukken blijkt niet dat in de handelskringen waaronder de handel in producten waarvoor de inschrijving van het merk “SoftPerfection” is aangevraagd, ressorteert, de termen ‘SoftPerfection’, ‘zachte volmaaktheid’, ‘volmaakte zachtheid’, in het normale taalgebruik en in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de betrokken waren. Er is bijvoorbeeld geenszins gebleken dat die termen in zakelijke en met name reclamemededelingen gebruikt worden als een uitdrukking die tot het kopen van die producten aanspoort.

De verwijzing naar de enkele reclame van appelante die melding maakt van een extra zachte ontharing en een volmaakt gladde huid om de specifieke eigenschappen van de onder het merk “SoftPerfection” verkochte waren is niet van aard om een dergelijk gebruik aan te tonen.

Er is dus geen aanleiding om aan te nemen dat het neologisme “SoftPerfection” ten aanzien van de betrokken waren niet geschikt zou zijn om de wezenlijke functie van een merk te vervullen, die erin bestaat de consument of de eindgebruiker de garantie te bieden over de oorspronkelijke identiteit van het gemerkte product of de gemerkte dienst door hem in staat te stellen zonder enige mogelijke verwarring dat product of die dienst te onderscheiden van die met een andere herkomst.

14. Daar partijen tijdens de openbare terechtzitting hebben verklaard dat ze opteren voor de toepassing van de regelgeving inzake begroting van de kosten zoals deze vigeerde op het tijdstip waarop de zaak in beraad werd gesteld, dienen de rechtsplegingsvergoedingen als hierna bepaald te worden vastgesteld.

Om deze redenen,

Het Hof,

In acht genomen artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,
Ontvangt het beroep en verklaart het gegrond;

Beveelt de Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) om tot inschrijving in het Benelux merkenregister over te gaan van het internationaal depot, door appelante verricht op 20 oktober 2003 onder het nummer 816441, van het merk “SoftPerfection”.

Veroordeelt de Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom tot betaling van de gedingkosten die worden begroot op 671,87 euro (186 + 485,87) voor eiseres en op 485,87 euro voor haarzelf.

Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare burgerlijke terechtzitting van de 18e kamer van het Hof van Beroep te Brussel op 11 MAART 2008 waar aanwezig waren:

Paul BLONDEEL, kamervoorzitter,
Christine SCHURMANS, raadsheer
Koenraad MOENS, raadsheer,
Jan VAN DEN BOSSCHE, adjunct-griffier.

* * * * *