Numéro de requête 2008/1957

après délibéré, prononce l’arrêt suivant:

R.G. N°. 2005/AR/3223

EN CAUSE DE:

La société de droit allemand BRAUN Gmbh, dont le siège social est établi en Allemagne, 61476 KRONBERG, Frankfurter Strasse 145, ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil Me BERENBOOM Alain à 1000 BRUXELLES, rue de Florence 13,

demanderesse,

représentée par Maître CARNEROLI Sandrine (BRUXELLES) loco BERENBOOM Alain, avocat à 1000 BRUXELLES, Rue de Florence 13,

CONTRE:

L’ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
instituée par la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (marques et dessins ou modèles), ayant la personnalité juridique, représentée par le directeur général de son Bureau, dont le siège social est aux PAYS-BAS, 2591 XR LA HAYE, Bordewijklaan 15,

défenderesse,

représentée par Maîtres Ludovic DE GRYSE, avocat à la Cour de cassation et Brigitte DAUWE et Céline EYERS, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de Loxum 25,

La procédure devant la cour,

1. Par requête déposée le 09 décembre 2005 la cour est saisie d’un recours contre une décision du Bureau Benelux des Marques en date du 11 avril 2006 sur la base de l’article 6 ter de la Loi Uniforme Benelux sur les Marques (LBM), actuellement abrogée.

La décision attaquée porte sur un refus d’enregistrement d’une marque verbale.

2. La compétence pour connaître du litige est actuellement attribuée à la cour par l’article 2.12 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) du 25 février 2005, entrée en vigueur le 01 septembre 2006.

L’Organisation de la Propriété Intellectuelle est l’ayant cause du Bureau Benelux des Marques (BBM) et a succédé à toutes les obligations de celui-ci. Elle est représentée par le directeur général de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI).

Le recours a été introduit dans le délai de deux mois prescrit par l’article 6 ter 1. de la LBM et est dès lors recevable.

3. Les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens à l’audience publique du 11 décembre 2007.

Les faits.

4. L’appelante a procédé le 20 octobre 2003 à un dépôt en vue de l’enregistrement international de la marque verbale « SoftPerfection » déposée sous le numéro 816 441 pour les produits et services relevant de la classe 8 : ‘Appareils d’épilation électriques et non électriques à usage personnel ; pièces des appareils précités’.

Par lettre du 25 janvier 2005, le Bureau Benelux des marques (BBM) a informé l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l’appelante de son refus provisoire de l’enregistrement au Benelux du signe SoftPerfection pour les produits précités. Le refus était motivé comme suit : « Le signe SoftPerfection, composé exclusivement de la qualité Soft (anglais pour doux) et de la dénomination générique Perfection peut servir à désigner, dans le commerce, l’espèce, la qualité et la destination des produits repris en classe 8. Le signe est dès lors dépourvu de tout caractère distinctif (article 6bis, par. 1er, sous b. et c. de la loi Uniforme Benelux sur les marques, en annexe). »

5. L’appelante a contesté la position du BBM par lettre du 21 avril 2005 de son mandataire, la S.A. Office Ernest t. Freylinger.

Elle reprochait à cet égard au BBM de ne pas avoir indiqué en quoi les termes composant le signe étaient descriptifs, par rapport aux produits en cause, et d’avoir fondé sa position sur deux motifs absolus de refus sans avoir présenté pour chacun de ces deux motifs une motivation séparée.

A titre subsidiaire, elle a soutenu qu’aucun des motifs absolus invoqués ne s’appliquait, position qu’elle a développée dans un courrier du 14 juillet 2005.

Par courriers du 12 mai 2005 et du 5 août 2005, le BBM a maintenu son refus provisoire en fournissant des éclaircissements sur les motifs de ce refus provisoire et en exposant les raisons pour lesquelles il estimait que ses objections n’avaient pas été levées par l’appelante.

La décision de refus définitif a été notifiée par le BBM par lettre du 10 octobre 2003.

Discussion

6. En vertu de l’article 6bis 1 de la LUB-actuellement abrogé- le Bureau Benelux refuse d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que
(a)(…)
(b) la marque est dépourvue de caractère distinctif ;
(c) la marque est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou d’autres caractéristiques de celui-ci.

Ces prescrits correspondent aux dispositions de l’article 2.11.1 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle, actuellement en vigueur.

Ces dispositions, qui correspondent à l’article 3 b) et c) de la Première Directive
n° 29/104/CEE du Conseil CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (ci-après la ‘Directive d’harmonisation’). doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice sur la portée des dispositions de la Directive et des dispositions similaires du Règlement CE n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire qui sont similaires.

7. Le BBM a refusé d’enregistrer le vocable « SoftPerfection » au motif que ce signe, pris dans son ensemble, était utilisé à des fins descriptives des produits en cause ou, du moins, pouvait être utilisé à de telles fins. Il fonde ainsi sa décision sur le motif indiqué à l’article 6bis, 1, c) LUB.

Cette constatation repose à son tour sur la considération que les éléments qui composent le signe, pris isolément, peuvent chacun servir, dans le commerce, à des fins descriptives au sens de l’article 6bis 1 c) LUB, ainsi que sur le constat que la simple réunion de ces deux éléments descriptifs, sans modification inhabituelle, ne satisfait pas au caractère distinctif requis pour que le signe soit apte à distinguer les produits de l’appelante de ceux d’autres entreprises opérant dans le même secteur d’activité.

8. Il ressort de la correspondance entre les parties ainsi que des écrits de conclusions que les parties ne s’entendent pas sur les critères à prendre en considération pour conclure qu’un signe ou une indication peut servir, dans le commerce, pour désigner une caractéristique du produit.

Pour le BBM, l’élément « Soft » peut être compris comme ‘une caractéristique des produits en classe 8 qui fonctionnent de manière douce ou qui ont un résultat doux’ (lettre du 12 mai 2005). Il note à cet égard que la douceur est une caractéristique très appréciée du public concerné, et que cette qualité est mise en avant dans le secteur concerné. En outre, il considère que le public concerné possède une connaissance suffisante de la langue anglaise pour saisir la portée du mot « Soft » dans sa signification descriptive. En termes de conclusions, il expose que le terme « Soft » désignerait la douceur de l’épilation pratiquée par les appareils concernés et - par conséquent – la douceur de la peau.

Le terme Perfection serait quant à lui un terme générique pour les produits en cause, descriptif du produit ou du résultat obtenu par l’emploi des produits (‘le produit et le résultat étant ‘parfaits’, l’épilation est parfaite’).

Le BBM souligne en outre qu’en application de la jurisprudence de la Cour de Justice, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés et qu’il importe peu que la caractéristique décrite soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial (C.J.C.E., Arrêt du 23 octobre 2003, Doublemint, C-191/01, point 32, Arrêt du 12 février 2004, C-265/00, Campina, « Biomild », point 38 ; Arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV/BBM (Postkantoor), C 363/99, point 57, 97 et 102).

L’appelante critique cette approche en faisant valoir, en substance, qu’aucun des éléments qui composent le signe « SoftPerfection » ne présente un lien direct, immédiat, objectif avec les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé ou une quelconque qualité de ces produits. A titre subsidiaire, elle expose qu’à supposer même que chacun des éléments qui le composent soient descriptif, le signe « SoftPerfection » apprécié dans son ensemble est en tout cas doté d’un caractère distinctif et celui-ci serait même élevé.

9. Il est constant que l’aptitude de la marque à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises doit être appréciée in concreto par rapport aux produits ou aux services pour lesquels son enregistrement est demandé, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents. Pour apprécier si une marque verbale est composée d’éléments descriptifs aux yeux du public à prendre en considération, il ne saurait être procédé à un examen in abstracto.

Par ailleurs, dès lors que l’intérêt général exige que toutes les entreprises puissent utiliser des signes ou indications servant ou pouvant servir à décrire les caractéristiques de leurs produits, il y a lieu de considérer que pour qu’un vocable puisse être considéré comme pouvant servir dans le commerce à désigner un type de produit ou à décrire une caractéristique des produits concernés, il doit se rapporter à une caractéristique objective et concrète desdits produits. Comme l’indique l’avocat général M. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer dans ses conclusions présentées dans l’affaire C-363/99 (« Postkantoor »), déjà citée, « (l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive) fait obstacle aux marques qu’il est convenu d’appeler descriptives, car ce type de représentations de signes et de produits est dépourvu de caractère distinctif et, s’il en est ainsi, c’est que, lorsqu’on désigne l’espèce, la qualité, la quantité ou toute autre caractéristique d’un objet, c’est l’objet lui-même que l’on désigne ».

Ainsi, s’agissant des indications de provenance géographique, la Cour de Justice a indiqué qu’il s’agit d’apprécier si un nom géographique, dont l’enregistrement comme marque est demandé, désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernés ou s’il est raisonnable d’envisager dans l’avenir qu’un tel lien puisse être établi (Arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 29 à 31).

Pour ce qui concerne des mots d’une langue pouvant être compris par le public concerné, la constatation de leur caractère descriptif doit reposer sur le constat que le public pertinent
établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les produits concernés et le sens du signe verbal. Il faut donc établir que les termes qui composent la marque seront perçus comme fournissant une information quant à la nature des produits visés par la demande d’enregistrement et à leur destination (TPI, arrêt du 14 avril 2005, CellTech c. OHMI, point 38, Cour de Justice, arrêt du 19 avril 2007, OHMI c/ Celltech,
C-273/05 P).

L’existence d’un lien suffisant et direct entre (le)s mot(s) de la marque et une qualité objective et concrète des produits n’est en revanche pas exigée comme condition pour opposer un refus d’enregistrer une marque fondé sur l’article 3, paragraphe 1, sous d) de la directive, disposition qui vise les signes ou indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes commerciales pour désigner les produits ou les services pour lesquels la marque est présentée à l’enregistrement (Arrêt du 4 octobre 2001, Merz & Krell GmbH & Co, « Bravo », C-517/99).

10. En l’espèce, le BBM n’a pas démontré en quoi les mots « Soft » et « Perfection » évoqueraient spontanément, pour un certain public, des caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque « SoftPerfection » est demandé.

Le BBM souligne à juste titre qu’il est raisonnable d’attendre du public de référence – à savoir le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé – qu’il comprenne le sens des mots qui composent la marque, quand bien même le mot « Soft » est issu de la langue anglaise.

Encore faut-il démontrer que le public de référence percevra dans la marque, même comprise comme signifiant « Perfection douce » ou « Douceur parfaite », un message susceptible d’être qualifié comme descriptif des produits concernés.

Comme l’appelante l’indique, le terme « Perfection », pris isolément, ne saurait servir à désigner une qualité objective des appareils d’épilation électriques et non électriques à usage personnel ou des pièces des appareils précités ni même d’une quelconque catégorie de produits ou de services. Il s’agit d’un mot exprimant l’état d’achèvement qu’atteint une chose dans son genre, et qui évoque la supériorité d’une chose par rapport aux choses du même genre ou de la même espèce. Il ne fournit aucune information précise sur la nature ou la destination du produit en cause.

De même, le mot « Soft » pris isolément et sans ajout d’un mot précis fournissant une information sur la fonction que remplissent les produits concernés ou le résultat que procure leur utilisation, ne se rapporte pas à une qualité objective et concrète, commune aux produits concernés, ou encore à leur destination. Il ne fournit au consommateur aucune information directe à ce sujet.

Rien ne permet de constater que les appareils d’épilation ou la fonction qu’ils remplissent sont habituellement définis par référence à un état de perfection ou de douceur.

Contrairement à ce que le BBM allègue, le fait que l’appelante précise qu’elle ne revendique pas un droit exclusif sur les éléments « Soft » ou « Perfection » n’implique aucune reconnaissance du caractère descriptif de ces mots. Par cette précision, elle ne fait que souligner que la marque présentée à l’enregistrement est « SoftPerfection ».

Dès lors, le BBM ne pouvait considérer que ces termes sont descriptifs des produits concernés au seul motif que le public concerné qui serait effectivement confronté à l’usage du signe « Perfection » ou du signe « Soft » pour les produits concernés, percevra l’un et l’autre de ces mots comme l’indication que les appareils d’épilation revêtus du signe « SoftPerfection » permettraient d’obtenir une épilation douce et parfaite. Une telle perception ne saurait être le résultat de la seule compréhension de la signification des mots qui composent la marque car elle suppose une réflexion sur le point de savoir si la marque qui ne contient aucun élément se rapportant directement à l’épilation, exprime néanmoins un message précis en rapport avec les produits ainsi que sur le contenu de ce message.

Dès lors que rien ne permet de considérer que le public percevra les mots « Perfection » et « Soft » comme descriptifs des caractéristiques des produits en cause, la marque « SoftPerfection » qui est la combinaison de ces deux mots ne peut être considérée comme dépourvue de caractère distinctif en raison du caractère descriptif de chacun des éléments qui le composent.

11. Une marque qui n’est pas composée d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits en cause peut cependant être descriptive de ces produits par la combinaison qui est faite de ces éléments et la signification propre qui peut être le résultat de la réunion de différents éléments évocateurs. Il n’est cependant pas établi que tel est le cas de la marque « SoftPerfection » pour des appareils d’épilation, qui ne sont pas susceptibles d’être désignés par ces deux mots réunis.

12. Chacun des motifs de refus absolus d’enregistrement est indépendant des autres et exige un examen séparé. Dès lors, le fait que la marque « SoftPerfection » n’est pas exclusivement descriptive pour les produits concernés ne suffit pas pour conclure qu’elle possède un caractère distinctif pour ces produits (Arrêt du 12 février 2004, « Postkantoor », précité, point 69).

Cependant, le BBM ne fait pas état d’un motif absolu de refus d’enregistrement distinct de celui qui résulte selon lui du caractère descriptif des éléments qui composent la marque et qui n’a pas convaincu la cour. Le BBM n’a pas non plus invoqué des faits ou circonstances précis qui permettraient de conclure que le consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, percevra la marque « SoftPerfection » comme étant dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces produits.

La marque est une combinaison de deux mots évoquant des qualités abstraites qu’une entreprise entend conférer arbitrairement à ses produits ou au résultat obtenu par leur utilisation (la douceur et la perfection) et qui évoquent, réunis, un état de bien-être. La réunion de ces deux mots produit en outre une impression inhabituelle tant auditive que
visuelle en ce sens que les deux concepts portent sur des qualités abstraites qui ne sont pas usuellement associées dans l’ordre des mots choisi dans le syntagme « SoftPerfection », puisque celui-ci attribue à l’état de ce qui est parfait, achevé, un sentiment de douceur.

13. Le BBM ne démontre pas non plus qu’un refus d’enregistrement s’impose sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, sous d) de la directive, disposition qu’il n’a pas invoquée. Il ne ressort pas des éléments du dossier que dans les milieux du commerce dont relève le commerce des produits pour lesquels la marque ‘SoftPerfection’ est présentée à l’enregistrement, les termes ‘SoftPerfection’, ‘douce perfection’, ‘douceur parfaite’ sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes commerciales pour désigner les produits concernés. Rien ne démontre par exemple que ces termes sont utilisés dans les communications commerciales et, notamment publicitaires, comme expression incitant à acheter les dits produits.

La référence à la seule publicité de l’appelante qui fait état d’une épilation extra douce et d’une peau parfaitement lisse pour mettre en avant les qualités spécifiques de ses produits vendus sous la marque « SoftPerfection » n’est pas de nature à démontrer un tel usage.

Il n’y a donc pas lieu de considérer que le néologisme « SoftPerfection » n’est pas, au regard des produits concernés, apte à remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

14. Les parties ayant déclaré à l’audience publique qu’en ce qui concerne la taxation des dépens elles optent pour l’application des règles en vigueur au moment où l’affaire a été prise en délibéré, il y a lieu de taxer les indemnités de procédure ainsi qu’il en est décidé ci-après.

Par ces motifs,

La cour,

Eu égard à l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

Dit le recours recevable et fondé ;

Ordonne à l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) de procéder à l’enregistrement dans le registre des marques Benelux du dépôt international effectué le 20 octobre 2003 par l’appelante sous le numéro 816441, de la marque « SoftPerfection ».

Condamne l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle aux dépens, taxés à 671,87 (186 + 485,87)euros pour la demanderesse et à 485,87 euros pour elle-même.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique civile de la chambre 18 de la Cour d’appel de Bruxelles le 11 MARS 2008

Où étaient présents :

Paul BLONDEEL, président de chambre
Christine SCHURMANS, conseiller
Koenraad MOENS, conseiller
Jan VAN DEN BOSSCHE, greffier-adjoint.






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