Datum
Instantie
BER BE Merk
SHOP & SERVICE Depotnummer
Deposant
S.A. D'IETEREN Tekst
Rekestnummer: 2005/4030
D’IETEREN, naamloze vennootschap tegen BENELUX-MERKENBUREAU
Uitspraak: 9 juni 2005
Rekestnummer: 2005/4030
Het Hof van Beroep te Brussel, 9e kamer,
spreekt na beraad het volgende arrest uit:
A.R.: 2002/AR/704
R. nr.: 2005/4030
Nr.: 827
Inzake
Tussenarrest
Prejudiciële vraag
Benelux-Gerechtshof
D’IETEREN, naamloze vennootschap,
gevestigd te 1050 Brussel, Maliestraat 50,
ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer 120.62,
Verzoekster,
Vertegenwoordigd door Mr. Thierry van Innis, advocaat te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A,
tegen
BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 2591 XR Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,
Verweerder,
Vertegenwoordigd door Mr. Carl De Meyer, advocaat te 1040 Brussel, Nerviërslaan 9-31.
****
Gelet op:
- het op 15 maart 2002 ter griffie van het Hof ingediende verzoekschrift, waarbij verzoekster beroep instelt tegen de op 25 februari 2002 ter kennis gebrachte beslissing van het Benelux-Merkenbureau, hierna: BMB, tot weigering van inschrijving van het merk Shop & Service voor onderhoudsdiensten voor motorvoertuigen.
- de conclusie van partijen;
Aan het geschil ten grondslag liggende feiten
1. Verzoekster heeft op 31 augustus 2000 het Benelux-depot verricht van het beeldmerk bestaande uit de vorm van een rechthoek met het woordteken « Shop & Service », zonder daarbij een aanspraak te maken op kleuren, als individueel merk voor onderhoudsdiensten voor motorvoertuigen als vermeld in klasse 37:
2. Het BMB heeft op 17 mei 2001 kennis gegeven van zijn voorlopige weigering tot inschrijving om de volgende reden:
« Het teken Shop & Service kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, herkomst of bestemming van de in klasse 37 vermelde diensten, voor zover deze betrekking hebben op een shop (Engels voor: winkel) die diensten levert. Het teken mist derhalve elk onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 6bis, lid 1, onder a., van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken. De grafische voorstelling is niet van dien aard dat deze het teken enig onderscheidend vermogen verleent. »
Verzoekster heeft op die kennisgeving gereageerd met het verwijt aan het BMB dat het:
- het gedeponeerde merk niet als geheel beschouwt en het auditieve bestanddeel van het visuele bestanddeel onderscheidt;
- het merk op zijn merites beoordeelt uit het oogpunt van het Engelstalige publiek;
- uit het oog verliest dat zelfs in de beleving van het Engelstalige publiek de uitdrukking Shop & Service in de Engelse taal niet bekendstaat als een aanduiding van reparatie- en onderhoudsdiensten voor motorvoertuigen of een weergave van een essentiële eigenschap van dergelijke diensten.
3. Het BMB is bij zijn weigeringsbeslissing gebleven en heeft daarbij op het volgende gewezen:
« Het teken is tot stand gebracht volgens volstrekt normale taalkundige regels, zodat niet kan worden gesteld dat ook maar in het minst sprake is van een ‘merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd’ (HvJEG zaak C-383/99 P van 20 september 2001; Baby-Dry). Het teken geeft integendeel slechts een direct voorstelbare, expliciete en voor eenieder begrijpelijke beschrijving van de betreffende diensten. Het bedoelde publiek (de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument) (zie HvJEG zaak C-210/96 van 16 juli 1998), dat een redelijke kennis heeft van de Engelse taal (zie BenGH 5 oktober 1982, BIE 1982/98 en Gerechtshof ’s-Gravenhage 8 januari 1998, BIE 1998/69), zal het teken enkel in zijn eigenlijke betekenis interpreteren. Het teken mist bijgevolg elk onderscheidend vermogen. »
Juridisch kader
4. Artikel 2 van de eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), hierna: « de richtlijn », met als titel « Tekens die een Gemeenschapsmerk kunnen vormen », bepaalt het volgende:
« Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. »
Artikel 3, lid 1, van de richtlijn stelt het volgende:
« Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a) tekens die geen merk kunnen vormen;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
(…)
5. Artikel 6bis, leden 1 t.e.m. 4, van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, hierna: de « BMW », - vóór wijziging bij protocol van 11 december 2001 – bepaalt het volgende:
« 1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel:
a) het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist;
b) het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en 2.
2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.
3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.
4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. »
6. Artikel 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs bepaalt het volgende:
« (…)Merken (…) zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden: (…) 2° wanneer zij elk onderscheidend vermogen missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd. »
Naar recht
- over het middel dat steunt op een gemis aan motivering
7. Verzoekster voert primair aan dat de beslissing tot weigering van inschrijving van het teken Shop & Service uitsluitend berust op enkele geen tegenspraak duldende beweringen, hetgeen voldoende grond oplevert om haar verzoek tot het verkrijgen van een bevel tot inschrijving van het depot in te willigen.
In dit verband wijst zij erop dat het BMB tijdens de administratieve procedure geen enkele bevinding heeft gedaan, geen enkel stuk heeft geproduceerd en evenmin melding heeft gemaakt van welke bron ook, zodat de bewering dat het gedeponeerde teken beschrijvend zou zijn, ongegrond is, en betoogt zij dat het gemis aan motivering niet kan worden verholpen door het overleggen van nieuwe gegevens in het kader van het beroep.
8. Dit middel kan niet worden aangenomen.
De Eenvormige Beneluxwet op de Merken vermeldt diverse absolute weigeringsgronden voor inschrijving van een merk, waaronder het beschrijvende karakter van het teken.
De op het Benelux-Bureau rustende verplichting om de weigeringsgronden voor inschrijving aan te geven, is nagekomen nu verzoekster door het BMB ervan in kennis is gesteld dat het gemis aan onderscheidend vermogen van het teken in casu voortvloeide uit het beschrijvende karakter van de betreffende diensten. Voorts heeft het BMB zich niet beperkt tot het constateren van de aanwezigheid van een bepaalde absolute weigeringsgrond, maar heeft het aanwijzingen gegeven op grond waarvan verzoekster kennis heeft kunnen nemen van de door het BMB gevolgde redenering om tot de weigeringsbeslissing te komen.
Daarmee heeft het BMB verzoekster voldoende noodzakelijke aanwijzingen verschaft om te weten of de beslissing gegrond is.
- over het middel dat steunt op de op het BMB rustende verplichting om het bewijs te leveren van de aanwezigheid van de aangevoerde weigeringsgrond
9. Verzoekster is van mening dat het BMB met de bewering dat het teken elk onderscheidend vermogen mist, zonder daarbij het minste bewijsstuk voor die bewering over te leggen, de op hem rustende verplichting om het bewijs te leveren van de aanwezigheid van de door hem aangevoerde grond niet is nagekomen.
Dit middel faalt naar recht.
De aangevoerde verplichting vindt geen enkele grondslag in de Eenvormige Wet.
Het depot kent het gedeponeerde teken geen vermoeden van geldigheid als merk toe. Mitsdien houdt de ambtshalve toetsing waartoe het BMB dient over te gaan voor hem geenszins een verplichting in om de bewijslast voor de nietigheid van het depot te dragen.
Overigens volgt uit artikel 6bis van de Eenvormige Wet dat het BMB weigert een depot in te schrijven indien er naar zijn ‘oordeel’ een absolute weigeringsgrond is en het constateert dat de bezwaren tegen de inschrijving niet zijn opgeheven.
Door te oordelen dat een aangevraagd merk intrinsiek onderscheidend vermogen mist ten aanzien van diensten van algemeen verbruik, zoals degene waarvoor de inschrijving van het merk « Shop & Service » is aangevraagd, kan het BMB zich verder beroepen op wat in de handel van bedoelde diensten gebruikelijk en eenieder bekend is zonder dat dit gebruik door concrete voorbeelden wordt gestaafd (Verg. arrest van 10 november 2004, Storck/BHIM (T-402/02)).
Ten slotte geeft verzoekster een verkeerde uitlegging van overweging 46 van de uitspraak van het GvEA van 11 december 2001 in de zaak T-138/00, in zoverre zij beweert er de bevestiging van een beginsel in aan te treffen op grond waarvan de administratieve autoriteit de bewijslast van de gegrondheid van haar weigering draagt. Die overweging heeft niets uit te staan met de regels van de procesvoering en is slechts een antwoord op een middel dat steunt op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
10. In tegenstelling tot wat verzoekster beweert, heeft het BMB de mogelijkheid om in het kader van onderhavige procedure nieuwe gegevens ter ondersteuning van zijn verdediging over te leggen.
De beroepsprocedure van artikel 6ter van de Eenvormige Wet beoogt een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, lid 1 vermelde criteria, waardoor de rechter die de gegrondheid van de beslissing van het BMB heeft te beoordelen, rekening kan houden met elk relevant, behoorlijk te zijner kennis gebracht gegeven, onder voorbehoud dat hij geen kennis neemt van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd en uitsluitend rekening houdt met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvraag om inschrijving (Benelux-Gerechtshof, 15 december 2003, A 2002/2, en 1 december 2004, A 99/1).
Aldus kan het BMB in het kader van onderhavige procedure de resultaten aanvoeren van een onderzoek naar het gebruik van het betwiste teken of de bestanddelen ervan, zelfs al heeft het daarvan geen melding gemaakt in het kader van de ambtshalve toetsingsprocedure.
- over de gegrondheid van de aangevochten beslissing
11. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen leert het volgende:
- de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden zijn weliswaar onafhankelijk van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek, maar er bestaat een overlapping tussen de respectieve werkingssfeer ervan;
- een merk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c), van de richtlijn, mist daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van dezelfde bepaling, sub b), van de richtlijn;
- een merk kan evenwel elk onderscheidend vermogen missen voor bedoelde waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft;
(HvJEG, arrest van 12 februari 2004, C-363/99, KPN/BMB, Postkantoor, punten 85 en 86)
12. In casu merkt het Hof op dat het BMB zich uitsluitend baseert op de bevinding dat het merk « Shop & Service » kenmerken van de betreffende diensten beschrijft, nu het uitsluitend bestaat uit bestanddelen die zelf genoemde kenmerken beschrijven, om daaruit af te leiden dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft.
Geconstateerd moet worden dat het BMB niet aanvoert dat het merk onderscheidend vermogen mist om een andere reden dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft.
De aangevochten beslissing bevat geen enkele vaststelling in die zin. Het BMB heeft uitdrukkelijk aangegeven dat het teken bestaat uit bestanddelen die kunnen dienen tot aanduiding van ‘soort, hoedanigheid, herkomst of bestemming van de in klasse 37 vermelde diensten (…) (brief van 17 mei 2001) en te kennen gegeven dat het van oordeel is dat het teken ‘slechts een direct voorstelbare (…) beschrijving van de betreffende diensten (geeft)’ en het betreffende publiek in staat stelt om onmiddellijk een concreet en rechtstreeks verband met de desbetreffende diensten te leggen (brief van 13 februari 2002).
Het BMB heeft noch in zijn conclusie noch ter zitting aangevoerd dat, zelfs aangenomen dat het merk de kenmerken van de betreffende diensten niet beschrijft, de weigering tot inschrijving zou stoelen op de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, b), van de richtlijn.
13. Zich baserend op met name de lering van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 20 september 2001 in de zaak C-383/99 (Baby-dry), besluit het BMB dat het beroep dient te worden afgewezen en voert daarbij uitsluitend aan dat de weigering stoelt op de in artikel 3, lid 1, c), van de richtlijn vermelde grond, naar luid waarvan tekens en benamingen die door het publiek slechts kunnen worden opgevat als een aanduiding van de kenmerken van de betreffende waar of dienst, niet geschikt zijn om de onderscheidende rol van een merk te spelen.
14. De tekens en benamingen waarop artikel 3, lid 1, sub c), van de richtlijn doelt, zijn slechts die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
Aangezien de inschrijving van een merk altijd wordt gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten, dient de vraag of het merk valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden, in concreto met betrekking tot deze waren of diensten te worden beoordeeld en niet met betrekking tot welke waar of dienst dan ook.
(HvJEG, arrest van 12 februari 2004, C-363/99 (Postkantoor), punt 33)
Deze regel geldt voor alle absolute weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van de richtlijn.
Er dient derhalve altijd rekening te worden gehouden met het verband tussen tekens of benamingen die het merk vormen en de waren of diensten waarop genoemd merk slaat en mitsdien te worden getoetst of het woord op zichzelf een hoedanigheid of een kenmerk van genoemde waren of diensten aanduidt.
15. Een merk mag niet worden ingeschreven wanneer vaststaat dat het teken als zodanig veelal in de handel wordt gebruikt om soortgelijke waren of diensten voor te stellen als die waarvoor het merk wordt gedeponeerd dan wel dat het merk de consument rechtstreeks en onmiddellijk informeert over een van de bepaalde hoedanigheden of kenmerken van de aangeduide waren of diensten.
Er moet een voldoende nauw verband naar voren komen tussen het merk en de betreffende waren. Er moet immers worden vastgesteld dat het merk dadelijk en zonder enig nadenken in de geest van de consument het beeld oproept dat het betrekking heeft op waren zoals die waarop de aanvraag om inschrijving slaat. Als dat zo is, kan het merk niet het vermogen worden toegekend om waren of diensten in vergelijking met soortgelijke, door concurrenten aangeboden waren of diensten in de handel te verbijzonderen, tenzij het als gevolg van het gebruik dat van het teken is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen dat kan worden toegekend met toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.
16. Met betrekking tot de combinatie « Shop & Service » die als beeldmerk ter inschrijving is aangeboden, toont het BMB niet aan dat deze uitsluitend bestaat uit tekens die volgens de belanghebbende kringen een beschrijving zijn van de kenmerken van de betreffende diensten dan wel dat redelijkerwijze kan worden overwogen dat zulks in de toekomst zo zal zijn.
Het BMB betoogt uitsluitend dat de woorden « Shop » en « Service » veelvuldig worden gebruikt in de sector van de betreffende diensten. Het verwijst in dit verband naar de resultaten van een onderzoek op het internet, waarbij deze woorden werden gecombineerd met de volgende woorden: auto, automobile, car. Het wijst erop dat invoering van de woordcombinatie « shop & service » als zoekcriterium 1.890 resultaten oplevert, waaronder ook websites met betrekking tot de automobielsector.
Daarmee toont het BMB geenszins aan dat de Benelux-consument die met het teken « Shop & Service » te maken krijgt – en moeiteloos de betekenis van deze twee woorden begrijpt – deze spontaan en dadelijk zal associëren met onderhoudsdiensten voor auto’s.
Die beide woorden worden elk op alle gebieden van de handel gebezigd, wat duidelijk blijkt uit de resultaten van het onderzoek op het internet van het BMB. Dit is geen verrassende bevinding voor zover de woorden « shop » en « service » soortnamen zijn zonder duidelijk verband met de aard van de aangeboden diensten of waren.
17. Verzoekster verwijt het BMB derhalve terecht dat het geweigerd heeft het merk « Shop & Service » in te schrijven op grond dat het uitsluitend zou bestaan uit bestanddelen die de betreffende diensten beschrijven.
- over de mogelijkheid voor het Hof ambtshalve een andere weigeringsgrond op te werpen
18. In casu rijst de vraag of het teken, hoewel het niet als beschrijvend kan worden aangemerkt, geschikt is om de onderscheidende rol van een merk te spelen.
Er kan immers ernstige twijfel bestaan over het vermogen van het teken dat bestaat uit de woorden « Service » en « Shop » om de identificatiefunctie te vervullen ten behoeve van het bedrijf dat bepaalde diensten verstrekt, voor zover het eerste woord een bij het publiek in de Benelux welbekend begrip is dat welke dienst ook omvat en het tweede in het normale gebruik uit het oogpunt van de consument dient ter aanduiding van de plaats waar hij zich naartoe kan begeven om door een bedrijf aangeboden diensten te verkrijgen.
19. Het Benelux-Gerechtshof heeft in het arrest van 1 december 2004 voor recht verklaard dat « in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW (…) de rechter bij de beoordeling van de vraag of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven een door het BMB eerst in deze rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond (dient) te betrekken ».
Het Hof had in het arrest van 29 november 2001 (in rov. 14–15) reeds overwogen dat ingevolge het in artikel 6bis, lid 1, BMW bepaalde « in de in artikel 6ter BMW voorziene verzoekschriftprocedure de rechter slechts dan de inschrijving van het depot kan bevelen indien hij tot het oordeel komt dat zich geen van de in artikel 6bis BMW opgenomen weigeringsgronden voordoet ».
20. Alvorens ambtshalve een weigeringsgrond op te werpen en de heropening van de debatten te gelasten om partijen in de gelegenheid te stellen te concluderen, dient te worden nagegaan of ingevolge de artikelen 6bis en 6ter van de BMW de rechter, wanneer hij tot het oordeel komt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt, ambtshalve mag of eventueel moet toetsen of het merk onder een andere weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de richtlijn wordt uitgelegd.
OP DEZE GRONDEN,
HET HOF,
Uitspraak doende op tegenspraak,
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;
Legt, alvorens uitspraak te doen, de volgende vraag voor aan het Benelux-Gerechtshof:
Dienen de artikelen 6bis en 6ter van de Eenvormige Wet aldus te worden uitgelegd dat deze de rechter die vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt noch onder de nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, de verplichting opleggen ambtshalve te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de richtlijn wordt uitgelegd?
Houdt de kosten aan.
Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare burgerlijke terechtzitting van de negende kamer van het Hof van Beroep te Brussel op 9-06-2005
alwaar aanwezig waren:
Martine REGOUT, Raadsheer d.d. Voorzitter,
Christine SCHURMANS, Raadsheer,
Henry MACKELBERT, Raadsheer,
Patricia DELGUSTE, Griffier,
* * * * *