Numéro de requête 2002/AR/704

Prononcé: 9 juin 1005
Numéro de la requête: 2002/AR/704

LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, 9e chambre

après en avoir délibéré, prononcé l’arrêt suivant

Arrêt interlocutoire
Question préjudicielle
Cour de justice Benelux

EN CAUSE DE

D'IETEREN, société anonyme dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue du Mail, 50, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 120.62,
Requérante,
Représentée par Maître Thierry van Innis, avocat à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 268A,

contre

BUREAU BENELUX DES MARQUES, dont le siège social est établi à 2891 XR La Haye (Pays?Bas), Bordewijklaan, 15,
Défendeur,
Représenté par Maître Carl De Meyer, avocat à 1040 Bruxelles, avenue des Nerviens, 9?31.

Vu:

- la requête déposée au greffe de la cour le 15 mars 2002 par laquelle la requérante forme un recours à l'encontre de la décision du Bureau Benelux des Marques, ci?après le BBM, de refus d'enregistrer la marque Shop & Service pour des services d'entretien de véhicules automobiles, notifiée le 25 février 2002.

- les conclusions des parties;

Faits à l'origine du litige

1. La requérante a procédé le 31 août 2000 au dépôt Benelux de la marque figurative constituée par la forme d'un rectangle comportant le signe verbal « Shop & Service », sans revendication de couleurs, comme marque individuelle pour des services d'entretien de véhicules automobiles, repris en classe 37:

2. En date du 17 mai 2001, le BBM a notifïé son refus provisoire d'enregistrement pour le motif suivant:

« Le signe Shop & Service peut servir à désigner l'espèce, la qualité, la provenance ou la destination des services mentionnés en classe 37 pour autant qu'ils aient trait à un shop (anglais pour: magasin) qui délivre des services. Le signe est dès lors dépourvu de tout caractère distinctif tel que visé à l'article 6bis, par.ler, sous a. de la loi uniforme Benelux sur les marques. La représentation graphique n 'est pas de nature à conférer au signe un quelconque pouvoir distinctif »

La requérante a réagi à cette communication en reprochant au BBM:

? de ne pas considérer la marque déposée dans son ensemble et de scinder l'élément auditif de l'élément visuel;
? d'apprécier les mérites de la marque du point de vue du public anglophone;
? de perdre de vue que même dans la perception du public anglophone, l'expression Shop & Service n'est pas connue de la langue anglaise pour désigner les services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles ou pour présenter une caractéristique essentielle de tels services.

3. Le BBM a maintenu sa décision de refus en indiquant ce qui suit:

« Le signe est constitué selon les règles linguistiques tout à fait courantes, de sorte qu'on ne puisse pas poser que dans le moindre degré il est question d'un `écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé a l 'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée' (CJCE aff.C?383/99 P du 20 septembre 2001; Baby?Dry).
Au contraire, le signe ne montre qu'une description concevable d'emblée, exploite, compréhensible pour chacun, des services concernés. Le public visé (le consommateur moyennement informé, circonspect et attentif (voyez CJCE aff. C?210/96 du 16 juillet 1998), qui possède une connaissance raisonnable de la langue anglaise (voyez CJB 5 octobre 1982, BIE 1982/98 et Cour d'appel de La Haye 8 janvier 1998, BIE, 1998/69) n'interprétera le signe que dans sn sens. Par conséquent le signe est dépourvu de tout pouvoir distinctif »

Le cadre juridique

4. L'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ci?après « la directive », intitulé « Signes susceptibles de constituer une marque », dispose

« Peuvent constituer des marques touts les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forrne du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. »

L'article 3, paragraphe ler, de la directive prévoit:

« Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

a) les signes qui ne penvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caractére distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d 'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géograpltique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d 'autres caractéristiques de ceux?ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

(…. )

5. La loi uniforme Benelux sur les marques, ci?après la « LBM », avant sa modification par le protocole du 11 décembre 2001? dispose, en son article 6 bis, paragraphes 1 à 4:

« 1. Le Bureau Benelux des marques refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que

a) le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article ler, notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la convention de Paris;

b) le dépôt se rapporte à une marque visée à l 'article 4, sous 1 et, 2.

2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.

3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.

4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans un délai imparti, 1 'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6 ter. »

6. L'article 6quinquies B sous 2 de la Convention de Paris dispose:

« Les marques (...) ne pourront être refusées à 1 'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants: (...) 2° lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctifs, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes commerce du pays où la protection est réclamée. »

En droit

sur le moyen tiré d'un défaut de motivation

7. La requérante fait valoir, à titre principal, que la décision de refus d'enregistrement du signe Shop & Service repose exclusivement sur quelques affirmations péremptoires, ce qui constituerait un motif suffisant pour faire droit à sa requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt.

Elle relève à cet égard qu'au cours de la procédure administrative, le BBM n'a procédé à aucun constat, qu'il n'a produit aucune pièce ni fait mention d'aucune source de sorte que l'affirmation selon laquelle le signe déposé serait descriptif serait gratuite, et soutient que le défaut de motivation ne pourrait être réparé par la production de nouveaux éléments dans le cadre du recours.

8. Ce moyen ne peut être accueilli.

La loi uniforme Benelux sur les marques énonce divers motifs de refus absolus d'enregistrer une marque, au nombre desquels figure le caractère descriptif du signe.

L'obligation qui pèse sur le bureau Benelux d'indiquer les motifs du refus d'enregistrement a été respectée dès lors que la requérante a été informée par le BBM que l'absence de pouvoir distinctif du signe résultait, en l'espèce, de son caractère descriptif des services en cause. En outre, le BBM ne s'est pas limité à constater l'existence d'un motif absolu de refus déterminé mais a fourni des indications permettant à la requérante de prendre connaissance du raisonnement qu'il a suivi pour aboutir à la décision de refus.
Ce faisant, le BBM a fourni à la requérante les indications nécessaires suffisantes pour savoir si la décision est bien fondée.

? sur le moyen tiré de l'obligation qui pèserait sur le BBM de rapporter la preuve de l'existence du motif de refus invoqué.

9. La requérante considère qu'en affirmant que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif sans produire la moindre pièce à l'appui de cette allégation, le BBM aurait manqué à l'obligation qui pèserait sur lui de rapporter la preuve de l'existence du motif qu'il invoque.

Ce moyen manque en droit.

L'obligation invoquée ne trouve aucun fondement dans la loi uniforme.

Le dépôt ne confère pas au signe déposé une présomption de validité en tant que marque. Dès lors, l'examen d'office auquel le BBM doit procéder n'implique nullement une obligation, dans son chef, de supporter la charge de la preuve de la nullité du dépôt.


Par ailleurs, il résulte de l'article 6bis de la loi uniforme que le BBM refuse l'enregistrement du dépôt lorsqu'il `considère' qu'il y a un motif absolu de refus et qu'il constate que les objections contre l'enregistrement n'ont pas été levées.

En appréciant l'absence de caractère distinctif intrinsèque d'une marque demandée par rapport à des services de consommation générale, tels que ceux pour lesquels l'enregistrement de la marque « Shop & Service » a été demandée, le BBM peut en outre se référer à la pratique habituelle et connue de tous dans le commerce des services visés, sans fournir des exemples concrets de cette pratique (Comp. Arrêt du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (T?402/02).

Enfin, la requérante donne du considérant 46 de la décision du TPI du 11 décembre 2001 dans l'affaire T?138/00 une interprétation erronée en ce qu'elle prétend y trouver la consécration d'un principe selon lequel l'autorité administrative supporte la charge de la preuve du bien?fondé de son refus. Ce considérant est étranger aux règles de la procédure et il ne constitue qu'une réponse à un moyen tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 40/94.

10. Contrairement à ce que la requérante soutient, le BBM a la possibilité de produire, dans le cadre de la présente procédure, des éléments nouveaux à l'appui de sa défense.

La procédure de recours instituée par l'article 6ter de la loi uniforme vise un examen quant au fond du signe déposé au regard des critères mentionnés à l'article 6bis, alinéa ler, qui permet au juge appelé à apprécier le bien fondé de la décision prise par le BBM de prendre en considération tout élément pertinent dûment porté à sa connaissance, sous réserve de ne pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision du BBM ou qui ne lui ont pas été soumises, et de ne preridre en considération que l'usage qui a été fait du signe déposé jusqu'au moment de la demande d'enregistrement (Cour de justice Benelux, 15 décembre 2003, A 2002/2 et ler décembre 2004, A 99/1).

Le BBM peut donc faire état, dans le cadre de la présente procédure, des résultats d'une recherche sur l'utilisation du signe litigieux ou des éléments qui le composent, quand bien même il n'aurait pas fait état de ceux?ci dans le cadre de la procédure d'examen d'office.

? sur le bien fondé de la décision attaquée

11. Selon l'enseignement de la Cour de Justice des Communautés européennes:

? chacun des motifs de refus d'enregistrement mentionnés par l'article 3, paragraphe 1, de la directive est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s'il existe un chevauchement de leurs champs d'application respectifs;

? une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de la même disposition, sous b), de la directive;

? une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif à l'égard des produits ou services visés pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif; (CJCE, arrêt du 12 février 2004, C?363/99, KPNBBM, Postkantoor, points 85 et 86)

12. En l'espèce, la cour relève que le BBM se fonde uniquement sur le constat que la marque « Shop & Service » serait descriptive des caractéristiques des services concernés comme étant composée exclusivement d'éléments eux?mêmes descriptifs desdites caractéristiques, pour en déduire que la marque ne possède pas de caractère distinctif.

Force est de constater que le BBM n'allègue pas que la marque serait dépourvue de caractère distinctif pour une raison autre que son éventuel caractère descriptif

La décision attaquée ne contient aucune constatation en ce sens. Le BBM a expressément indiqué que le signe est composé d'éléments pouvant servir à désigner `l 'espèce, la qualité, la provenance ou la destination des services mentionnés en classe 37(...) (sa lettre du 17 mai 2001), et fait savoir qu'il considérait que le signe 'ne montre qu'une description concevable d'emblée (...) des services concernés' et qu'il permettait au public concerné d'établir immédiatement un rapport concret et direct avec les services en cause (sa lettre du 13 février 2002).

Ni dans ses conclusions, ni lors de l'audience, le BBM n'a allégué qu'à supposer même que la marque ne soit pas descriptive des caractéristiques des services concernés, le refus d'enregistrement serait justifié sur le fondement du motif de refus de l'article 3, paragraphe 1, b) de la directive.

13. Se fondant notamment sur l'enseignement de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 20 septembre 2001 dans l'affaire C?383/99 (Babydry), le BBM conclut au rejet du recours en faisant uniquement valoir que le refus est justifié pour le motif prévu à l'article 3, § le`, c) de la directive, aux termes duquel sont impropres à jouer le rôle distinctif d'une mai?que, les signes et les indications qui ne peuvent être compris par le public que comme une désignation des caractéristiques du produit ou du service concerné.

14. Les signes et les indications visés à l'article 3, paragraphe 1, sous c) de la directive sont seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d'une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l'enregistrement est demandé.

Dès lors que l'enregistrement d'une marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d'enregistrement; la question de savoir si la marque relève ou non d'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3 de la directive doit être appréciée in concreto par rapport à ces produits ou ces services, et non par rapport à tout produit ou service quelconque (CJCE., arrêt du 12 février 2004, C?363/99 (Postkantoor), point 33.)

Cette règle vaut pour tous les motifs de refus absolu visé par l'article 3, paragraphe 1, de la diréctive.

Il y a donc toujours lieu de prendre en compte le lien entre les signes ou les indications constitutifs de la marque et les produits ou les services visés par ladite marque, et dès lors de vérifier si le vocable désigne en lui?même une qualité ou une caractéristique desdits produits ou services.

15. Une marque doit être refusée à l'enregistrement lorsqu'il est etabli que le signe est communément utilisé dans le commerce, en tant que tel, pour la présentation des produits ou services de ceux du type pour lesquels la marque est déposée ou qu'elle informe directement et immédiatement le consommateur de l'une des qualités ou des caractéristiques déterminées des produits ou services désignés.

Le lien existant entre la marque et les produits en cause doit apparaître suffisamment étroit. Il doit en effet etre établi que la marque suscite immédiatement et sans autre réflexion dans l'esprit du consommateur l'idee qu'elle se rapporte à des produits tels que ceux visés par la demande d’enregistrement. Si tel est le cas, il ne peut être reconnu à la marque la capacité d'individualiser des produits ou des services dans le marché, par rapport aux produits ou aux services du même genre offerts par les concurrents, sauf si l'usage qui a été fait du signe lui a permis d'acquérir un caractère distinctif susceptible d'être reconnu en application de l'article 3, paragraphe 3, de la directive.

16. S'agissant de la combinaison « Shop & Service » présentée à l'enregistrement en tant que marque figurative, le BBM n'établit pas que celle?ci est composée exclusivement de signes qui constituent, au yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des services concernés ou qu'il est raisonnable d'envisager que cela soit le cas dans l'avenir.

Le BBM fait uniquement valoir que l'usage des mots « Shop » et « Service » est fréquent dans le secteur des services concernés. Il fait à cet égard état des résultats d'une recherche effectuée sur le web en associant à ces vocables les mots suivants: auto, automobile, car. Il souligne que l'introduction du syntagme « shop & service » comme critère de recherche donne 1.890 résultats, y compris des sites relatifs au secteur automobile.

Ce faisant, le BBM ne démontre nullement que confronté au signe « Shop & Service », le consommateur du Benelux ? qui saisit sans difficulté le sens de ces deux mots?, les associe spontanément et immédiatement à des services d'entretien d'automobiles.
Chacun de ces deux mots est utilisé dans tous les domaines commerciaux, ce que révèle clairement les résultats de la recherche effectuée sur le web, que produit le BBM. Cette conclusion n'est pas surprenante dans la mesure où les vocables « shop » et « service » sont des noms génériques sans lien précis avec la nature des services ou des produits offerts.

17. C'est donc à juste titre que la requérante fait grief au BBM d'avoir refusé d'enregistrer la marque « Shop & Service » au motif que celle?ci serait exclusivement composée d'éléments descriptifs des services en cause.

sur la possibilité pour la cour d'invoquer d'office un autre motif de refus

18. La question se pose en l'espèce de savoir si le signe bien qu'il ne puisse être qualifié de descriptif, est propre à jouer le rôle distinctif d'une marque.

Il peut en effet exister un doute sérieux sur la capacité du signe composé des mots « Service » et « Shop » à remplir la fonction d'identification de l'entreprise qui fournit des services déterminés dans la mesure où le premier terme est une notion bien connue du public au sein du Benelux qui recouvre tout service quelconque et que le second sert, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner le lieu où il peut se rendre pour obtenir des services offerts par une entreprise.

19. Dans son arrêt du ler décembre 2004, la Cour de Justice Benelux a dit pour droit que « dans la procédure visée à l 'article 6 ter de la LBM, le juge doit, dans l 'appréciation du bien- fondé du refus par le BBM de l'enregistremecnt d'un dépôt, tenir compte d'un motif de refus nouveau que le BBM invoque pour la première fois dans cette procédure judiciaire”.

Dans son arrêt du 29 novembre 2001 (attendus 14?15), la Cour avait déjà considéré qu'en vertu des dispositions de l'article 6 bis, alinéa premier, de la LBM, « dans la procédure sur requête prévue à l'article 6 ter de la LBM, le juge ne peut ordonner l'enregistrement du dépôt que s'il conclut.et à l'absence des motifs de refus prévus à l'article 6 bis de la LBM ».

20. Avant de soulever d'office un motif de refus et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure, il convient de savoir si en vertu des articles 6 bis et 6 ter de la LBM le juge peut, ou le cas échéant doit, lorsqu'il arrive à la conclusion que la marque ne relève pas du motif de refus allégué par le BBM, examiner d'office si la marque relève d'un autre motif de refus afin d'éviter d'être amené à ordonner l'enregistrement d'un signe ne répondant pas aux critères énoncés à l'article 6 bis, alinéa premier, de la LBM, interprété à la lumière de la directive.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Avant de statuer, saisit la cour de justice Benelux de la question suivante:

Les articles 6bis et 6ter de la loi uniforme doivent?ils s'interpréter en ce sens qu'ils imposent au juge qui constate que la marque ne relève pas du motif de refus allégué par le BBM ni du motif de refus nouveau que celui?ci aurait le cas écbéant invoqué dans la procédure sur requête, l'obligation de vérifier d'office si la marque relève d'un autre motif de refus absolu, afin d'éviter d'être amené à ordonner l'enregistrement d'un signe ne répondant pas aux critères énoncés à l'article 6 bis, alinéa premier, LBM, interprété à la lumière de la directive ?

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 09062005
où étaient présents

Martine REGOUT, Conseiller ff Président,
Christine SCHURMANS, Conseiller,
Henry MACKELBERT, Conseiller,
Patricia DELGUSTE, Greffier.

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