Uitspraak : 3 juni 1999
Rekestnr. : 98/210
Het GERECHTSHOF te 's-GRAVENHAGE, Kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
Koninklijke KPN Nederland N.V.,
voorheen genaamd Koninklijke PTT Nederland N.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verzoekster,
procureur : Mr K. Limperg
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : Mr D. Rijpma
De procedure
Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gegeven tussenbeschikking van 3 december 1999.
Ter voldoening aan die beschikking heeft het Bureau een nader geschrift (met producties) ingediend, waarna KPN een nader processtuk heeft ingediend.
Beoordeling van het verzoek
1. Het hof neemt over hetgeen in de tussenbeschikking onder 1, 2 en 3 is overwogen.
2. Het verzoekschrift van KPN strekt ertoe dat aan het Benelux-Merkenbureau zal worden bevolen alsnog tot inschrijving van het depot van het teken Postkantoor over te gaan. KPN heeft een aantal bezwaren aangevoerd tegen de beslissing van het Bureau om de inschrijving te weigeren. Deze bezwaren en het verweer van het Benelux-Merkenbureau werpen deels vragen op, ter beslissing waarvan dit hof het noodzakelijk oordeelt aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te verzoeken over de hierna onder 3 te formuleren vragen betreffende de uitleg van de Eerste Richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, nr.89/104 (PbEG 1989 L40) uitspraak te doen, en hangen deels samen met de summiere wijze waarop de toetsingsbevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau en de verzoekschriftprocedure in de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) is geregeld, waarvoor het noodzakelijk wordt geoordeeld aan het Benelux Gerechtshof te verzoeken over de hierna onder 3 te formuleren vragen betreffende de uitleg van de artikel 6bis en 6ter BMW uitspraak te doen.
3. Vragen
I.a Moet de vaststelling van de termijn van twee maanden, genoemd in artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), geschieden overeenkomstig het desbetreffende nationale recht - hetgeen voor Nederland meebrengt dat de termijn kan worden verlengd indien is voldaan aan het bepaalde in de Algemene termijnenwet -, of dienen de woorden "twee maanden" verdragsautonoom te worden uitgelegd? Indien het laatste het geval is, kan de termijn dan worden verlengd, en indien het antwoord bevestigend luidt, onder welke voorwaarden?
I.b Moet ervan worden uitgegaan dat, indien het Bureau geen kennisgeving van de (gehele of gedeeltelijke) weigering van de inschrijving van het depot, als bedoeld in artikel 6bis, lid 4 BMW, aan de deposant heeft toegezonden, de in artikel 6ter BMW bedoelde termijn van twee maanden aanvangt op het tijdstip waarop zes maanden (overeenkomstig artikel 4 lid 1 van het Uitvoeringsreglement BMW) zijn verstreken na de datum van de verzending van de (voorlopige) kennisgeving, bedoeld in artikel 6bis, lid 3 BMW?
Is de deposant ontvankelijk in zijn in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek indien dit wordt gedaan vóór het aanvangstijdstip van de in dat artikel bedoelde termijn van twee maanden?
Artikel 6bis BMW, voor zover van belang, luidt :
1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel :
a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinguies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist;
b. het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en 2,
2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is, worden beperkt.
3. Het Benelux-Merkenbureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een hij het uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.
4. Indien de bezwaren van het Benelux-Merkenbureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Merkenbureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.
Artikel 6ter BMW luidt :
De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentie-adres.
Artikel 4 lid 1 Uitvoeringsreglement BMB luidt :
De termijn bedoeld in artikel 6bis, derde lid, van de eenvormige wet om te antwoorden op de voorlopige weigering, bedraagt drie maanden; deze termijn kan op verzoek of ambtshalve worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden.
II Spelen in de in artikel 6bis BMW bedoelde toetsingsprocedure en in de in artikel 6ter BMW bedoelde verzoekschriftprocedure beginselen, zoals die welke in het Nederlandse (bestuurs)recht worden aangeduid als beginselen van behoorlijk bestuur of algemene rechtsbeginselen (bijvoorbeeld het verbod van willekeur, détournement de pouvoir, het vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel) een rol?
Zo ja, in welke mate, en welk (formeel) gevolg kan of behoort honorering van een beroep op zodanig beginsel (te) hebben voor de beslissing van het Bureau en van de rechter? Behoort de rechter ambtshalve beginselen als hier bedoeld bij zijn beslissing in aanmerking te nemen? Is hierop nog van invloed hetgeen is vermeld in de gepubliceerde Richtlijnen van het Benelux-Merkenbureau?
In dit verband wordt opgemerkt dat het Benelux-Merkenbureau, dat jaarlijks grote aantallen depots moet beoordelen, als een voor België, Nederland en Luxemburg gemeenschappelijke dienst is ingesteld krachtens artikel 1 van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken (Trb.1962, 58, en dat ingevolge artikel 6ter BMW het geschil wordt gebracht voor de burgerlijke rechter.
In de beschikking van dit hof van 3 juli 1997 inzake Bio-Claire is geoordeeld dat er geen grond is om de rechter bij weigering minder beoordelingsvrijheid toe te kennen dan bij het inroepen van de nietigheid van een ingeschreven depot op de voet van artikel 14A, lid 1.a BMW; dat het uitgangspunt moet zijn dat de rechter die op de voet van artikel 6ter BMW moet oordelen of plaats is voor een bevel tot inschrijving van een depot, in volle omvang onderzoekt of een depot aan artikel 1 BMW beantwoordt. De BMW noch het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bevat aanwijzingen dat dit uitgangspunt moet worden verlaten.
Voorts is in de beschikking van dit hof van 11 september 1997 inzake Biomild overwogen dat een teken geen onderscheidend vermogen krijgt doordat andere eventueel niet onderscheidende depots wel (na 1 januari 1996) zijn ingeschreven. Als het al zo is dat andere depots van onderscheidend vermogen missende tekens wel zijn ingeschreven, laat dit onverlet dat het onderscheidend vermogen van een depot op zijn eigen merites op basis van de toepasselijke regels moet worden beoordeeld.
III Mag of moet de rechter de deposant of het Benelux-Merkenbureau in de kosten van de procedure verwijzen indien deze in het ongelijk wordt gesteld? Zo ja, zijn de nationale procesregels van toepassing op de kostenveroordeling of is deze een onderwerp van uniform Beneluxrecht? Volgens welke regels dient de hoogte van de kostenveroordeling te worden vastgesteld indien deze een onderwerp is van uniform Beneluxrecht?
De Nederlandse verzoekschriftprocedure (artikel 429 k van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) voorziet in de mogelijkheid een kostenveroordeling uit te spreken, terwijl een kostenveroordeling voor zover bekend in België zelfs verplicht is. Dit hof heeft tot nu toe artikel 429 k analoog toegepast en de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de proceskosten. Daarbij is uitgegaan wat de kosten van het griffierecht betreft van het daaromtrent bepaalde in de Wet tarieven in burgerlijke zaken en wat het honorarium van de raadsman betreft van de Richtlijnen voor het liquidatietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
IV.a Dient het Benelux-Merkenbureau, waaraan bij het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb.1993, 12), de toetsing van merkdepots op de absolute gronden, weergegeven in artikel 3, lid 1 juncto artikel 2 van de Eerste Richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, nr.89/104 (PbEG 1989 L 40) is opgedragen, rekening te houden niet alleen met het teken zoals het is gedeponeerd maar ook met alle hem bekende relevante feiten en omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds voor het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden) ?
IV.b Laat artikel 6bis, lid 1 BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg, die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op de hiervoor onder IV.a geformuleerde vraag aan artikel 3, eerste lid juncto artikel 2 van voormelde richtlijn wordt gegeven?
V Geldt het antwoord op vraag IV.a en b evenzo voor het oordeel van het Benelux-Merkenbureau omtrent de vraag of zijn bezwaren tegen de inschrijving door de deposant zijn opgeheven, en voor zijn besluit het merk geheel of gedeeltelijk te weigeren, e.e.a. als bedoeld in artikel 6bis, lid 4 BMW?
VI Geldt het antwoord op vraag IV. a en b evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek?
VII Aangenomen dat het Bureau bij de toetsing van depots krachtens artikel 6bis en de rechter in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW rekening dienen te houden met alle hun bekende relevante feiten en omstandigheden als in vraag IV.a bedoeld, hebben zij dan, mede gelet op de belangen van derden, uitsluitend rekening te houden met relevante feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van depot hebben voorgedaan, of mogen zij hun oordeel ook baseren op feiten en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan? Indien de laatste vraag positief wordt beantwoord, wanneer moeten die feiten en omstandigheden zich dan uiterlijk hebben voorgedaan en/of zijn meegedeeld (peildatum)?
Het hof merkt op dat de Benelux-landen van de in artikel 3 lid 3, derde volzin van de Eerste Richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, nr 89/104 (PbEG 1989 L 40) voorziene mogelijkheid om te bepalen dat de bepaling van de eerste volzin van het derde lid ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving, geen gebruik hebben gemaakt.
VIII Mag of moet de rechter, mede rekening houdend met het antwoord op vraag II, VI en VII, een door het Benelux-Merkenbureau eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond in de beoordeling van het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek betrekken?
IX.a Vallen -mede gelet op het bepaalde in artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs- onder de merken die krachtens artikel 3, lid 1, aanhef en c van de Richtlijn niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, ook merken die zijn samengesteld uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, ook indien die samenstelling niet de (enige of meest) gebruikelijke aanduiding terzake is? Speelt daarbij een rol of er weinig of veel concurrenten zijn die belang kunnen hebben bij de mogelijkheid om zodanige aanduidingen te bezigen? (vgl. het arrest van het Benelux Gerechtshof van 19 januari 1981, NJ 1981, 294 inzake P. Ferrero & Co S.p.A./Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder))
Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?
IX.b Laat artikel 6bis, lid 1, onder a BMW, in welke bepaling wordt verwezen naar artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs, een uitleg toe overeenkomstig de uitleg, die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in antwoord op de hiervoor onder IX.a geformuleerde vraag aan artikel 3, lid 1, aanhef en onder c van de Richtlijn wordt gegeven?
Artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs luidt :
"Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden :
1. (...)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd.
(...) "
In de beschikking van dit hof inzake Bio-Claire is ervan uitgegaan dat de verwijzing in artikel 6bis en artikel 14, onder A aanhef en onder 1.a BMW naar artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs niet beperkt is tot de daar genoemde categorie ("elk onderscheidend kenmerk missen") maar betrekking heeft op alle drie daar genoemde categorieën, en voorts dat, nu artikel 6bis en artikel 14, onder A, aanhef en onder 1.a BMW niet zijn gewijzigd, het ervoor moet worden gehouden dat de Regeringen van de Benelux-landen bij het opstellen van het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, van oordeel waren dat tussen artikel 3 van de Richtlijn en artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs geen materiële verschillen bestaan. Het standpunt dat de Richtlijn strengere eisen stelt, wordt door dit hof niet gedeeld, daar uit de considerans van de Richtlijn blijkt dat het de bedoeling is dat de bepalingen van de Richtlijn volledig zouden stroken met die van het Verdrag van Parijs.
X.a Moet bij de beoordeling van de vraag of een teken, dat bestaat uit een (nieuw) woord dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zichzelf voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend vermogen missen, beantwoordt aan de in artikel 2 van de Richtlijn (en in artikel 1 BMW) gegeven omschrijving van een merk, ervan worden uitgegaan dat een dergelijk (nieuw) woord in beginsel onderscheidend vermogen heeft?
X.b Zo neen, moet dan worden aangenomen dat een dergelijk woord (afgezien van inburgering) in beginsel onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen?
Is daarbij van belang of het teken de enige althans een voor de hand liggende term is om de desbetreffende hoedanigheid of (combinatie van) hoedanigheden aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat het woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar of dienst aanduidt?
Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?
X.c Laat artikel 6biS, lid 1, onder a juncto artikel 1 BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg, die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in antwoord op de hiervoor onder X.a en b geformuleerde vraag aan artikel 2 van de Richtlijn wordt gegeven?
XI Is de enkele omstandigheid dat een beschrijvend teken mede is gedeponeerd als merk voor waren en/of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is, voldoende om te kunnen oordelen dat het teken daardoor onderscheidend vermogen heeft voor die waren en/of diensten (bijvoorbeeld het teken Postkantoor voor meubelen)?
Zo neen, dient bij de beantwoording van de vraag of een dergelijk beschrijvend teken onderscheidend vermogen bezit voor zodanige waren en/of diensten, rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat (een deel van) het publiek dat teken, gelet op zijn beschrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een onderscheidingsteken voor (alle of sommige van) die waren of diensten?
XII. a Legt bij de beantwoording van voormelde vragen nog gewicht in de schaal dat, nu de Benelux-staten ervoor gekozen hebben de merkdepots aan een onderzoek door het Benelux-Merkenbureau te onderwerpen alvorens tot inschrijving over te gaan, het toetsingsbeleid van het Benelux-Merkenbureau ingevolge artikel 6bis BMW volgens het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen "een voorzichtig en terughoudend beleid (zal) moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren"?
Zo ja, volgens welke normen dient te worden beoordeeld of een depot "evident ontoelaatbaar" is?
Aangenomen wordt dat in een contentieuze nietigheidsprocedure (die na de inschrijving van een teken kan worden ingesteld) voor het inroepen van de nietigheid van het als merk gedeponeerde teken niet de extra eis geldt dat teken }"evident ontoelaatbaar" is.
XII.b Laat artikel 6bis, lid 1 BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg, die door het Hof van Justitie aan de Europese Gemeenschappen in antwoord op de hiervoor onder IX.a onderscheidenlijk X. a en b geformuleerde vragen aan artikel 3, lid 1, aanhef en onder c onderscheidenlijk artikel 2 van de Richtlijn wordt gegeven?
XIII.a Is het verenigbaar met het stelsel van de Richtlijn en het Verdrag van Parijs, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren of diensten met de beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren of diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten (bijvoorbeeld het depot van het teken Postkantoor voor de diensten: het verzorgen van direct-mail campagnes en uitgeven van frankeerzegels "voor zover die niet betrekking hebben op een postkantoor").
XIII.b Is het, in aanmerking genomen het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op de hiervoor geformuleerde vraag XIII.a, verenigbaar met het stelsel van de BMB en het Uitvoeringsreglement, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten?
XIV Moet worden aangenomen dat de in artikel 6bis, lid 2 BMW vervatte bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau om de weigering te beperken tot een of meer waren waarvoor het merk is bestemd, mede inhoudt de bevoegdheid om de weigering nader te voor zover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden (bijvoorbeeld voor bepaalde waren "voor zover die betrekking hebben op postkantoor").
XV Mag of moet de rechter, in aanmerking genomen het antwoord op de hiervoor onder XIII.b geformuleerde vraag, acht slaan op een - eerst in de in artikel 6ter BMW bedoelde procedure gedaan - verzoek om het depot in te schrijven met een beperking als in de vraag XIII.b bedoeld, en mag de rechter hiertoe ambtshalve overgaan?
XVI Is bij de beantwoording van de vragen nog van invloed of een overeenkomstig teken voor gelijke waren of diensten in een andere Lid-Staat als merk is ingeschreven?
Beslissing
Het Gerechtshof te 's-Gravenhage :
verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om met betrekking tot de hierboven onder 3 geformuleerde vragen IV.a, V, VI, IX.a, X.a en b, XI, XII.a, XIII.a en XVI betreffende de uitleg van voormelde Richtlijn uitspraak te doen;
verzoekt het Benelux Gerechtshof om met betrekking tot de hierboven onder 3 geformuleerde vragen I.a en b, II, III, IV.b, V, VI, VII, VIII, IX.b, X.c, XII.b, XIII.b, XIV en XV betreffende de uitleg van de BMB uitspraak te doen;
houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Benelux Gerechtshof uitspraak zullen hebben gedaan.
Deze beschikking is gewezen door Mrs Brinkhof, Fasseur-van Santen en Van Sandick, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 juni 1999, in tegenwoordigheid van de griffier.