Datum
Instantie
BER NL Merk
LE VIN EN DIRECT Depotnummer
Deposant
Hendrikus Gerrit Jan Jacobus MAAS Tekst
Rekestnummer: R06/1088
Hendrikus Gerrit Jan Jacobus MAAS tegen BBIE
IN NAAM DER KONINGIN
Uitspraak: 9 november 2006
Rekestnummer: R06/1088
Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, kamer MC-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:
Hendrikus Gerrit Jan Jacobus MAAS,
wonende te Delden (gemeente Hof van Twente),
verzoeker,
(hierna te noemen: Maas)
procureur: mr. P.P.J.M. Verhaag,
tegen
Het BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (merken en tekeningen of modellen),
gevestigd te ’s-Gravenhage,
verweerder, (hierna te noemen: het Bureau)
gemachtigden: mr. C.J.P. Janssen en mr. P. Veeze.
De procedure
Bij op 11 augustus 2006 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met 27 producties) heeft Maas het hof verzocht om het Bureau te bevelen het teken LE VIN EN DIRECT in te schrijven als woordmerk voor alle waren en diensten waarvoor de aanvrage tot inschrijving is verricht, zulks uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van het Bureau in de kosten van het geding.
Het Bureau heeft bij op 14 september 2006 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift (met 5 producties) verzocht het verzoek van Maas af te wijzen, met veroordeling van Maas in de kosten van het geding.
Bij op 4 oktober 2006 ter griffie van het hof ingekomen brief heeft verzoeker één aanvullende productie (genummerd 28) aan het hof gezonden.
De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 9 oktober 2006. Beide partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten doen toelichten, Maas door zijn procureur en het Bureau door mr. Veeze, beiden aan de hand van pleitnotities, welke deel uitmaken van de processtukken.
Beoordeling van het verzoek
1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
a Maas heeft op 9 september 2005 het teken LE VIN EN DIRECT (met depotnummer 1085069) gedeponeerd als woordmerk voor de volgende waren en diensten:
Kl 33 Wijnen en gedistilleerd.
Kl 35 Beheer van commerciële zaken; import- en exportagentschappen; detailhandelsdiensten met betrekking tot wijnen.
Kl 39 Transport, verpakking, verspreiding en opslag van wijnen.
b Bij brief van 13 oktober 2005, heeft het Bureau aan (de gemachtigde van) Maas meegedeeld de inschrijving van het teken voorlopig te weigeren. Als reden heeft het Bureau opgegeven:
“Het teken LE VIN EN DIRECT bestaat uitsluitend uit de soortnaam LE VIN (Frans voor de wijn) en de hoedanigheid EN DIRECT (Frans voor: rechtstreeks) en kan dienen tot aanduiding van soort of hoedanigheid van de in de klassen 33 en 35 genoemde waren en diensten die betrekking hebben op rechtstreeks af te nemen wijn. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (artikel 6bis, eerste lid onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (…)).”
c Maas heeft bij brieven van zijn 19 septembergemachtigde van 19 december 2005 en 11 april 2006 bezwaar aangetekend tegen de voorlopige weigering, aanvoerend – samengevat – dat de weigering door het Bureau onvoldoende is gemotiveerd, en subsidiair dat het teken door het gebruik daarvan als merk is ingeburgerd.
d Bij zijn brieven van 1 februari 2006 en 2 mei 2006 heeft het Bureau de gemachtigde van Maas bericht in de aangevoerde bezwaren geen aanleiding te zien zijn voorlopige weigering te herzien.
e Het Bureau heeft bij brief van 14 juni 2006 aan de gemachtigde van Maas mededeling gedaan van zijn beslissing tot weigering van de inschrijving van het depot.
2. Maas legt aan zijn verzoek ten grondslag dat (a) de weigering van het teken door het Bureau niet voldoende met redenen is omkleed, (b) dat het door hem gedeponeerde teken wel degelijk onderscheidend vermogen heeft (in de branche), en (c) dat ‘le vin en direct’ al voor de aanvraag mede door inburgering (een nog groter) onderscheidend vermogen heeft verworven. Het Bureau heeft de stellingen van Maas gemotiveerd bestreden.
3. De kennisgeving van de voorlopige weigering van 13 oktober 2005 vermeldt slechts de waren en diensten, gedeponeerd in de klassen 33 en 35 en niet de diensten in de klasse 39. Tussen partijen is in confesso, dat dit laatste een omissie is van het Bureau en de weigering van het gehéle depot ter beoordeling voor ligt, daaronder begrepen de diensten in de klasse 39.
4. Het betoog van Maas dat het Bureau de weigering van het teken onvoldoende met redenen heeft omkleed faalt voor zover het er toe strekt dat het de weigering niet toereikend heeft toegelicht. Het bureau heeft met de voorlopige weigering bij brief van 13 oktober 2005 en daarna, in de gevolgde correspondentie, op voldoende inzichtelijke wijze aangegeven op welke gronden het teken is geweigerd. Het betoog van Maas strekt er voor het overige toe dat het teken ten onrechte is geweigerd, zodat daarop hierna zonodig zal worden ingegaan. Het hof merkt op dat een eventueel gebrek in de motivering van de weigering niet kan leiden tot het oordeel dat een teken alsnog dienst te worden ingeschreven, zodat bedoeld betoog op zichzelf het verzoek niet kan dragen.
Onderscheidend vermogen van huis uit (ab initio)
5. De bestreden beslissing van het Bureau berust op artikel 6bis, eerste lid, onder b en c van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: BMW), inmiddels vervangen door artikel 2.11, eerste lid, onder b en c van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE). Beide bepalingen, oud en nieuw, schrijven voor dat het Bureau:
‘(…) weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel: (…)
b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;
c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren: (…)’
6. De aangehaalde bepalingen zijn ontleend aan artikel 3, lid 1, sub b en c van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van 21 december 1988 van de Raad van de EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40, p. 1 (hierna te noemen: merkenrichtlijn). Het Hof van Justitie EG heeft uitleg gegeven aan die bepalingen in zijn arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, (‘POSTKANTOOR’, NJ 2006, 531, BIE 2005, 106 en IER 2004, 22) en zaak C-265/00, Campina Melkunie, C-265/00, Jurispr. blz. I-1699 (‘BIOMILD’, NJ 2006, 528). Het hof van Justitie besliste in die arresten dat een woordmerk waarvan de inschrijving – voor bepaalde waren of diensten – afsluit op artikel 3, lid 1, onder c van de richtlijn, noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist voor die waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, onder b van de richtlijn. Voorts heeft Hof in zijn eerstgenoemde arrest het volgende voor recht verklaard (onder 5):
“Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.
Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond (…) is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.”
7. In het algemeen geldt verder, dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken dient plaats te vinden enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie van het teken door het in aanmerking komend publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.
8. Het gedeponeerde teken combineert ‘le vin’ met ‘en direct’. Het bestanddeel ‘le vin’ is Frans voor ‘(de) wijn’. De uitdrukking ‘en direct’ is Frans voor ‘rechtstreeks’. Het Bureau heeft bovendien met aan het internet ontleende voorbeelden, welke door Maas niet (voldoende) zijn bestreden, gestaafd dat ‘en direct’ in het Frans uitdrukt dat iets rechtstreeks, al dan niet via Internet, bij de producent te betrekken is en verder, dat deze uitdrukking ook in de wijnbranche toepassing vindt. Voorts blijkt uit deze voorbeelden dat het gangbaar is om ‘en direct’ te voegen achter datgene wat rechtstreeks te betrekken is (zoals bijv. ‘vin’, ‘vin francais’, ‘poissons et fruits de mer’, ‘assurance auto’ en ‘vente en gros et au detail’, alles ‘en direct’. Samengenomen kan het teken worden opgevat in de betekenis van ‘rechtstreeks te betrekken wijn’.
9. Het depot is verricht voor – kort gezegd – wijn, detailhandel in wijn en transport van wijn. De beide bestanddelen van het teken kunnen dan ook dienen om de soort, bestemming, hoedanigheid en/of andere kenmerken van de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd aan te duiden. Maas stelt dat in de woordcombinatie ‘een element van fantasie bestaat’, zonder dat element aan te wijzen. Het hof is een zodanig element ook niet gebleken. Beide bestanddelen behoren in het Frans tot het normale taalgebruik, Zij zijn eenvoudig achter elkaar gevoegd, zonder dat daardoor semantisch of syntactisch iets bijzonders wordt toegevoegd. Uit het vorenoverwogene volgt dat niet kan worden gezegd dat het teken door de voor deze waren en/of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die ver genoeg is verwijderd van de indruk die uitgaat van de simpele aaneenvoeging van de bestanddelen. het teken combineert – anders gezegd – bestanddelen op een daarvoor gebruikelijke wijze, zonder begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen te ontstijgen. Op die grond is ook het gehele teken uitsluitend beschrijvend te achten voor de gedeponeerde waren en diensten en mist het teken voor die waren en diensten van huis uit (‘ab initio’) elk onderscheidend vermogen. Het bovenstaande geldt zowel voor het Franstalige gebied als het Nederlandstalige gebied van de Benelux.
10. Maas beroept zich tevergeefs op zijn eerdere inschrijving van een gelijkluidend teken voor waren in de klasse 33 ‘Wijnen en gedestilleerd’. De inschrijving, die door Maas in 2005 niet is verlengd, kan niet afdoen aan het hierboven geconstateerde gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken. Dat dient immers op zijn eigen merites te worden beoordeeld, volgens de daarvoor geldende regels. Het hof merkt op dat de eerdere inschrijving in kwestie dateert van 4 augustus 1995 en niet voorafgaand is getoetst op de aanwezigheid van onderscheidend vermogen.
Inburgering
11. Aan de orde is daarmee het betoog van Maas dat het teken LE VIN EN DIRECT door het gebruik daarvan is ingeburgerd, waartoe het hof als volgt overweegt.
12. Artikel 3, lid 3, van de Merkenrichtlijn bepaalt – onder meer – dat een merk niet wordt geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, indien het door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen. Daarbij dient in dit geval opgemerkt te worden dat het enkele gebruik van een handelsnaam bij het aanbieden van waren en diensten niet tevens gebruik van een met die handelsnaam overeenstemmend merk oplevert. Dit kan wel het geval zijn indien het publiek het gebruik van de handelsnaam in feite tevens opvat als gebruik van een teken waarbij de aangeboden waren en diensten van die van anderen worden onderscheiden (vgl. Benelux Gerechtshop 20 december 1996, IER 1997, 18; ‘Europabank’). Voorts is in dit verband slechts het gebruik van het teken vóór 9 september 2005 relevant, aangezien slechts acht kan worden geslagen op gebruik van het teken tot het tijdstip van het depot (Benelux-Gerechtshof 26 juni 2000, BIE 2001, 24).
13. Ten slotte is voor de beoordeling van het beroep op inburgering van belang dat het teken LE VIN EN DIRECT ook als louter beschrijvend dient te worden aangemerkt in de Franse taal. Aangaande de uitleg van artikel 3 lid 3 Merkenrichtlijn heeft het Hof van Justitie in zijn arrest van 7 september 2006, Bovemij Verzekeringen NV, C-108/05, (‘EUROPOLIS’), n.n.g., het volgende overwogen:
1) Artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat.
2) Wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.
14. De hierboven aangehaalde overwegingen van het Hof van Justitie brengen in dit geval mee dat het beroep op inburgering alleen kan slagen als vast komt te staan dat het teken behalve in het Nederlandstalige gebied van de Benelux ook onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gebied van de Benelux waar Frans wordt gesproken / de officiële taal is.
15. Het ligt op de weg van Maas om aan de hand van relevante producties aan te tonen dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen in vorenbedoelde zin. Aan de hand van het tot nu toe in het in het geding gebrachte materiaal slaagt Maas daarin vooralsnog – mede gelet op het vorenoverwogene – niet. Tijdens de mondelinge behandeling van de zaak heeft Maas aangeboden om (alsnog) in het licht van wat hiervoor in de rechtsoverwegingen 11-13 is overwogen relevant bewijs aan te leveren. Het hof zal Maas derhalve in de gelegenheid stellen zodanig bewijs ten processe over te leggen. Het Bureau kan dan desgewenst nog reageren.
Beslissing
Het hof:
stelt Maas in de gelegenheid binnen drie weken na de dag van de uitspraak stukken, als bedoeld onder 15, in het geding te brengen;
houdt elke verdere beslissing aan.
Deze beschikking is gegeven door Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en C.J. Verduyn, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 november 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.
* * * * *