Uitspraak : 26 september 2002
Rekestnr. : 02/231
HET GERECHTSHOF TE ‘s-GRAVENHAGE, Kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
Monique Johanna Helena SUTTORP,
h.o.d.n. DUTCH-ART.NL,
wonende en kantoorhoudende te Rotterdam,
verzoekster,
(hierna te noemen : Suttorp)
procureur : mr. F.I.S.A.L. van Velsen,
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
(hierna te noemen : het Benelux-Merkenbureau)
procureur : mr. C.J.J.C. van Nispen.
De procedure
Bij op 16 april 2002 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft Suttorp het hof verzocht om het Benelux-Merkenbureau te bevelen alsnog tot inschrijving in het Benelux-merkenregister over te gaan van het door haar onder nummer 957 009 gedane depot van het teken DUTCH-ART.NL, met veroordeling van het Benelux-Merkenbureau in de kosten van het geding.Het Benelux-Merkenbureau heeft bij op 21 mei 2002 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift (met productie) verzocht het verzoek van Suttorp af te wijzen, kosten rechtens. Tevens heeft Suttorp op 21 mei 2002 vijf foto's ter griffie van het hof gedeponeerd.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 27 mei 2002. Partijen hebben daarbij hun standpunten doen toelichten door hun procureurs, zulks door mr. Van Nispen aan de hand van pleitnotities.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken :
a. Suttorp heeft een Benelux-depot verricht onder nummer 957 009, met als definitieve datum van depot 16 februari 2000. Het betreft het teken DUTCH-ART.NL voor waren en diensten in de volgende klassen :
Klasse 16 : Schilderijen, zeefdrukken, tekeningen, linosnedes.
Klasse 20 : Sculpturen van hout, was, gips of plastic.
Klasse 35 : Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van beeldende kunst(werken).
Klasse 41: Verhuur van beeldende kunst(werken).
b. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 23 mei 2001 (prod. 7 bij verzoekschrift) laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het Benelux-Merkenbureau opgegeven :
"Het teken DUTCH-ART. NL is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 16, 20, 35 en 41 genoemde waren en diensten met betrekking tot Nederlandse kunst (Engels: Dutch art). Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (zie artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (. .)) De toevoeging van de internet-landaanduiding. NL (voor: Nederland) heft het gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken niet op."
c. Suttorp heeft bij faxbrief van 19 oktober 2001 bezwaar aangetekend tegen de voorlopige weigering van de inschrijving. Bij faxbrief van 23 november 2001 heeft zij nadere bezwaren aangevoerd.
d. Het Benelux-Merkenbureau heeft in de door Suttorp aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien (brief van het Benelux-Merkenbureau van 19 december 2001).
e. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 18 februari 2002 aan Suttorp mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
3. Suttorp stelt zich op het standpunt dat het door haar gedeponeerde teken niet uitsluitend beschrijvend is.
4.1 De vraag die partijen verdeeld houdt is of het teken DUTCH-ART.NL is aan te merken als uitsluitend beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is verzocht. Het hof overweegt daartoe als volgt.
4.2 De weigering van het Benelux-Merkenbureau het depot in te schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW). Dit artikel is ingevoerd ter aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Europese richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid Staten, PbEG 1989 L 40). Het artikellid bepaalt, dat de inschrijving wordt geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, 'met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.'
4.3 Laatstbedoeld artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: Unieverdrag) luidt - voorzover hier van belang :
"B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden
1. (..)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd; (..)"
4.4 Hieronder zal worden nagegaan of het teken DUTCH-ART. NL, beschouwd in zijn geheel en in elk van zijn onderdelen, in de ogen van het in aanmerking komend publiek is aan te merken als louter beschrijvend voor (wezenlijke kenmerken van) de betrokken waren en diensten.
Het teken is gedeponeerd als woordmerk en combineert de door een liggend streepje verbonden woorden 'Dutch' en 'art' met het achtervoegsel '.NL'.
4.5 De Engelstalige woorden 'Dutch' en 'art' zijn algemeen bekend bij het publiek in de betekenis van (onderscheidenlijk) `Nederlands(e)' en 'kunst'. Dit deel van het teken is daarmee beschrijvend voor waren en diensten met betrekking tot Nederlandse kunst. An-ders dan Suttorp aanvoert, maakt het geen verschil dat het gaat om Engelse termen. Naar het bureau onweersproken aanvoert is het gebruik van het Engels in de kunstwereld gebruikelijk, terwijl beide woorden kunnen worden gerekend tot het in Nederland gangbare taalgebruik. Er is ook geen merkbaar verschil tussen de woordcombinatie en de terminologie die in het normale taalgebruik van het in aanmerking komend publiek wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden.
4.6 De aanduiding '.NL'wordt in Nederland algemeen gebruikt als een domeinaanduiding op het Internet. Gebruikt als achtervoegsel doet het, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de enkele toevoeging van een lidwoord, voor het Benelux-publiek niet toe - of af aan het on-derscheidende vermogen van een teken als het onderhavige. Het gebrek aan elk onder-scheidend vermogen van het teken wordt door de toevoeging daarvan dan ook niet opge-heven.
5. Op de overige verweren van Suttorp behoeft niet meer te worden ingegaan. Het teken is aldus beschouwd uitsluitend beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd.
6. De slotsom is dat het verzoek van Suttorp, zal worden afgewezen. Suttorp zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld, voorzover gevallen aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau.
Beslissing
Het hof :
wijst het verzoek van Suttorp af;
verwijst het Suttorp in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau op 1773,-- Euro.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Van Sandick en Kiers-Becking, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 september 2002, in tegen-woordigheid van de griffier.