Uitspraak : 1 april 1999
Rekestnr. : 98/655
Het GERECHTSHOF te 's-GRAVENHAGE, Kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
KNAPPER PRODUKTIES B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
verzoekster,
procureur : Mr H.C. Grootveld
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : Mr C.J.J.C. van Nispen
De procedure
Verzoekster (hierna ook te noemen Knapper) heeft bij op 5 oktober 1998 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift het hof verzocht verweerder (hierna ook te noemen het Bureau) bij wege van voorlopige voorziening te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot van het teken FIESTA GITANA, met veroordeling van het Bureau in de kosten van het geding.
De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgehad op 1 maart 1999, waarbij partijen - het Bureau onder overlegging van een productie - hun standpunten hebben doen bepleiten aan de hand van pleitnotities, Knapper door Mr P. Katz, advocaat te Amsterdam en het Bureau door zijn procureur.
Beoordeling van het verzoek
1. Veronderstellenderwijs wordt ervan uitgegaan dat het verzoekschrift tijdig is ingediend.
2. Uit het verzoekschrift, de ten processe overgelegde producties en het verhandelde ter terechtzitting blijkt het volgende, voor zover van belang:
a. Knapper heeft op 17 april 1998 bij het Bureau het teken FIESTA GITANA gedeponeerd onder nummer 914309 voor diensten in klasse 41.
b. Het Bureau heeft bij brief van 29 mei 1998 laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren.
Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven:
"Le signe FIESTA GITANA, composé de la dénomination générique fiesta (espagnol pour fête) et de l'adjectif gitana (espagnol pour gitane) est dépourvu de tout pouvoir distinctif visé a l'article 6bis, par. 1er, sous a. de la Loi Uniforme Benelux sur les marques (...) pour les services mentionnés en classe 41 pour autant qu' ils aient trait a l'exécution de fêtes consacrées au folklore gitan. "
c. De raadsman van Knapper heeft tegen die beslissing bezwaar gemaakt bij brief van 5 juni l998.
d. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien zijn beslissing te herzien en heeft eraan herinnerd dat de termijn om aanvullende bezwaren tegen de voorlopige weigering in te dienen eindigt op 29 november 1998 (brief van 17 juni 1998).
e. De raadsman van Knapper heeft bij brief van 25 juni 1998 het Bureau bericht dat Knapper de bezwaren tegen de voorlopige weigering onverkort handhaaft en dat Knapper afziet van de mogelijkheid om tot en met 29 november 1998 haar bezwaarschrift aan te (mogen) vullen, met het verzoek zo spoedig mogelijk een eindbeslissing te geven omtrent het al dan niet definitief weigeren van de inschrijving.
f. Het Bureau heeft de raadsman van Knapper bij brief van 15 juli 1998 onder meer meegedeeld dat de termijn, bedoeld in artikel 4 van het Uitvoeringsreglement, ambtshalve werd verlengd tot 29 november 1998, dat behoudens een omstandigheid in de zin van artikel 6bis lid 4 BMW (eenvormige Benelux-wet op de merken) de wetgeving niet voorziet in de mogelijkheid van voornoemde termijn af te zien en dat, indien geen aanvullend relevant bezwaarschrift voor 29 november 1998 is ontvangen, zal worden overgegaan tot definitieve weigering van het teken.
g. Het Bureau heeft de inschrijving van het gedeponeerde teken definitief geweigerd op 21 januari 1999.
3. Knapper heeft het hof verzocht bij wege van voorlopige voorziening het Benelux-Merkenbureau op de voet van artikel 6ter BMW te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan. Bij de mondelinge toelichting heeft Knapper haar verzoek aangevuld in die zin dat het verzoek mede is gericht tegen de definitieve weigering van de inschrijving door het Bureau op 21 januari 1999.
4. Het Bureau heeft verzocht het verzoek van Knapper af te wijzen en heeft zich verzet tegen deze "vermeerdering van het verzoek".
5. Het hof zal de aanvulling van het verzoek afwijzen. Deze (mondelinge) aanvulling houdt in feite een nieuwe rechtsgang in tegen een ander besluit, te weten de definitieve weigering van de inschrijving door het Bureau, waarop - zoals hieronder zal worden overwogen - artikel 6ter BMW van toepassing is volgens welke bepaling een verzoekschrift dient te worden ingediend. Daar komt bij dat door het late tijdstip van de aanvulling het Bureau bovendien in zijn verdediging onredelijk zou worden bemoeilijkt.
6. Aangaande haar verzoek heeft Knapper met een beroep op artikel 6ter BMW en een redelijke uitleg van de artikelen 289 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangevoerd, dat het hof "bevoegd is om - vooruitlopend op een definitieve beslissing in beroep ex artikel 6ter BMW - een voorlopig oordeel te geven omtrent de weigering tot inschrijving door het Benelux-Merkenbureau."
7. Naar het oordeel van het hof is het verzoek op de volgende gronden niet voor toewijzing vatbaar:
(i) Artikel 6ter BMW, eerste volzin, luidt:
"De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’ s-Gravenhage of het Cour d' appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen."
In het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen is vermeld dat dit artikel voorziet "in een verzoekschriftprocedure (...) teneinde een oordeel van de rechter te verkrijgen over beslissingen van het BMW, waarbij geweigerd is een merk in te schrijven. De aanvrager dient daartoe een verzoek om een bevel tot inschrijving van het depot in te dienen. Om het aantal rechtsgangen te beperken zijn niet de rechtbanken aangewezen, maar slechts de drie Hoven in Brussel, Den Haag en Luxemburg".
Het hof merkt op, dat artikel 4, lid 1 Uitvoeringsreglement BMW spreekt over "voorlopige weigering" maar dat de term '"definitieve weigering" of "refus définitif” als zodanig niet in de BMW en het Uitvoeringsreglement BMW voorkomt. Blijkens de overgelegde stukken worden de termen "voorlopige weigering" en "definitieve weigering" door het Bureau gebezigd ter aanduiding van respectievelijk zijn voornemen om de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren als bedoeld in artikel 6bis, lid 3 BMW en zijn weigering als bedoeld in artikel 6bis, lid 4 BMW, hetgeen door Knapper ook in die zin is opgevat.
Naar het oordeel van het hof kan artikel 6ter BMW, dat wat de aanvang van de termijn voor het indienen van het verzoekschrift betreft verwijst naar de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, BMW - waarmee bedoeld is de kennisgeving van de weigering van de inschrijving van het depot - mede gelet op het bovenstaande dan ook niet anders worden gelezen dan dat dit artikel voorziet in de mogelijkheid om een voorziening te vragen, niet tegen het voornemen om de inschrijving te weigeren als bedoeld in artikel 6bis, lid 3 (de voorlopige weigering), maar tegen de weigering van het Bureau om een depot in te schrijven als bedoeld in artikel 6bis, lid 4 BMW, derhalve de definitieve weigering.
De BMW bevat ook overigens geen bepaling die voorziet in de mogelijkheid om een (voorlopige) voorziening te vragen tegen een voorlopige weigering, Evenmin wordt van zodanige voorziening gerept in het Gemeenschappelijk Commentaar.
Bovendien is met het systeem van de BMW en het Uitvoeringsreglement niet goed te verenigen, indien een deposant gedurende de periode, gelegen tussen de kennisgeving van het voornemen van het Bureau om de inschrijving te weigeren (de voorlopige weigering) en de datum van definitieve weigering, een (voorlopige) voorziening zou kunnen verzoeken aan de rechter.
Artikel 6bis, derde en vierde lid, BMW voorzien immers in een (bezwaarschrift) procedure, volgens welke het Bureau van zijn voornemen om de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren onverwijld schriftelijk kennis geeft aan de deposant en hem in de gelegenheid stelt hierop binnen een bij het Uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden, en voorts dat, als daarna de bezwaren van het Bureau niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, de inschrijving geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd. Eerst in de fase na kennisgeving van de voorlopige weigering pleegt een inhoudelijke discussie tussen deposant en BMB op gang te komen; daarin past niet een tussentijds rechterlijk ingrijpen.
Derhalve biedt de BMW geen basis voor het vragen van een (voorlopige) voorziening tegen een voorlopige weigering tot inschrijving .
(ii) Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat in een zaak als de onderhavige, waarbij de procedure wordt ingeleid met een verzoekschrift ex artikel 6ter BMW, met toepassing van de artikelen 289 e.v. Rv een voorlopige voorziening kan worden verkregen, is het reeds daarom niet mogelijk een voorlopige voorziening als hierbedoeld aan het hof te vragen, nu een overeenkomst van prorogatie ontbreekt, al aangenomen dat het geschil voor prorogatie vatbaar is.
(iii) Blijkens het petitum van het verzoekschrift sub 3 wordt verzocht "Ten aanzien van voornoemd depot in voorlopige voorziening het Benelux Merkenbureau (...) te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan".
Voor zover hiermee wordt beoogd een bevel te verkrijgen tot inschrijving van het gedeponeerde teken, is dit niet mogelijk in het kader van een voorlopige voorziening, daar de inschrijving van een depot een declaratoir karakter heeft.
Voor zover met voormeld petitum is bedoeld een voorlopige inschrijving te verkrijgen, merkt het hof op dat noch de BMW noch het Uitvoeringsreglement een "voorlopige inschrijving" kent, terwijl deze rechtsfiguur evenmin voorkomt in de Eerste Richtlijn d.d. 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten 89/104 (PbEG 1989, L40).
(iv) Blijkens de onweersproken mededeling namens Knapper bij de mondelinge toelichting strekt het verzoek er in feite toe een rechterlijk oordeel over de voorlopige weigering van de inschrijving van het depot te verkrijgen en dit oordeel in te brengen in een tussen Salido en haar (Knapper) voor de rechtbank te Amsterdam aanhangige (verkorte) bodemprocedure die in juni/juli 1999 zal zijn afgerond.
Namens Knapper is bij de mondelinge toelichting niet betwist dat partijen het in deze procedure inhoudelijk eens zijn over de (negatieve) beantwoording van de vraag of het teken FIESTA GITANA voor inschrijving als merk in aanmerking komt. Dit betekent dat tussen partijen in feite geen geschil bestaat, zodat Knapper reeds op deze grond geen belang heeft bij de door haar gevraagde voorziening.
Zoals reeds hierboven is vermeld is de inschrijving van het depot door het Bureau definitief geweigerd op 21 januari 1999, zodat Knapper thans op de voet van artikel 6ter BMW een verzoekschrift kan indienen. Nu Knapper niet aannemelijk heeft gemaakt waarom zij een beslissing van het hof op zodanig verzoek niet haalbaar acht vóór juni/juli 1999, heeft zij haar belang bij een beslissing in de onderhavige procedure niet genoegzaam aannemelijk gemaakt.
8. Het bovenstaande brengt mee dat Knapper in haar verzoek niet-ontvankelijk moet worden verklaard en als zodanig in de proceskosten moet worden verwezen.
Beslissing
Het hof:
verklaart Knapper niet-ontvankelijk in haar verzoek; verwijst Knapper in de kosten van deze procedure en begroot de kosten tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op ƒ 3.840,-.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Brinkhof, Fasseur-van Santen en Van Sandick, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 april l999, in tegenwoordigheid van de griffier.