Doorhalingsprocedure

De doorhalingsprocedure kan worden opgeschort:

Door BOIP

BOIP kan de doorhalingsprocedure in de volgende gevallen ambtshalve opschorten:

1. wanneer de vordering op een merkdepot berust;
2. wanneer een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij de rechter is ingesteld;
3. als BOIP dat nodig acht. Dit kan zich voordoen als er een voor de betrokken merken relevante procedure bij de rechter loopt die invloed kan hebben op de voorliggende casus bij BOIP.

BOIP deelt de opschorting mee aan de partijen, onder vermelding van de grond voor opschorting. Indien de grond voor opschorting is opgeheven, wordt de procedure voortgezet. BOIP informeert de partijen hierover en vermeldt welke handelingen zij nu moeten verrichten. Hiervoor wordt eventueel een regularisatietermijn gesteld.

Op gezamenlijk verzoek

Ook betrokken partijen zelf kunnen de procedure, op gezamenlijk verzoek, opschorten. Deze opschorting duurt vier maanden en kan steeds met een periode van vier maanden worden verlengd. Partijen kunnen gedurende een opschorting op ieder moment - altijd schriftelijk - verzoeken de opschorting op te heffen. Dit is de zogenaamde opt-out van de opschorting.

Kosten

Aan opschorting door BOIP zijn geen kosten verbonden. Soms zijn aan de opschorting op gezamenlijk verzoek wél kosten verbonden. De eerste drie opeenvolgende opschortingen door partijen zijn gratis. Na deze derde opschorting, dus vanaf het vierde opschortingsverzoek, is een taks van 150 euro verschuldigd per opschorting.

Iedere verzoeker moet schriftelijk uiteenzetten waarom hij van mening is dat de ingeroepen doorhalingsgronden van toepassing zijn op het bestreden merk. De verweerder krijgt uiteraard de mogelijkheid om te reageren op de argumenten van de indiener. De verweerder kan in dit stadium, als het merk van verzoeker ouder is dan vijf jaar, ook besluiten om nog niet inhoudelijk te reageren op de argumenten, maar om eerst aan de verzoeker bewijzen van gebruik te vragen.

Als de vordering tot doorhaling uitsluitend gebaseerd is op niet gebruik van het bestreden merk, verloopt dit enigszins anders. In dat geval zal verweerder moeten beginnen en bewijzen van gebruik moeten leveren. Verzoeker kan daarop reageren waarna verweerder het laatste woord krijgt.

BOIP zal de argumenten, die bij het indienen worden meegestuurd, pas bij de start van de procedure naar de verweerder doorzenden.

Alle argumenten en stukken dienen in tweevoud te worden ingediend; één exemplaar is voor BOIP en één exemplaar is voor de andere partij. Alleen als de argumenten en stukken elektronisch via het contactformulier worden ingediend, volstaat één exemplaar.

Bewijzen van gebruik zijn stukken waaruit blijkt dat het recht op het merk niet is komen te vervallen omdat het normaal werd gebruikt. In een doorhalingsprocedure kan het voorkomen dat verzoeker of verweerder moet aantonen dat het merk, in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de instelling van de vordering, alsook vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag- dan wel prioriteitsdatum van het jongere merk normaal gebruikt is voor de waren en/of diensten die worden bestreden.

Als de verweerder vraagt om bewijzen van gebruik aan de verzoeker, dan heeft deze een termijn van twee maanden om deze bewijzen in te dienen. Indien de verzoeker geen bewijzen van gebruik indient, wordt de procedure afgesloten. Indien de verzoeker wél stukken overlegt, heeft de verweerder twee maanden de tijd om deze te becommentariëren en om eventueel nog te reageren op de eerste argumenten van de verzoeker, indien hij dit nog niet gedaan heeft.

Als de vordering uitsluitend gebaseerd is op niet gebruik van het bestreden merk krijgt de houder van dat merk een termijn van twee maanden om te bewijzen dat het merk wel normaal werd gebruikt. Doet hij dit niet, dan wordt het merk doorgehaald. Doet hij dit wel dan krijgt verzoeker twee maanden de tijd om deze te becommentariëren waarna verweerder twee maanden krijgt voor zijn laatste reactie.

De bewijzen beperken zich bij voorkeur tot papieren materiaal zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto’s en krantenadvertenties. Indien de kosten van het doorsturen van de stukken naar de verweerder het bedrag van 25 euro overschrijden, komen deze voor rekening van de verzoeker.

Stukken die dienen om het gebruik van een merk aan te tonen, kunnen in hun oorspronkelijke taal (om het even welke) worden ingediend. Ze worden slechts in overweging genomen als BOIP oordeelt dat deze stukken, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn.

Nadat het onderzoek naar de vordering tot doorhaling is beëindigd, neemt BOIP zo spoedig mogelijk een beslissing.

Mogelijke eindbeslissingen

Er zijn drie mogelijke varianten van deze eindbeslissing:

1. een volledige toewijzing;
2. een volledige afwijzing;
3. een gedeeltelijke toewijzing.

Bij een volledige toewijzing wordt de verzoeker in het gelijk gesteld en het bestreden merk doorgehaald. Bij een volledige afwijzing wordt de verweerder in het gelijk gesteld en blijft het bestreden merk dus ingeschreven in het register.

Een gedeeltelijke toewijzing vindt alleen plaats wanneer de vordering tot doorhaling te ruim was ingesteld en BOIP dus van oordeel is dat er weliswaar sprake is van verval of nietigheid, maar slechts voor een deel van de in het bestreden merk aangeduide waren en/of diensten.

Kostenverwijzing

De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Deze worden vastgesteld conform het bepaalde in het Uitvoeringsreglement (UR), te weten een bedrag dat gelijk is aan het basisrecht van de doorhalingsprocedure: 1.420 euro. De kosten zijn niet verschuldigd indien de doorhaling gedeeltelijk wordt toegewezen.

De beslissing van BOIP tot vaststelling van de kosten vormt executoriale titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie.

Beroep

Tegen onze eindbeslissing kan binnen een termijn van twee maanden - te rekenen vanaf de uitspraak - beroep worden ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof (artikel 1.15bis BVIE).

Andere mogelijke redenen van beëindiging van de procedure

1. niet-ontvankelijkheid

Indien een van de minimale vereisten ontbreekt of niet correct is, dan is de doorhaling niet-ontvankelijk, behoudens een reden voor een voorlopige ontvankelijkheid. Op grond van regel 1.21 UR inzake hoor en wederhoor, wordt aan beide partijen een kennisgeving van niet-ontvankelijkheid verstuurd, vergezeld van een afschrift met alle relevante gegevens.

Aangezien er voor het instellen van een doorhalingsprocedure geen termijn bestaat heeft verzoeker in dat geval altijd weer de kans om een nieuwe vordering in te dienen en deze kan dan alsnog ontvankelijk worden verklaard.

2. buiten behandeling laten

In een aantal gevallen wordt de doorhalingsprocedure buiten behandeling gelaten. Het verschil met de afsluitingsgronden is dat er bij deze laatste sprake kan zijn van restitutie van een deel van de betaalde taksen, terwijl dit bij het buiten behandeling laten niet het geval is. De volgende redenen van buiten behandeling bestaan:

• verzoeker reageert niet (tijdig) op de regularisatie van de vordering bij de kennisgeving ontvankelijkheid;
• verzoeker dient geen argumenten in.

3. afsluiting

Op ieder moment in de procedure kunnen partijen gezamenlijk, of de verzoeker apart, een einde stellen aan de procedure en om afsluiting verzoeken.

Behoudens dit geval, voorziet artikel 2.30ter, lid 3 BVIE in een limitatieve opsomming van de afsluitingsgronden van de doorhalingsprocedure. Wanneer een van deze gevallen zich voordoet, komt de procedure tot een einde en zal desgevallend een deel van de betaalde rechten worden gerestitueerd. Dit is onder meer het geval als verweerder niet reageert op de ingestelde vordering. In dat geval wordt zijn merk wel doorgehaald.

Tegen een eindbeslissing van BOIP kan binnen een termijn van twee maanden - te rekenen vanaf de uitspraak - beroep worden ingesteld, waarbij vernietiging of herziening van de beslissing kan worden gevorderd (artikel 1.15bis BVIE). De door het BVIE aangeduide bevoegde instantie is het Benelux-Gerechtshof. Voor meer informatie over het instellen van beroep, de daarvoor geldende procedureregels, het griffierecht, adresgegevens e.d. zie: http://www.courbeneluxhof.be.