5. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep
De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
A-G
1. Beschikking hof 12 juli 2007; cassatieverzoekschrift ingekomen op 12 oktober 2007. Art. 2.12 lid 4 BVIE (voorheen: art. 6ter lid 4) stelt cassatieberoep open, maar laat de termijn over aan de nationale wet. Dat is ingevolge art. 426 lid 1 Rv: drie maanden.
2. Vgl.art. 5.1 in verbinding met art. 1.2 BVIE.
3. In dezelfde zin: art. 1, lid 1 BMW (oud).
4. Dat de Benelux-Merkenwet pas per 1 januari 1996 aan de Richtlijn werd aangepast, en aanvankelijk onvolkomen (gerepareerd per 1 januari 2004) is in deze, jongere, zaak niet van belang.
5. Zaak C-299/99, Jur. 1999-I, p. 5475, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, p. 547 m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, p. 251 m.nt. FWG, AA 2003,p. 43 m.nt. ChG.
6. Zaak C-218/01, Jur. 2004-I, p. 1725.
7. Gedoeld wordt op HvJ EG 8 april 2003, gevoegde zaken C-53/01 t/m C-55/01, Jur. Hof EG 1993, p. I-3161, BIE 2004, nr. 19, p. 122, IER 2003, nr. 48, p. 241, m.nt. HMHS (voetnoot toegevoegd door A-G).
8. Zaak A-90/4, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV, IER 1992, nr. 12, p. 57 m.nt. SdW, BIE 1992, nr. 99, p. 379 m.nt. JHS.
9. Het middel maakt geen melding van een zodanige stellingname van het Bureau.
Philishavescheerapparaat overwoog het Hof van Justitie met betrekking tot de door mij onder
3.3 bedoelde parameter(s):
’63. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken bestaande in de vorm van een waar, ook indien dat onderscheidend vermogen door gebruik is verkregen, dient voorts rekening te worden gehouden met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten (zie in die zin arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punt 31).
64. Ten slotte moeten de betrokken kringen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk, en dus aan de hand van de aard en het effect van het teken, waardoor dit de betrokken waar van die van andere ondernemingen kan onderscheiden.’
3.5.3. In HvJ EG 12 februari 2004 (wolwasmiddelfles Henkel) ( 2 ).
3.5. 1. Sindsdien heeft het Hof van Justitie van de EG zich meer dan eens uitgesproken over de hierboven geciteerde bepalingen van art. 2 en art. 3, lid 1, onder b, van Merkenrichtlijn 89/104, met name ook in de context van vormmerken.
3.5.2. In HvJ EG 18 juni 2002 (Philips/Remington) ( ). In dat arrest is het vereiste van een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat de waar van het afkomstig is, inderdaad verworpen. Lezing van dat arrest (in het bijzonder rov. 23 t/m 26) leert intussen dat het hier specifiek ging om de (door de verwijzende rechter gestelde) vraag of vereist is dat het publiek het teken (ook) opvat als een daartoe tot het publiek gerichte herkomstaanduider. Die vraag was begrijpelijk tegen de achtergrond van de Burberrys-zaak: het inroepen van merkenrechtelijke bescherming voor het in onder meer voeringen van jassen door Burberrys Ltd gebezigde (bekende) ruitmotief, welk ruitmotief allicht als specifiek voor een bepaalde kledingonderneming herkend zou worden, maar waarvan betwist werd dat Burberrys het ook als herkomstaanduider bezigde en dat het publiek het als zodanig opvatte. Als gezegd verwierp het BenGH een aan het merk te stellen eis in laatstbedoelde zin. Het BenGH ging evenwel bepaald niet zo ver dat óók niet vereist zou zijn dat (een relevant deel van) het in aanmerking komende publiek de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent: integendeel, zie rov. 24 jo. 20. In die zin diende óók volgens het Benelux-Gerechtshof het publiek het teken als merk (= als een teken dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden) te kunnen herkennen, en in die zin achtte ook het BenGH de opvatting van (een relevant deel van) het in aanmerking komende publiek bepalend.
4.6.2. Het hof heeft overwogen dat het publiek de door P&G gedeponeerde vorm niet zal herkennen als merk, en het hof mocht zonder schending van enige rechtsregel aldus oordelen, ervan uitgaande dat ‘merk’ aan de hand van de geldende regelgeving te verstaan is in de voor de hand liggende zin van ‘teken dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden’ (vgl. andermaal nrs. 3.2.1-3.2.2). Die lezing ligt temeer voor de hand gelet op de opbouw van de beschikking, waarin het hof in rov. 5 de voor hem richtinggevende bepalingen van Merkenrichtlijn 89/104 aanhaalt, en in rov. 7-9 acht slaat op de boven aangehaalde – richtinggevende – jurisprudentie van het HvJ EG, waaronder de arresten inzake Henkel en Philips/Remington (waartegen in cassatie – terecht – geen klacht gericht is).
Van een achtergrond als spelend in de Burberrys-zaak, die aanleiding zou kunnen of moeten geven tot de in het cassatiemiddel bedoelde lezing, is in de onderhavige zaak geen sprake (het middel reikt ook niets in die zin aan). Dat zou anders geweest kunnen zijn indien het hof iets had overwogen (of het Bureau stelling genomen zou hebben ( 6 9 5 3 8 )
Artikel 2 van merkenrichtlijn 89/104/EEG luidt:
‘Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.’
Op de boven aangehaalde bepalingen van art. 2.1 BVIE en art. 2 van de Richtlijn sluiten aan:
art.2.11, lid 1, onder b, BVIE:
‘Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:
(…)
b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;’.
respectievelijk art. 3 lid 1, onder b, van de Richtlijn:
‘ Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
(…)
b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;’.
3.2.2. Uit deze bepalingen laat zich de volgende definitie of omschrijving van een onder het BVIE respectievelijk de Merkenrichtlijn beschermbaar (inschrijfbaar) merk afleiden: een teken dat vatbaar is voor grafische voorstelling en dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden.
Spreken in merkenrechtelijke context over een beschermbaar (c.q. inschrijfbaar) merk betekent aldus – afgezien van de in deze zaak geen rol spelende eis van vatbaarheid voor grafische vormgeving – spreken over : een teken (merk) dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden. Spreken over een teken dat niet herkend wordt als merk (zoals het hof in rov. 11 doet), is dus spreken over een teken dat de waren of diensten van een onderneming niet kan onderscheiden.
3.3. De vraag of een teken (merk) aan dit criterium voldoet wordt – uiteindelijk – beslist door de rechter. De in het cassatiemiddel aangesneden vraag is intussen aan de hand van welke parameter(s) de rechter die vraag kan of moet beantwoorden, en met name de rol van de publieksopvattingen in dat verband.
3.4. Door het verstrijken op 31 december 1992 van de uiterste implementatietermijn van Merkenrichtlijn 89/104 is sedertdien het merkenrecht op het daardoor geharmoniseerde gebied (waaronder de in deze zaak toepasselijke bepalingen) ‘geëuropeaniseerd’ ( ) - ter griffie van de Hoge Raad ingekomen verzoekschrift tot cassatie verzocht om (i)’s hofs beschikking te vernietigen, en (ii) het cassatiemiddel schriftelijk te mogen toelichten.
2.7. Het Bureau heeft een verweerschrift ingediend.
2.8. De Hoge Raad heeft het in nr. 2.6. onder (ii) bedoelde verzoek van P&G afgewezen.
3. Toetsingskader
3.1. Het depot van P&G d.d. 5 april 2004 heeft plaats gehad toen de Benelux-Merkenwet nog van kracht was. Die was ook nog van kracht ten tijde van de weigering door het Bureau (toen nog geheten: Benelux-Merkenbureau) d.d. 2 maart 2005 en ten tijde van het indienen van het verzoekschrift van P&G bij het gerechtshof te ‘s –Gravenhage op 2 mei 2005.
De Benelux-Merkenwet is per 1 september 2006 vervangen door het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE), waarbij de taken van het Benelux-Merkenbureau zijn overgegaan op het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) ( ) overwoog het Hof:
’48. Volgens de rechtspraak van het Hof houdt het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn in dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie arrest Linde e.a., reeds aangehaald ( , punt 40).
49. Hieruit volgt dat een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, niet volstaat om de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn opzij te zetten. Een merk daarentegen dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft wel onderscheidend vermogen.
50. Dit onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn moet worden beoordeeld aan de hand van enerzijds de waar of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de waarneming van de betrokken kringen, te weten de consument van genoemde waar of diensten. Van belang is de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betrokken waar of diensten (zie in deze zin reeds aangehaalde arresten Gut Springenheide en Tusky, punt 31, Philips, punt 63, en Linde e.a., punt 41).
51. De bevoegde autoriteit dient derhalve het onderscheidend vermogen van het betrokken merk concreet te beoordelen aan de hand van de waarneming van de gemiddelde consument zoals gedefinieerd in punt 50 van het onderhavige arrest, teneinde na te gaan of het merk zijn wezenlijke functie vervult, te weten het waarborgen van de herkomst van het product.
52. In elk geval is de waarneming van de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verpakking van de waar, niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in geval van een woord- of beeldmerk (zie in die zin reeds aangehaald arrest Linde e.a. punt 48, en, met betrekking tot een kleurmerk, arrest van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 65).
53. Gelet op het voorgaande dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat, bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waren die om redenen verband houdend met de aard van de waar in verpakte vorm in de handel worden gebracht, het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn dient te worden beoordeeld aan de hand van waarneming van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar. Een dergelijk merk moet het deze consument mogelijk maken, de betrokken waar ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.’
3.5.4. Blijkens deze (vormmerken-)jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG dient de rechter de vraag of het (als merk gedeponeerde) teken de waren van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen te beoordelen aan de hand van de door hem veronderstelde opvatting van het relevante publiek, in de terminologie van het HvJ EG ‘de betrokken kringen, te weten de consument van genoemde waar of diensten’.
4.Bespreking van de cassatiemiddel
4.1. Het cassatiemiddel vecht de hierboven, aan de jurisprudentie van het HvJ EG te ontlenen
beoordelingsmaatstaven (terecht) niet aan. De vraag is vervolgens of het hof deze maatstaven – wat er zij van de exacte bewoordingen in zijn beschikking – al dan niet heeft toegepast.
4.2. Volgens de (enige) klacht van het middel is dat niet het geval, omdat het hof blijkens de overweging in rov. 11:
‘Naar het oordeel van het hof zal het in aanmerking komend publiek, de door P&G gedeponeerde vorm niet herkennen als merk’.
miskend zou hebben dat het BVIE en de Merkenrichtlijn 89/104/EEG ter voldoening aan het vereiste van onderscheidend vermogen nergens de eis van het ‘door het publiek herkennen als merk’ stellen. Volgens het middel maakt het hof de klassieke fout te eisen dat het publiek de vorm ook herkent als merk. Dat vereiste is verworpen door BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596, en wordt ook door het HvJ EG niet gesteld.
4.3. Het middel kan naar mijn mening niet slagen, omdat het berust op onjuiste lezing – in meer dan één opzicht – van de bestreden beschikking.
4.4. Daartoe valt vooreerst erop te wijzen dat de (in cassatie terecht niet bestreden) overwegingen van het hof tot aan de (wel bestreden) laatste volzin van rov. 11, alsmede de (in cassatie niet bestreden) rov. 12 en 13, zijn oordeel dat het door P&G ingeschreven vormmerk ieder onderscheidend vermogen voor de waren waarover het is gedeponeerd mist, zelfstandig kunnen dragen. Aldus bezien gaat het in de aangevochten laatste volzin van rov. 11 om een overweging ten overvloede, en faalt de klacht bij gebrek aan belang.
4.5. Daarnaast berust de klacht op een onjuiste lezing van de betrokken volzin zelf van rov. 11 (‘Naar het oordeel van het hof zal het in aanmerking komend publiek, de door P&G gedeponeerde vorm niet herkennen als merk’), In deze deeloverweging valt niet te lezen dat het hof van oordeel zou zijn geweest het in aanmerking komende publiek de vorm ook zou moeten herkennen als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat de waar van hem afkomstig is. In aanmerking genomen de uit de Merkenrichtlijn en het BVIE af te leiden omschrijven/definitie van een merk (zie supra nrs. 3.2.1.-3.2.2), dient de deeloverweging klaarblijkelijk verstaan te worden als: Naar het oordeel van het hof zal het in aanmerking komend publiek, de door P&G gedeponeerde vorm niet herkennen als een teken dat de waren of diensten van een onderneming onderscheidt. En aldus is ’s hofs overweging geheel in overeenstemming met de boven aangehaalde rechtspraak van het Hof van Justitie.
4.6.1. De onjuiste (onwelwillende) lezing van ’s hofs beschikking in het middel is kennelijk geïnspireerd door de hoop om op die manier de Hoge Raad de beschikking te doen vernietigen wegens strijd met het recht, waartoe het middel verwijst naar BenGH 16 december 1991 (‘Burberrys II’) ( 1 7)
Parket 13 juni 2008
Mr. D.W.F. Verkade
Rekestnummer 07/12387
Conclusie
inzake:
The Procter & Gamble Company
tegen:
Het Benelux-Bureau voor de
Intellectuele Eigendom
(merken en tekeningen of modellen)
1. Inleiding
1.1. Partijen zullen hierna doorgaans worden aangeduid als ‘P&G’ onderscheidenlijk ‘het Bureau’.
1.2. Het Bureau heeft de inschrijving van een vormmerk van P&G geweigerd wegens (onder meer) het ontbreken van ieder onderscheidend vermogen (art. 2.1, aanhef en onder 1, en art. 2.11, lid 1, onder b, BVIE). Het hof heeft P&G’s verzoek tot een bevel om de inschrijving te handhaven, afgewezen.
1.3. De tegen een onderdeel van ’s hofs redengeving gerichte rechtsklacht faalt m.i. wegens onjuiste lezing daarvan. Vragen die beantwoording behoeven in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling (in de zin van art. 81 RO) heb ik niet aangetroffen.
2. Feiten en procesverloop
2.1. Voor de feiten die in cassatie tot uitgangspunt dienen kan worden verwezen naar rov. 1, a t/m f van de – ten deze niet – bestreden beschikking van het hof. Samengevat houden deze het volgende in:
a. P&G heeft op 5 april 2004, onder nummer 1053011, een in de beschikking (blz. 3 bovenaan) visueel weergegeven afbeelding gedeponeerd als vormmerk voor een groot aantal waren in de klassen 3, 5 en 16, waaronder vooraf geïmpregneerde doekjes met persoonlijke cosmetische verzorgingsmiddelen.
b. Het gedeponeerde teken is op 9 april 2004 onder nummer 0747175 ingeschreven op de voet van art. 6, onder E van de Benelux-Merkenwet (BMW), inmiddels vervangen door art. 2.8, lid 2 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken of tekeningen of modellen) (BVIE).
c. Het Bureau heeft bij brief van 12 mei 2004 laten weten de inschrijving voorlopig te weigeren (lees: voornemens te zijn tot doorhaling van de inschrijving te besluiten). Als redenen heeft het Bureau (voor zover in cassatie van belang) opgegeven: ‘Bovendien mist het teken ieder onderscheidend vermogen (artikel 1, alinea 2 juncto artikel 6bis, eerste lid onder a en b (BMW)’.
d. Bij brieven van 9 juni en 10, 11 en 12 november 2004 heeft P&G het standpunt van het Bureau betwist.
e. Het Bureau heeft bij brieven van 22 juni 2004 en 4 februari 2005 laten weten in de door P&G aangevoerde bezwaren geen aanleiding te zien zijn voorlopige weigering te herzien.
f. Bij brief van 2 maart 2005 heeft het Bureau mededeling gedaan van zijn beslissing tot weigering van de inschrijving van het depot.
2.2. In een op 2 mei 2005 ter griffie van het gerechtshof te ’s-Gravenhage ingekomen verzoekschrift heeft P&G het hof verzocht om het Bureau te bevelen de inschrijving te handhaven van het door haar onder nr. 1053011 gedeponeerde vormmerk.
2.3. Het Bureau voerde gemotiveerd verweer.
2.4. Na nadere stukkenwisseling, een mondelinge behandeling op 15 augustus 2005, en verdere stukkenwisseling heeft het hof bij beschikking van 12 juli 2007 het verzoek van P&G afgewezen.
2.5. Het hof heeft (in cassatie onbestreden) in rov. 4-9 de toepasselijke bepalingen aangegeven en desbetreffende jurisprudentie van het HvJ EG aangehaald. Vervolgens heeft het hof, voor zover in cassatie van belang, overwogen:
‘10. Het vorenoverwogene dient in acht genomen te worden genomen bij de beantwoording van de vraag of het door P&G gedeponeerde teken onderscheidend vermogen heeft voor de waren, waarvoor het is gedeponeerd. P&G heeft de afbeelding van een doos in zwart en wit gedeponeerd. Deze doos, aldus P&G, is een (navulbare verpakking voor geïmpregneerde doekjes. Volgens P&G onderscheidt de verpakking in kwestie zich door (i) de brede ribbe in lichtere kleur aan de onderzijde van de verpakking, (ii) de lichtere kleur en de vorm van de deksel en (iii) de afwijkend gekleurde drukknop. De aldus gewekte specifieke en niet alledaagse totaalindruk wijkt – volgens P&G – significant af van die van andere verpakkingen, die ten tijde van het depot op de relevante markt beschikbaar waren.
11. Het hof volgt P&G niet in haar betoog. De door P&G overgelegde voorbeelden van soortelijke verpakkingen bestaan over het algemeen uit langwerpige, rechthoekige vormen met al dan niet afgeronde hoeken. De door P&G gedeponeerde vorm is hierop geen uitzondering. Eveneens gebruikelijk is dat de deksel aan de bovenzijde met een drukknop kan worden geopend. Er is derhalve geen sprake van een significante afwijking. Het publiek zal gelet op het bestaande aanbod van verpakkingen, zoals dat ten processe is gebleken, aan dergelijke vormen gewend zijn. Naar het oordeel van het hof zal het in aanmerking komend publiek, de door P&G gedeponeerde vorm niet herkennen als merk.
(…).
13. De door P&G gedeponeerde vorm beschikt naar het oordeel van het hof ook niet over enig ander onderscheidend kenmerk, waarmee de waar waarvoor het is ingeschreven, zich kan onderscheiden van soortgelijke waren. De gedeponeerde vorm mist dan ook ieder onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor zij is gedeponeerd. (…)’
2.6. P&G heeft in een op 12 oktober 2007 – dus tijdig ( ).
Het hof is in zijn – na 1 september 2006 gegeven – oordeel uitgegaan van de – niet inhoudelijk afwijkende – bepalingen van het BVIE die de corresponderende bepalingen van de BMW hebben vervangen (vgl. ’s hofs rov. 4). Partijen hebben zich in cassatie hierbij aangesloten.
Overigens moet gelden dat de BVIE-resp. BMW-bepalingen waar het in cassatie om gaat geheel beheerst worden door richtlijnconforme interpretatie van art. 2 en 3 Merkenrichtlijn 89/104/EEG, zoals het hof – in cassatie onbestreden – in rov. 5 ook heeft vooropgesteld.
3.2.1. Artikel 2.1, aanhef en onder 1, BVIE luidt:
‘Tekens die een Beneluxmerk kunnen vormen.
1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. (…) ( 4