Het HOF VAN BEROEP te Brussel, negende kamer, na beraad, wijst volgend arrest :
1998/AR/2463
INZAKE VAN :
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE,
Comíté de sentiers de Grande Randonnée, vereniging naar Frans recht met zetel in Parijs (Frankrijk), rue Riquet, 14,
Appellante,
vertegenwoordigd door Meester Thierry van Innis, advocaat te 1150 Brussel, Tervurenlaan, 268 A,
TEGEN :
HET BENELUX-MERKENBUREAU, met zetel te Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,
Geïntimideerde,
vertegenwoordigd door Meester Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, en Meesters Brigitte Dauwe en Mireille Buydens, advocaten kantoor houdende te 1160 Brussel, Henri Wafelaertsstraat, 47-51,
Pleiter : Meester L. De Gryse.
* * *
Gelet op :
het verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Hof op 12 augustus 1998 op grond van artikel 6 ter van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken;
I. Feitelijke gegevens en voorafgaande rechtspleging
Overwegende dat de Fédération Française de la Randonnée Pédestre op 7 maart 1977 is overgegaan tot de internationale inschrijving - mede voor de Benelux - van het merk “... A PIED”, gedeponeerd onder nr. 673.346, voor waren en diensten in de klassen :
- 16 (drukwek, dagbladen, tijdschriften, periodieken, boeken, gidsen, catalogussen en brochures; drukwerkproducten; foto’s, affiches; topografische en geografische kaarten);
- 38 (telecommunicatiediensten en met name telematicadiensten met betrekking tot de informatievoorziening op het gebied van voettochten; diensten voor informatiedoorgeleiding via servers; communicatie door middel van radio, televisie, telegraaf of telefoon);
- 41 (onderwijs- en opleidingsdiensten; sport- en cultuurwerkzaamheden en met name het organiseren, inrichten en beheren van voettochtroutes; voorlichting over voettochten en de voor het maken van voettochten benodigde uitrusting ...; productie van films en korte films, voorlichting over recreatie, servers voor publicatie op alle dragers ...);
- 42 (onderzoeken met betrekking tot voettochten en de voor het maken van voettochten benodigde uitrusting; advisering op het gebied van voettochten);
Overwegende dat bij brief van 11 november 1997 het Benelux-Merkenbureau (BMB) de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (OMPI) te Genève in kennis stelde van de “voorlopige weigering” tot verlening van bescherming aan bedoeld merk om reden dat “het teken ... A PIED ieder onderscheidend vermogen mist voor de in klasse 16, 38, 41 et 42 genoemde waren en diensten voor zover zij op “voet”tochten betrekking hebben, in de zin van artikel 6 bis, eerste lid, onder a, van de eenvormige Beneluxwet op de merken”;
Dat appellante op deze “voorlopige weigering” reageerde met een brief van 29 april 1998 die door haar gemachtigde, het Bureau Gevers, tot het BMB werd gericht;
Dat bij schrijven van 20 mei 1998 het BMB het Bureau Gevers antwoord gaf met opgave van de redenen waarom de door appellante in genoemde brief ingeroepen gronden geen aanleiding vormden om zijn standpunt te wijzigen; dat bij ditzelfde schrijven het BMB tevens de kennisgeving van zijn beslissing tot definitieve weigering aankondigde, hetgeen geschiedde bij brief van 15 juni 1998;
Dat bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 12 augustus 1998, appellante tegen deze beslissing het in artikel 6 ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), zoals gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, genoemde beroep instelde;
Dat dit beroep ertoe strekt het BMB te horen bevelen tot inschrijving van het internationale depot nr. 673.346 over te gaan en het BMB te horen verwijzen in de kosten;
II. Bespreking
Overwegende dat het verzoekschrift overeenkomstig artikel 6 ter BMW binnen de termijn van twee maanden te rekenen vanaf 15 juni 1998, datum van de kennisgeving van de definitieve weigering van de inschrijving, is ingediend;
Dat het beroep mitsdien ontvankelijk is;
Overwegende dat appellante ter staving van haar beroep de drie volgende middelen aanvoert :
- In zijn schriftelijke mededeling van 15 juni 1998 heeft het BMB geen opgave gedaan van de reden(en) voor zijn definitieve weigering tot inschrijving van het depot van het merk over te gaan;
- Het BMB heeft het bestaan van de enige reden waarop het zijn voorlopige weigering van de inschrijving baseerde niet aangetoond, noch zelfs getracht aan te tonen;
- Deze reden kan alleszins niet in aanmerking worden genomen om de aangezegde definitieve weigering te verantwoorden;
A. Ten aanzien van de motivering van de definitieve weigering van de inschrijving
Overwegende dat verzoekster betoogt dat bij gebreke aan motivering de mededeling van 15 juni 1998 van het BMB waarbij haar kennis wordt gegeven van de definitieve weigering van de inschrijving artikel 8, tweede lid, en 6 bis, vierde lid, BMW schendt;
Overwegende dat ingevolge artikel 8, tweede lid, “het Benelux Bureau van zijn voornemen de inschrijving te weigeren, onder opgave van redenen, zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis (geeft) aan het Internationaal Bureau door middel van een voorlopige gehele of gedeeltelijke weigering van de bescherming van het merk en de deposant daarbij in de gelegenheid (stelt) hierop te antwoorden overeenkomstig het bepaalde bij uitvoeringsreglement” en “artikel 6bis, vierde lid, van overeenkomstige toepassing (is).”;
Dat deze laatste bepaling als volgt luidt: “Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant ...”;
Overwegende dat in casu de brief van 15 juni 1998 van het BMB gemotiveerd wordt door het feit dat “de bezwa(a)re(n) (van het Bureau) tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn is (zijn) opgeheven”;
Dat in deze brief voorts verwezen wordt “naar de brief van 11 november 1997 (van het BMB) alsmede naar de daaropvolgende correspondentie terzake”;
Dat in voormelde brief van 11 november 1997 de redenen voor de weigering in de hierboven aangehaalde bewoordingen zijn opgegeven;
Dat in zijn brief van 20 mei 1998 het BMB bovendien uitvoerig is ingegaan op de door appellante in haar brief van 29 april 1998 ingeroepen argumenten en deze verworpen heeft;
Dat uit het vorenstaande volgt dat de mededeling van 15 juni 1998 geacht moet worden rechtmatig gemotiveerd te zijn;
Dat uit het verzoekschrift en de conclusies van appellante overigens blijkt dat deze reeds bij ontvangst van de mededeling van 15 juni 1998 de reden voor de definitieve weigering onderkend had;
B. Ten aanzien van de onderbouwing van de weigeringsgrond
Overwegende dat appellante het BMB verwijt zich te hebben beperkt tot de peremptoire stelling die in zijn schrijven van 11 november 1997 is vervat, zonder het bestaan van de enige aangevoerde reden te onderbouwen, noch zelfs hiertoe een poging te doen, welke reden het gemis aan onderscheidend vermogen van het teken is voor de in de aangegeven klassen vermelde waren en diensten, voor zover zij op voettochten betrekking hebben;
Dat appellante ter staving van dit middel aanvoert dat in de Benelux het merkrecht niet door de inschrijving doch door het depot verkregen wordt; dat zij stelt dat de titel vertrouwen verdient en dat overeenkomstig de opzet van het door de BMW ingevoerde stelsel evenals de algemene rechtsbeginselen het aan degene is die stelt dat een titel door een nietigheidsgrond is aangetast de juistheid van zijn stelling te bewijzen;
Overwegende dat uit artikel 3 BMW weliswaar voortvloeit dat het depot rechtscheppend is (zie o.a. A. Braun, Précis des marques, Brussel, Larcier, 3de uitg., 1995, nr. 272, p. 234);
Dat het verkrijgen van het recht door het depot echter onder voorbehoud van toepassing van artikel 6 bis tot de datum van dit depot teruggaat (A. Braun, op.cit., n° 272, p. 231);
Dat deze bij het Protocol van 2 december 1992 ingevoerde bepaling een procedure instelt waarbij zowel de Benelux- als de internationale depots door het BMB ambsthalve getoetst worden aan de door de wetgever gestelde eisen en het Bureau de bevoegdheid verleent de inschrijving van die depots op zg. “absolute” gronden te weigeren;
Dat de Beneluxwetgever aldus het voorbeeld volgde van alle andere landen van de Europese Unie, met uitzondering van Italië, en van talrijke landen die niet van deze Unie deel uitmaken; dat een soortgelijk stelsel voorzien wordt in de Verordening nr. 40/94 van de EG-Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (artikel 7) alsmede in de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten;
Dat de invoering van deze procedure ingegeven is door de noodzaak de betrouwbaarheid van het register te vergroten en de rechtszekerheid voor deposanten en voor derden te bevorderen (zie het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij het Protocol van 2 december 1992, Belgisch Staatsblad 12 maart 1996, blz. 5330-5331);
Dat deze procedure van ambtshalve toetsing die aan het BMB is opgedragen en de inschrijving voorafgaat niet gelijk te stellen is met een vordering tot nietigverklaring van een titel of een recht waarvoor een vermoeden van geldigheid zou gelden dat slechts weerlegd kan worden op grond van een “bewijsvoering” door het BMB dat sprake is van een absolute nietigheidsgrond ten aanzien van elk der waren en diensten waarvoor het teken als individueel merk gedeponeerd werd,
Dat een dergelijke stelling onverenigbaar is met het door artikel 6 bis en 6 ter BMW ingevoerde stelsel (zie Gerechtshof Den Haag 7 januari 1999, twee arresten, Chiptec International B.V. / Benelux-Merkenbureau);
Overwegende dat zulks door de bewoordingen zelf van artikel 6 bis en 8 bevestigd wordt;
Dat blijkens het eerste lid van artikel 6 bis het BMB immers “een depot (weigert) in te schrijven, indien naar zijn oordeel” de inhoudelijke bij de wet gestelde voorwaarden niet zijn vervuld (onderstreping door het Hof);
Dat de artikelen 6 bis, lid 3 en 4, en 8, lid 2, zich bovendien ertoe beperken het BMB in algemene bewoordingen te verplichten tot motivering van zijn voorlopige en definitieve weigering waarbij dan geldt dat, zoals hierboven is aangegeven, “indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet (...) zijn opgeheven, de inschrijving van het depot (...) geweigerd (wordt)” (onderstreping eveneens door het Hof);
Dat het BMB in casu deze bepalingen heeft nageleefd;
Dat het zich overigens niet ertoe beperkt heeft te stellen dat het teken “... A PIED” ieder onderscheidend vermogen mist, doch - zoals hierboven is vermeld - uitvoerig is ingegaan op de door appellante in haar brief van 29 april 1998 aangevoerde argumenten;
Dat het tweede middel van appellante om deze redenen dan ook faalt, waarbij dit oordeel te gelden heeft zonder dat het zinvol is op dit punt een prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof te stellen;
Dat er evenmin aanleiding bestaat iedere verdere beslissing aan te houden, zoals door appellante wordt gevraagd, totdat dit Hof in de zaak A 98/2 over de door de Hoge Raad der Nederlanden in zijn arrest van 18 juni 1998 gestelde prejudiciële vragen (zaak Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau - merk Biomild) uitspraak zal hebben gedaan, aangezien de vraag die in het tweede middel van appellante opgeworpen wordt niet in deze prejudiciële vragen besloten ligt;
C. Ten aanzien van de grondslag van de weigering van de inschrijving
1. Overwegende dat krachtens artikel 6 bis, eerste lid, BMW “Het Benelux-Merkenbureau een depot (weigert) in te schrijven, indien naar zijn oordeel: a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist (...);
Dat krachtens artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs voor de bescherming van de industriële eigendom de inschrijving van een merk kan worden geweigerd wanneer het :
- elk onderscheidend vermogen mist,
- ofwel uitsluitend bestaat uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging,
- of ook nog (wanneer het uitsluitend uit tekens of aanwijzingen bestaat) die gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;
Dat artikel 3, eerste lid, van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten een vrij soortgelijke inhoud heeft, evenals overigens artikel 7 van de Europese Verordening inzake het Gemeenschapsmerk; dat het belangrijkste verschil tussen deze teksten slechts lijkt te zijn dat de tweede hierboven genoemde categorie absolute gronden tegen inschrijving van het merk minder breed is dan de overeenstemmende door de richtlijn en de verordening bedoelde categorie, nu deze daarnaast verwijzen naar tekens of benamingen “die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van (...) andere kenmerken (van de waren of diensten)”;
Overwegende dat al deze drie categoriën in aanmerking genomen moeten worden om te beoordelen of een teken ieder onderscheidend vermogen mist en derhalve niet als een merk in de zin van de BMW kan worden aangemerkt;
Dat appellante overigens erkent dat tekens die onder de tweede en de derde categorie vallen slechts voorbeelden zijn van tekens die elk onderscheidend vermogen missen (conclusies, blz. 5); dat zij hiermee aanvaardt dat een onder een van deze categoriën vallend teken niet aan de wezenlijke eis van “onderscheidend vermogen” voldoet;
Dat deze analyse zich alleszins opdringt nu artikel 6 bis, eerste lid, BMW conform genoemde Eerste Richtlijn dient te worden uitgelegd (zie Hof van Justitie, 13 november 1990, zaak C-106/89, Marleasing, Jur., 1990, 4135 (4159); Cass. 2 december 1996, RCJB, 1998, blz. 187, en noot J. Verhoeven, “L’application ou la prise en considération des directives communautaires en droit belge”; J.J. Evrard en Ph. Peters, La Défense de la Marque dans le Benelux, Brussel, Larcier, 1996, nr. 41, blz. 35); dat in de verhouding van een overheidsinstelling - zoals het BMB - tot een particulier de richtlijn overigens rechtstreekse gevolgen heeft (Hof van Justitie, 12 juli 1990, zaak C-188/89, Foster e.a. / British Gas, Jur. 1990, I-3313);
2. Overwegende dat appellante en het BMB het erover eens zijn dat een teken het vereiste onderscheidend vermogen om de merkfunctie te kunnen vervullen bezit wanneer het “een zodanig individueel karakter bezit of heeft verkregen dat het geschikt is die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren” (zie BenGH, 16 december 1991, zaak A 90/4, Burberrys / Bossi, Jur., 1991, blz. 22, nr. 17);
Dat appellante stelt dat dit met het teken “... A PIED” het geval is omdat, “al is het teken wel zeer beschrijvend en verwijzend voor het merendeel van haar waren en diensten” “het toch niet uitsluitend beschrijvend is” voor de waren en diensten waarvoor het merk gedeponeerd is, “in dier voege dat het vast zou staan dat het door het in aanmerking komende publiek niet anders kan worden opgevat dan als de beschrijving van die waren en diensten of van hun werkelijke of vermeende hoedanighe(i)d(en)” (verzoekschrift, blz. 3);
Dat appellante echter het begrip onderscheidend vermogen van een teken aldus op een al te extensieve wijze uitlegt, in het licht van de in zowel het Verdrag van Parijs als de Harmonisatierichtlijn gegeven aanwijzingen;
3. Overwegende dat het BMB hierbij terecht opmerkt dat zelfs indien het vereiste onderscheidend vermogen niet betekent dat het merk “originaliteit” in de zin van het auteursrecht vertoont, een teken dat ten aanzien van de betrokken waren en diensten slechts een voor de hand liggend woord uit de gangbare taal is, volledig gebruikelijk, zonder enig element van fantasie of willekeur, in beginsel niet geschikt is om de merkfunctie te vervullen;
Dat een dergelijk teken inderdaad niet een zodanig individueel karakter bezit dat het geschikt is die waar of die dienst van soortgelijke waren of diensten te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren;
Overwegende dat aangenomen moet worden dat dit het geval is met het teken “... A PIED” dat gebruikt wordt voor waren of diensten met betrekking tot voettochten [randonnées pédestres], aangezien het een uitdrukking betreft die gewoonlijk en bijna noodzakelijkerwijs gebruikt wordt om dergelijke waren en diensten aan te duiden, nu de definitie van het bijvoeglijk naamwoord “pédestre” juist “qui se fait à pied” is (woordenboek Le Petit Robert);
4. Overwegende dat dit teken op zijn minst aangemerkt moet worden als een teken dat “kan dienen” tot aanduiding van de bestemming (met name voettochten) van de betrokken waren en diensten in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, tweede categorie, van het Verdrag van Parijs en artikel 3, eerste lid, onder c, van de Harmonisatierichtlijn;
5. Overwegende dat het BMB er voorts terecht op wijst dat de drie punten vóór het woordbestanddeel “A PIED” niet van dien aard zijn dat ze het geheel enig onderscheidend vermogen bijbrengen;
6. Overwegende dat appellante voor het BMB niet heeft doen gelden en evenmin voor het Hof betoogt dat bedoeld teken in de Benelux als gevolg van langdurig en intensief gebruik het vereiste onderscheidend vermogen zou hebben verkregen;
7. Overwegende dat appellante overigens tevergeefs het BMB verwijt dat het van oordeel is dat “de aan het merk toegekende bescherming er niet toe strekt een deposant te bevoordelen door hem exclusiviteit te verschaffen op een term of een uitdrukking welke in absolute zin tot het publieke domein moet blijven behoren of in een bepaalde bedrijfstak beschikbaar moet blijven voor alle concurrenten die gelijkaardige waren en diensten willen aanbieden” (zie brief BMB van 20 mei 1998);
Dat het BMB aldus geen niet bij de wet voorziene inhoudelijke voorwaarde heeft toegevoegd aan de bij deze wet gestelde voorwaarden opdat een teken aan de omschrijving van het merk beantwoordt;
Dat het zich beperkt heeft tot het herhalen van een opmerking die zeer algemeen gemaakt wordt omtrent de uitsluiting uit het merkenbereik van tekens die als “noodzakelijk” of “specifiek” bestempeld kunnen worden, namelijk dat indien het merkrecht een gebruiksrecht is, waarmee beoogd wordt bepaalde termen aan het publieke domein te onttrekken om er het voorwerp van een particulier monopolie van te maken, erop toegezien moet worden dat deze keuze concurrenten niet de eigen vrijheid ontneemt om gebruik te maken van de woorden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun bedrijvigheid, hun handel of hun diensten;
Dat vastgesteld dient te worden dat de toe-eigening van het teken “... A PIED” door appellante haar een ongerechtvaardigd voordeel zou verschaffen doordat haar concurrenten gedwongen worden hun toevlucht te nemen tot perifrasen, laat staan omschrijvingen;
8. Overwegende dat om al deze redenen het verzoekschrift ongegrond moet worden verklaard;
OM DEZE REDENEN,
HET HOF, rechtdoende op tegenspraak,
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik van talen in gerechtszaken;
Zegt voor recht dat het Benelux-Merkenbureau naar recht besloten heeft tot weigering van de inschrijving in de Benelux van het merk “... A PIED”, internationaal gedeponeerd onder nr. 673.346, om reden dat het teken “... A PIED” ieder onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 6 bis, eerste lid, onder a, van de eenvormige Beneluxwet op de merken mist voor de in klasse 16, 38, 41 en 42 genoemde waren en diensten, voor zover zij op “voet”tochen betrekking hebben;
Verklaart mitsdien het tegen de definitieve weigeringsbeslissing van 15 juni 1998 ingestelde beroep ongegrond;
Veroordeelt appellante tot de kosten, begroot voor haar op 7.500 + 2.050 + 16.800 frank en voor het Benelux-Merkenbureau op 16.800 frank;
Aldus gewezen door :
J.F. Parisis, Voorzitter,
S. Velu, Raadsheer,
M. Regout Raadsheer,
magistraten van de 9de kamer van het Hof van Beroep te Brussel, die overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek aan de beraadslaging hebben deelgenomen
en
gelet op de wettelijke verhindering van Mevrouw de Raadsheer M. Regout, aanwezig te zijn op de uitspraak van het arrest dat ter gewone openbare burgerlijke terechtzitting van de negende kamer van het Hof van Beroep te Brussel op 22 oktober is uitgesproken,
overeenkomstig de beschikking van Mevrouw de Eerste Voorzitter van 22 oktober 1999 in toepassing van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek,
alwaar aanwezig waren :
J.F. Parisis, Voorzitter,
S. Velu, Raadsheer,
A. de Poortere, Raadsheer,
P. Delguste, Griffier,