Uitspraak 22 september 2009
Arrestnummer: 2008/AR/2675
Het HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, 18e KAMER,
na beraad, wijst volgend arrest:
A.R. Nr. 2008/AR/2675
IN ZAKE VAN:
BVBA SERVERSCHECK, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3001 HEVERLEE, Ter Elslaan 2, ingeschreven in de KBO onder nummer 0862.898.142;
Verzoekster;
vertegenwoordigd door Mr. R. VAN WERDE loco Mr. Johan DURNEZ, advocaat te 3050 OUD-HEVERLEE, Waversebaan 134 A;
TEGEN:
DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, met zetel te NEDERLAND, 2591 XR DEN HAAG,
Bordewijklaan 15,
verwerende partij,
vertegenwoordigd door Mr. Brigitte DAUWE, advocaat te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25;
Over de rechtspleging.
01. Met de inleidende akte wordt het hof geadieerd met toepassing van artikel 2.12.1 van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.
Het beroep is gericht tegen de beslissing tot doorhaling van een inschrijving van een merkdepot, die bij brief van 29 augustus 2008 werd meegedeeld door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).
02. Het verzoekschrift werd op 20 oktober 2008 ingediend op de griffie van het hof.
03. De advocaten van de partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 02 juni 2009.
De feiten en het onderwerp van de vordering.
04. Eiseres heeft op 04 september 2007 een woordmerk SERVERSCHECK gedeponeerd met het oog op de inschrijving ervan als merk voor diensten uit de administratieve klasse 42.
De diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, werden als volgt omschreven: ‘wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijhorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek, ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.’
Het depot kreeg het nummer 1142364 en werd met toepassing van de spoedprocedure, vermeld in artikel 2.8 BVIE, op 23 november 2007 ingeschreven onder het nummer 0829969.
05. Het gedeponeerde teken is een woordteken, zonder enig andere aanspraak, en ziet er als volgt uit:
SERVERSCHECK
06. Bij brief van 20 december 2007 deelde het BBIE aan de raadsman van eiseres mee dat de inschrijving van het teken voorlopig werd geweigerd en dat het met toepassing van de artikelen 2.8 lid 2 en 2.11 van het BVIE zou worden doorgehaald, omwille van volgende reden:
‘Het teken SERVERSCHECK is beschrijvend. Het is samengesteld uit de soortnaam server(s) en de werkwoordsvorm check. Deze kunnen dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid en/of bestemming van de in de klassen 42 genoemde diensten. De gevormde samenstelling is ook beschrijvend. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1 sub b. en c. BVIE. Het door u overgelegde materiaal is bestudeerd en onvoldoende bevonden om aan te tonen dat het teken door langdurig en intensief gebruik voor de datum van depot bij het in aanmerking komend publiek in de Benelux als merk is ingeburgerd (zie onder meer het arrest EHvJ in Luxemburg dd. 4 mei 1999 inzake Chiemsee (zaken C-108/97 en C-109/97).
De verwijzing naar de geciteerde verdragsbepalingen betreft de gevallen van ontstentenis van elk onderscheidend vermogen (2.11.1. b.) en van de omstandigheid dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of de diensten (2.11.1. c.).
07. Bij brief van 08 januari 2008 heeft de raadsman van eiseres bezwaar geformuleerd tegen die voorlopige weigering met navolgende doorhaling en nadere documentatie verstrekt omtrent de algemene bekendheid van het merk Serverscheck, dat volgens eiseres bij het in aanmerking komend publiek in de Benelux ingeburgerd is.
In dit verband werd aangevoerd: Serverscheck werd op 29 juli 2004 aangenomen als maatschappelijke benaming en wordt als handelsnaam gebruikt. Serverscheck is gespecialiseerd in software bestemd voor monitoring, rapportering en waarschuwing met betrekking tot de beschikbaarheid van servers en netwerkapparatuur. Haar publiek bestaat zowel uit professionele netgebruikers (voornamelijk netbeheerders) als uit eenvoudige particulieren die specifiek nood hebben aan de softwareprodukten zoals aangeboden door Serverscheck. De algemene bekendheid van het bedrijf en de diensten van Serverscheck blijkt volgens eiseres zeer duidelijk uit: de vermelding op wikipedia (..), de 121.000 links via de Google-opzoeking en de domeinnaam in 52 landen.
08. Bij een brief van 26 maart 2008 verstrekte het BBIE nadere uitleg omtrent haar standpunt, dat ze overigens onverkort handhaafde.
Vooreerst ging ze dieper in op het beschrijvende karakter van het merk, onder verwijzing naar het arrest Postkantoor (HvJ EG, 12 februari 2004, C-363/99), en stelde ze dat tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd vrij beschikbaar dienen te blijven ter wille van het algemeen belang. Onder verwijzing naar de toelichting van de activiteit van eiseres wees ze er op dat het gedeponeerde teken beschrijvend is voor haar diensten.
Ze stelde dat het geheel niets verandert aan de indruk van de beschrijvende bestanddelen en niets meer is dan de som van die delen. De nodige ‘extra’s‘ ontbreken.
Verder ging ze in op de aangevoerde inburgering en het hieruit geputte onderscheidende vermogen. Het gebruik van het teken zou voor gevolg moeten hebben dat het publiek het teken ook als merk opvat.
Haar standpunt luidt dat de door eiseres overgelegde bewijsstukken onvoldoende zijn. De verwachte bewijsstukken zijn volgens het BBIE: het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik, de omvang van gemaakte reclamekosten, het percentage van betrokken kringen die de waren op basis van het teken identificeren als afkomstig van de bepaalde onderneming evenals verklaringen van kamers van koophandel of industrie of van beroepsverenigingen.
Ook wees ze er op, onder verwijzing naar het arrest Europolis (HvJ EG, 7 september 2006, C-108/05), dat nu het om een Engelstalig teken gaat, de inburgering moet aangetoond worden voor het hele grondgebied van de Benelux, zijnde het hele gebied waarvoor de weigeringsgrond geldt.
09. De raadsman van eiseres heeft de appreciatie door het BBIE van de door hem aangereikte feiten dan weer betwist bij een brief van 11 juni 2008.
Zijn kritiek betrof hoofdzakelijk het volgende element: geen enkele onderneming is opgekomen tegen de toewijzing van de domeinnaam op niveau van de toplevels ‘eu’. en ‘asia.’ en van 52 landen. Dit houdt in dat ‘serverscheck’ als exclusieve service is erkend en dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de datum van het depot.
Verder bevestigde hij dat het in aanmerking komende publiek de woordcombinatie wel degelijk als een exclusieve aanduiding van de diensten begrijpt en in het merk méér ziet dan ‘dat servers worden gecheckt’. In dit verband voerde hij aan dat intensief beroep wordt gedaan op de diensten van de onderneming Serverscheck, dat budgetten worden gespendeerd aan reclame en dat hierdoor de omzet wereldwijd is toegenomen.
Ten slotte stelde hij ook nog dat de combinatie van de twee woorden door de letter ‘s’ uniek is en in dit verband citeerde hij de arresten SAT.1 (16 september 2004), BioMild (15 september 2005) en EUROHYPO (08 mei 2008) van het HvJ EG.
10. Ook op die gegevens heeft het BBIE afwijzend geantwoord op 13 augustus 2008 met de bevestiging dat de gegevens inzake inburgering ontoereikend bleven en de melding dat de ‘s’ niets unieks had, aangezien het de meervoudsvorm van server(s) oplevert.
De definitieve weigeringsbeslissing volgde dan op 29 augustus 2008, waarbij voor de motivering werd verwezen naar de voordien gevoerde briefwisseling. De conclusie luidde dat de bezwaren niet binnen de gestelde termijn waren opgeheven.
De standpunten van de partijen.
11. Voor het hof herneemt eiseres tegen de weigeringsbeslissing de bezwaren die ze geformuleerd heeft tijdens de registratieprocedure.
Inzake het onderscheidend vermogen wijst zij op volgende concrete feiten die volgens haar dit vermogen aantonen: een zoekopdracht met de google zoekrobot voor de term ‘serverscheck’ levert 207.000 resultaten op en indien het resultaat toegespitst wordt op de Benelux bekomt men 1.190 resultaten die alle betrekking hebben op haar onderneming; hieruit leidt ze af dat het woordmerk duidelijk onderscheidend vermogen heeft.
Het beweerd beschrijvend karakter van het merk wordt volgens haar tegengesproken door het gegeven dat de letter ‘s’ tussen ‘server’ en ‘check’ een ongebruikelijke woordencombinatie oplevert, zodat het woord grammaticaal ‘niet correct’ is. Ook wijst ze er op dat het BBIE voorheen gelijkaardige merken voor registratie heeft aanvaard, zoals ‘MAIL MONITOR’, ‘FISCALE MONITOR’, ‘HEALTH SERVER’ en ‘SOUND CHECK’, tekens die aanmerkelijk meer beschrijvend zouden zijn dan ‘SERVERSCHECK’.
Om te staven dat haar merk ingeburgerd is, voert ze het volgende aan: volgens resultaten aangegeven door google werd over een periode van één jaar bijna 15.000 maal gezocht met de term ‘serverscheck’; het doelpubliek heeft in maart 2008 haar producten verkozen tot het zesde beste in de categorie ‘network’ monitoring solution’ en in 2009 zelfs tot het beste product; deze (h)erkenning is het resultaat van langdurig en intensief gebruik van de merknaam en van uitgebreide marketinginspanningen; eiseres beschikt over de domeinnaam ‘serverscheck’ in 52 landen en tijdens de toewijzingsperiode heeft niemand zich in dit verband aangemeld.
12. Zodoende vraagt verzoekster om haar vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren en het BBIE te bevelen over te gaan tot de registratie van het onder nummer 1142364 gedeponeerde teken voor de onder klasse 42 aangegeven diensten.
Verder vraagt ze het BBIE te veroordelen tot betaling van de gedingkosten, die begroot worden op 1.386 euro, 1.200 euro rechtsplegingsvergoeding inbegrepen.
13. Omtrent het beschrijvend vermogen werpt het BBIE tegen dat de beide onderdelen van het gedeponeerde woordteken behoren tot de Nederlandse taal, al zijn ze afkomstig uit het Engels. Het woord ‘server’ is bij uitstek ‘computergelinkt’ en bekend in het jargon, terwijl ‘check’ algemeen bekend en gangbaar is en staat voor ‘controle, toets, test, onderzoek’.
De twee woorden kunnen volgens haar worden gebruikt om nu of in de toekomst de soort, de hoedanigheid of de bestemming van de betrokken diensten aan te geven.
Het Bureau verwerpt dat het teken méér zou zijn dan de voeging van de twee woorden of anders uitgedrukt dat de voeging een resultaat zou opleveren dat het geheel een ongebruikelijk aspect geeft in semantische of syntactische zin.
Het lijdt volgens haar geen twijfel dat het in aanmerking komende publiek het teken niet anders kan percipiëren dan in de betekenis van ‘controle van servers’.
14. Inzake de beweerde inburgering wijst het BBIE er op dat geen rekening kan worden gehouden met gegevens die aangereikt zijn na de datum van indiening van het depot op 4 september 2007.
Ook handhaaft het Bureau zijn standpunt dat uit de gegevens die in aanmerking kunnen worden genomen niet kan worden afgeleid dat een intensief en langdurig gebruik van het teken, dit de status van ‘merk’ heeft verkregen voor de door eiseres aangeboden diensten.
Verder wijst ze er op dat eiseres dient aan te tonen dat de inburgering heeft plaats gegrepen op het hele territorium van de Benelux, nu dit laatste het territorium vormt waarop de weigeringsgrond bestaat.
Ten slotte stelt ze ook nog dat uit het feit dat andere, beweerd niet onderscheidende, tekens als merk werden geregistreerd, niets relevants kan worden afgeleid ten aanzien van de registratieaanvraag voor het teken ‘serverscheck’. Overigens wijst ze er op dat al de door eiseres geciteerde merken werden ingeschreven voor 01 januari 1996, datum waarop de preventieve toetsing van de absolute weigeringsgronden van start ging.
15. Het BBIE besluit zodoende dat het beroep ongegrond is, zodat de vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing en om het BBIE te bevelen het depot in te schrijven moet worden verworpen.
Ze vordert de veroordeling van eiseres tot betaling van 1.200 euro rechtsplegingsvergoeding.
Beoordeling.
A. De toepasselijke beginselen.
16. Inzake het onderzoek naar de inschrijving van een merk besliste het Hof van Justitie EG (arresten Koninklijke KPN Nederland ‘Postkantoor’ van 12 februari 2004, C-363/99, punten 31, 35, 36 en 73, en MT & C ‘The Kitchen Company’ van 15 februari 2007, punten 31 tot en met 36) dat de nationale merkenautoriteiten onder meer volgende beginselen die in het voorliggende geval relevant zijn, in aanmerking moeten nemen:
- het onderzoek naar het onderscheidend vermogen dient in concreto te worden gevoerd, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden van de registratieaanvraag en de afweging hiervan dient te gebeuren tot op het ogenblik waarop een definitieve beslissing wordt genomen over de aanvraag;
- de toetsing dient te geschieden voor ieder van de waren of diensten afzonderlijk en desgevallend kan de merkenautoriteit voor elk van die waren en diensten tot uiteenlopende conclusies komen;
- voor elk van de opgegeven waren en diensten dient de conclusie te worden vermeld, maar wanneer eenzelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of groep van waren of diensten kan een globale motivering volstaan.
17. Betreffende de opdracht van de rechterlijke instanties die te oordelen hebben over een door het BBIE genomen beslissing tot weigering van een inschrijving heeft het Benelux Gerechtshof geoordeeld dat enkel de gegevens in aanmerking mogen worden genomen op grond waarvan het BBIE heeft beslist of had moeten beslissen, zodat die rechters niet kunnen oordelen over aanspraken die buiten de beslissing van het BBIE vallen of die haar niet zijn voorgelegd (Ben.Gerechtshof, 15 december 2003, arrest Benelux-Merkenbureau /Vlaamse Toeristenbond.www.courbeneluxhof.be).
Binnen het kader van de aan het BBIE voorgelegde aanspraken dient het hof rekening te houden met alle feiten en omstandigheden die door de deposant worden aangevoerd om te stellen dat het gedeponeerde teken aan de voorwaarden voor inschrijving beantwoordt. Voor de inhoudelijke toetsing is verder van geen belang of de feiten en omstandigheden betreffende een grondslag die tijdens de inschrijvingsprocedure is naar voor gebracht, al dan niet ook tijdens die procedure werden aangevoerd (Ben. Gerechtshof, 29 juni 2006, inzake Bovemij Verzekeringen / Benelux Merkenbureau).
18. De absolute weigeringsgrond bedoeld in artikel 2.11.1 b. BVIE die de afwezigheid van ieder onderscheidend vermogen betreft, beantwoordt aan deze ingesteld bij artikel 3, 1. b) van de richtlijn van de Raad EG van 22 oktober 2008 (2008/95/EG) –voorheen de richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988-betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de Lid-Staten.
De absolute weigeringsgrond vermeld in artikel 2.11.1 c. BVIE die de beschrijvende tekens of benamingen betreft, stemt overeen met deze ingesteld bij artikel 3, 1. c) van de vermelde richtlijn.
De beide begrippen dienen derhalve uitgelegd te worden in de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven door het Hof van Justitie.
19. Bij het onderzoek naar het onderscheidende vermogen dient het teken waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, te worden beschouwd zoals het wordt gedeponeerd en in functie van de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.
Dit impliceert dat het als zodanig in zijn geheel moet worden beoordeeld, hetgeen niet betekent dat de eventuele samenstellende onderdelen die er kunnen worden in herkend op zich geen beoordelingselement kunnen vormen (HvJ EG 30 juni 2005, inzake Eurocermex, C-286/04, punten 22 en 23; HvJ EG 25 oktober 2007, inzake Develey, punt 82).
De totaalindruk die het merk maakt bij het relevante publiek is determinerend en er is geen vermoeden dat elementen die afzonderlijk geen onderscheidend vermogen hebben dat bij combinatie ervan evenmin kunnen hebben (HvJ 08 mei 2008, inzake Europhypo, C-304/06 P, punt 41).
Betreft het een beschrijvend teken in de zin van artikel 3, 1. c) van de richtlijn dan geldt daarnaast ook een toetsing van het teken of de samenstellende delen ervan in het licht van hun betekenis in de omgangstaal met het oog op de duiding zelf van de waren en diensten of de essentiële eigenschappen ervan.
20. Naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EG dient ‘onderscheidend vermogen’ aldus te worden begrepen dat een merk zich er toe behoort te lenen om de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te ïdentificeren en ze hierdoor van deze van andere ondernemingen te onderscheiden (HvJ EG 04 mei 1999, inzake Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 49; HvJ EG 20 juni 1999, inzake Lloyd Shuhfabrik Meyer, C-342/97, punt 22; HvJ 18 juni 2002, inzake Philips, C-299/99, punt 35; HvJ EG, 08 april 2003, inzake Linde & Winward, C-53/01 & C-55/01, punt 40; HvJ EG 25 oktober 2007, inzake Develey, C-238/06, punt 79; HvJ EG 08 mei 2008, inzake Eurohypo, C-304/06 P, punt 54).
Anders uitgedrukt, wanneer een teken het relevante publiek niet in staat stelt om op grond van de herkenning ervan tot aankoop van dezelfde goederen of diensten te beslissen wanneer de vorige meeviel of die te vermijden wanneer de vorige tegenviel, bezit het geen onderscheidend vermogen ten aanzien van de waren of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd (Gea EG, 12 maart 2008, zaak Compagnie SAS, T-341/06, punt 29).
21. Bij de beoordeling van de vraag of een teken in aanmerking komt om als merk te worden geregistreerd, moeten de waren en diensten in aanmerking worden genomen waarvoor de inschrijving wordt gevraagd en dient uitgegaan van de perceptie ervan door het relevante publiek (HvJ EG arrest van 08 mei 2008, zaak Eurohypo C-304/06 P, punten 41 en 67).
Zijn de waren of diensten bestemd voor alle consumenten, dan moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijke, omzichtige en oplettende gemiddelde consument (HvJ EG 06 mei 2003, inzake Libertel, C-104/01, punt 46; HvJ EG 16 september 2004, inzake SAT.1 SatellitenFernsehen, punt 24).
22. Onderscheidend vermogen kan volgens artikel 3, lid 3 van de Eerste Merkenrichtlijn (2008/95/EG – voorheen 89/104/EEG) ook worden verkregen door gebruik dat aan het depot van het teken voorafgaat, hetgeen bedoeld wordt met ‘inburgering’.
Om vast te stellen of onderscheidend vermogen is verkregen wegens reeds gemaakt gebruik, moet de merkenautoriteit alle factoren onderzoeken waaruit kan blijken dat het merk geschikt is om waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Hierbij kan rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van gemaakte reclamekosten, het percentage van de betrokken kringen dat de waren of diensten op basis van het merk onderscheidt en de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (HvJ EG 04 mei 1999 inzake Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punten 49 en 51; HvJ EG 18 juni 2002 inzake Koninklijke Philips Electronics, C-299/99, punt 60; HvJ EG 22 juni 2006, inzake August AG, C-25/05 P, punten 75-77).
Verder heeft het Hof van Justitie EG hierover nog beslist dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van artikel 3, lid 3 van de richtlijn indien wordt aangetoond dat het merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat (Bovemij Verzekeringen, 7 september 2006 C-108/05, punt 23).
Het Hof besliste eveneens dat het onderscheidend vermogen wegens gebruik moet verkregen zijn op de datum van inschrijving van het merk (HvJ EG, 11 juni 2009 inzake Imagination Technologies Ltd, C-542/07 P, punten 44, 48 en 49).
23. Tekens of aanduidingen die gewoonlijk in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren en diensten waarvoor de registratie wordt aangevraagd, kunnen niet worden geregistreerd ter wille van het algemeen belang. Dit verreist dat die tekens of aanduidingen door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt (HvJ 23 oktober 2003 inzake Wrigley, punt 31; HvJ EG 12 januari 2006 inzake Deutsche SiSi-Werke, C-173/04, punt 62; HvJ EG 19 april 2007, inzake Celltech, C-276/05, punt 75).
Aldus komen niet voor inschrijving als merk in aanmerking, de tekens of aanduidingen als bedoeld in artikel 3, 1 c. van de richtlijn, welke in het normale taalgebruik vanuit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van één van de eigenschappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd (HvJ EG, 20 september 2001, inzake Procter & Gamble, C-383/99, punt 39). Dit laatste arrest (merk ‘baby-dry’) gewaagt wel van ‘essentiële eigenschappen’, maar artikel 3, lid 1 van de Richtlijn 89/104/EEG maakt geen onderscheid al naargelang een essentieel of bijkomstig karakter van de eigenschappen (Gea EG, 17 juni 2009, inzake Korsch AG, T-464/07, punt 48).
Ook de toekomstige te verwachten ontwikkeling inzake normaal taalgebruik is op dit vlak relevant (HvJ EG 4 mei 1999 inzake Windsurfsing Chiemsee, punten 31 en 37), zij het dat de op dit punt te verwachten evolutie niet louter hypothetisch mag zijn, maar behoort te steunen op concrete en actuele of minstens in een nabije toekomst aannemelijke marktomstandigheden (Gea EG, 12 maart 2008, zaak Compagnie SAS, T-341/06, punt 43).
24. Tekens of aanduidingen kunnen het aldus begrepen beschrijvende karakter evenwel overstijgen wanneer ze worden gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel merkbaar onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen ervan, dan wel wanneer hun presentatie een surplus oplevert voor het geheel ten aanzien van de samenstellende delen.
Wanneer de presentatie van een samengesteld teken merkbaar afwijkt van de gangbare wijze van aanduiding van de waren of diensten, en de afwijking een belangrijk aspect van het gedeponeerde teken betreft waardoor het geheel ongewoon wordt, verleent dit een extra element waardoor het geheel zich van het gangbare kan onderscheiden. Hetzelfde doet zich voor wanneer de combinatie een eigen betekenis heeft verkregen die losstaat van zijn bestanddelen (HvJ EG, 19 september 2002 inzake Companyline, C-104/00 P, punten 21 en 23; HvJ EG, 12 februari 2004 inzake Campina Melkunie, C-265/00, punt 41).
25. In het geval een merk gevormd wordt door een combinatie van bestanddelen volstaat niet dat elk van de bestanddelen beschrijvend is, maar moet dit karakter worden vastgesteld voor het geheel.
Indien ieder van de bestanddelen op zich beschrijvend is, is de combinatie ervan zulks in regel ook, maar het valt niet uit te sluiten dat de indruk die de combinatie wekt verschilt van de indruk die de loutere samenvoeging van de bestanddelen wekt. Indien die combinatie zulke verschillende indruk wekt, is ze niet beschrijvend in de zin van artikel 3. 1 c. van de richtlijn. Bestaat het merk uit verschillende woorden of een hersamengesteld woord, dan kan het onderzoek naar het beschrijvend karakter niet beperkt blijven tot dat van de samenstellende delen, maar dient het geheel te worden beschouwd (HvJ EG 19 april 2007, inzake Celltech, C-273/05, punten 77, 78 en 79; Gea EG 17 juni 2009, inzake Korsch AG, T-464/07, punt 35).
B. Toetsing van het merk ‘serverscheck’.
26. Eiseres heeft het onder randnummer 05. weergegeven merk gedeponeerd voor diensten uit de administratieve klasse 42.
Het teken wordt gevormd door de samenvoeging van de twee woorden ‘server’ en ‘check’ die beide een Engelse oorsprong hebben, maar ook deel uitmaken van de Nederlandse taal. Ze worden verbonden door de letter’s’. De samenvoeging van de twee woorden levert een nieuw samengesteld woord op dat als zodanig niet tot het vocabulaire van een taal behoort.
Zodoende betreft het een samengesteld teken waarvan het onderscheidende vermogen moet beoordeeld worden op basis van de totaalindruk die het laat voor de aangegeven diensten.
27. De waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt gevorderd, blijken bestemd voor de doorsnee verbruiker.
Het relevante publiek dat dan in aanmerking moet worden genomen bij de inschatting van de perceptie van het merk bestaat op zijn ruimst uit alle personen die met de aangeboden diensten in contact kunnen komen.
Naar vaste rechtspraak wordt als hypothese aangenomen dat het desbetreffend gemiddelde publiek normaal geïnformeerd is en zich redelijk, omzichtig en oplettend gedraagt.
28. Vooreerst dient overwogen dat de totaalindruk van het merk niet anders kan zijn dan de perceptie van het nieuw samengesteld woord, zonder meer. Een bijzondere wijze van voorstelling is er immers niet mee gemoeid.
De voeging van de twee woorden door de letter ’s’ –die overigens net zo goed de meervoudsvorm van het woord ‘server’ kan voorstellen- biedt niets ongewoons wat aan het nieuwe woord een aspect zou bezorgen dat kan beschouwd worden als een merkbaar surplus bij de gewone voeging van de twee samenstellende delen van het teken.
De doorsnee consument zal in het teken dan ook de samenstellende woorden ‘server’ en ‘check’ in hun gangbare betekenis in de Benelux herkennen en hun samenvoeging begrijpen als ‘nazicht van servers’. De totaalindruk van het teken in zijn geheel verschilt in niets van deze van de samenstellende delen ervan.
29. Nu het teken ‘serverscheck’ gedeponeerd werd onder meer voor ‘technologische diensten’ en het uitsluitend bestaat uit woorden die in de gewone omgangstaal in de handel kunnen dienen om kenmerken van de genoemde diensten aan te geven, is het beschrijvend in de zin van artikel 2.11 2. c. van het BVIE.
De desbetreffende absolute weigeringsgrond verzet er zich in beginsel dan ook tegen dat het teken als merk wordt ingeschreven.
30. Eiseres betoogt dan dat het aan het depot voorafgaande gebruik van het teken afbreuk doet aan de grond tot uitsluiting van het merk, waaruit ze afleidt dat het niettemin alsnog voor inschrijving moet worden aanvaard.
De inburgering van het teken blijkt volgens haar uit gegevens die blijkens de inventaris van haar bewijsstukken betrekking hebben op de periode van maart 2006 tot maart 2009.
31. In zoverre eiseres tot staving van haar thesis inzake inburgering van het merk feiten aanvoert die dateren van nà het depot op 04 september 2007, dienen deze als irrelevant te worden verworpen.
Ze kunnen immers niet het bewijs leveren dat het teken reeds als merk werd gebruikt op de datum waarop het voor inschrijving werd aangeboden, hetgeen nochtans dient te worden aangetoond.
32. Daarentegen dienen bewijsstukken die niet werden ingediend tijdens de inschrijvingsprocedure voor het BBIE, maar betrekking hebben op de periode die aan het depot voorafgaat, wel in aanmerking te worden genomen.
33. Om het gebruik te bewijzen voert eiseres ook een aantal feiten aan die dateren van voor 04 september 2007. Het betreft resultaten van opzoekingen met google, en een aantal artikelen in gespecialiseerde pers.
Uit al die feiten nu kan wel afgeleid worden dat ‘serverscheck’ enige bekendheid genoot, maar er blijkt niet uit dat die bekendheid kan toegerekend worden aan het gebruik van dat teken als merk.
Eiseres gebruikt ditzelfde onderscheidende teken immers ook als firmabenaming en het is dus zeer wel mogelijk dat het teken onderscheidend gefungeerd heeft voor het bedrijf van eiseres ten aanzien van andere ondernemingen, hetgeen nochtans niet impliceert dat het onderscheidend gewerkt heeft voor de diensten die ze aanbood ten aanzien van concurrerende dienstverlening.
Uit de zoekresultaten blijkt overigens dat er ook sprake is van ‘monitoringsoftware van ServersCheck, de Leuvense leverancier van…’, hetgeen onmiskenbaar wijst op de identificatie door het teken van de onderneming. Bij een andere resultaat is die identificatie er ook wel voor haar diensten (‘ServersCheck Professional Edition’).
In de persartikelen daarentegen wordt ‘serversCheck’ duidelijk enkel geciteerd als teken ter identificatie van de onderneming: het betreft dus niet merkgericht gebruik van het teken.
34. Verder dient te worden overwogen dat uit die internetgegevens niet kan worden afgeleid dat op de datum van het depot de inburgering verworven was op het territorium van de Benelux, waar de wettelijke uitsluitingsgrond voor inschrijving van het merk vigeert.
De domeinnamen die landelijk wijdverspreid werden toegewezen, zijn in dit opzicht niet relevant.
35. Ten slotte wordt geen enkel bewijsstuk voorgelegd inzake voorgehouden inspanningen die zouden geleverd zijn om de merkbekendheid te bevorderen of inzake een marktaandeel.
Elk kwantitatief gegeven verstrekt door de betrokken handelskringen op grond waarvan de merkbekendheid in de betrokken sector zou kunnen worden ingeschat, ontbreekt eveneens.
36. Het BBIE heeft in die omstandigheden terecht geoordeeld dat de gegevens die aangereikt werden om de inburgering van het merk aan te tonen ontoereikend zijn om de uitsluitingsgrond gegrond op het beschrijvende karakter van het teken te ontzenuwen.
Het lang en intensief gebruik van het teken als merk op het grondgebied van de Benelux wordt niet afdoende aangetoond.
37. Bij ontstentenis van afdoende bewijs van inburgering, kon verweerster het gedeponeerde merk dan ook niet inschrijven en behoorde de voorlopige inschrijving te worden doorgehaald.
De vordering van eiseres moet bijgevolg worden verworpen.
38. De rechtsplegingsvergoeding die toekomt aan verweerster dient te worden begroot op 1.200 euro, nu de vordering niet op geld waardeerbaar is.
OM DEZE REDENEN
HET HOF,
In acht genomen de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,
Beslist na tegenspraak,
Ontvangt de vordering maar verwerpt ze.
Veroordeelt eiseres tot betaling van de gedingkosten die worden begroot op 186 euro voor haarzelf en op 1.200 euro rechtsplegingsvergoeding voor verweerster.
Dit arrest werd gewezen door de 18e kamer van het hof van beroep te Brussel, samengesteld uit P. Blondeel, Kamervoorzitter, M. de Hemptinne, raadsheer en E. Bodson, raadsheer, die alle zittingen hebben bijgewoond en die over de zaak hebben beraadslaagd.
Het werd uitgesproken in openbare terechtzitting door P. Blondeel, Kamervoorzitter, bijgestaan door D. Van Impe, op 22-09-2009.
VAN IMPE
BODSON
DE HEMPTINNE
BLONDEEL
* * * * *