Uitspraak : 4 september 1997
Rekestnr. : 97/274
HET GERECHTSHOF TE ‘s-GRAVENHAGE, kamer IVA,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
Unilever N.V.,
gevestigd te Rotterdam,
verzoekster,
procureur : Mr H.J.A. Knijff
advocaat : Mr J.A. van Arkel
tegen
Het Benelux-Merkenbureau,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : Mr D.M. Wille
advocaat : Mr J.H. Spoor
De procedure
Bij op 24 maart 1997 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met bijlagen) heeft verzoekster, hierna te noemen Unilever, het hof verzocht de inschrijving van het depot 866.369 (CHICKEN TONIGHT KERRIE) en het depot 868.723 (CHICKEN TONIGHT HAWAÏ) ook voor de geweigerde waren te bevelen, met veroordeling van verweerder, hierna te noemen het Bureau, in de proceskosten.
Het Bureau heeft bij op 20 mei 1997 ter griffie ingekomen verweerschrift het hof verzocht het verzoek van Unilever af te wijzen, alsmede te bevelen dat de inschrijving van depot 866.369 nader moet worden beperkt tot de waar "smoorsaus voor kip met kerriesmaak", met veroordeling van Unilever in de proceskosten.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 26 augustus 1997, waarbij partijen ieder onder overlegging van bescheiden hun standpunten hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities, Unilever door Mr J.A.van Arkel, advocaat te Rotterdam en het Bureau door Mr J.H. Spoor, advocaat te Amsterdam. Unilever heeft daarbij haar verzoek niet gehandhaafd voor zover het betreft de waren vlees, vis, wild en vleesextracten in klasse 29.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit het verzoekschrift en de daarbij gevoegde bescheiden blijkt het volgende:
a. Unilever heeft op 1 maart 1996 het beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een pot, gevuld met een gele substantie en voorzien van een etiket met de woorden "UNOX", "CHICKEN TONIGHT" en "KERRIE" alsmede de woorden "smoorsaus voor kip", onder nummer 866.369 gedeponeerd voor
klasse 29 : vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; eieren, melk en melkprodukten t.w. boter, kaas room, yoghurt, melkpoeder voor voedingsdoeleinden; eetbare olïen en vetten, en
klasse 30 : Suiker, rijst, tapioca, sago; meel- en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; honing, melassestroop; gist, gistpoeder; zout, mosterd; azijn, sauzen (m.i.v.slasauzen); specerijen; deegwaren; pasta's.
b. Het Bureau heeft bij brief van 4 juni 1996 Unilever laten weten de inschrijving van het depot 866.369 voorlopig (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij heeft het Bureau als reden(en) opgegeven :
"Aangezien de afbeelding van het teken UNOX CHICKEN TONIGHT (fig.) duidelijk betrekking heeft op smoorsaus voor kip, leidt het teken tot misleiding van het publiek voor alle andere in de klassen 29 en 30 genoemde waren dan smoorsaus voor kip (artikel 6bis, eerste lid onder b van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (. . .); gelieve de warenlijst aan te passen."
c. Unilever heeft tegen deze voorlopige (gedeeltelijke) weigering bezwaar aangetekend. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien de voorlopige weigering te herzien. Bij brief van 27 januari 1997 heeft het Bureau Unilever in kennis gesteld van zijn beslissing van gelijke datum, inhoudende definitieve weigering van de inschrijving van het depot voor de waren van klasse 29 en 30 als vermeld in die beslissing, onder mededeling dat het merk zal worden ingeschreven voor de klasse 30 : smoorsaus voor kip.
d. Unilever heeft op 4 april 1996 het beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een pot, gevuld met een roodachtige substantie en voorzien van een etiket met de woorden "UNOX", "CHICKEN TONIGHT" en “HAWAIÏ" alsmede de woorden "smoorsaus voor kip" onder nummer 868.723 gedeponeerd voor
klasse 29 : vlees, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensauzen; eieren, melk en melkprodukten; eetbare oliën en vetten, en
klasse 30 : koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten meel en graanpreparaten , brood , banketbakkers- en suikerbakkerswaren; consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensauzen; specerijen; ijs.
e. Het Bureau heeft bij brief van 11 september 1996 Unilever medegedeeld de inschrijving van het depot 868.723 voorlopig (gedeeltelijk) te weigeren. Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven:
"Aangezien de afbeelding van het teken UNOX CHICKEN TONIGHT (fig.) duidelijk betrekking heeft op smoorsaus voor kip, kan het gebruik van het teken misleiding van het publiek tot gevolg hebben voor alle andere in de klassen 29 en 30 genoemde waren dan smoorsaus voor kip (artikel 6bis, eerste lid onder b van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (. . .); gelieve de warenlijst aan te passen."
f. Unilever heeft tegen deze voorlopige (gedeeltelijke) weigering bezwaar aangetekend. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien de voorlopige weigering te herzien. Bij brief van 18 maart 1997 heeft het Bureau Unilever in kennis gesteld van zijn beslissing van gelijke datum, inhoudende definitieve weigering van de inschrijving van het depot voor alle waren in de klassen 29 en 30 met uitzondering van smoorsaus voor kip.
2. Unilever heeft het hof verzocht de inschrijving te bevelen van de depots 866.369 en 868.723 voor de geweigerde waren, met dien verstande dat zij haar verzoek niet meer handhaaft voor zover het de waren vlees, vis, wild en vleesextracten in klasse 29 betreft. Unilever stelt zich op het standpunt, dat de op de etiketten voorkomende aanduiding "smoorsaus voor kip" geen onderscheidend kenmerk is van de merken; dat deze aanduiding zo klein is uitgevallen dat deze niet of nauwelijks is te zien, zodat het publiek dit element niet waarneemt en daardoor niet kan worden misleid. Verder betoogt Unilever met een beroep op artikel 5C lid 2, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (UV), dat zij wijzigingen mag aanbrengen in die aanduiding, aangezien die aanduiding een bestanddeel is dat het onderscheidend kenmerk van de merken niet wijzigt. Bij gebruik van de merken voor andere waren dan smoorsaus voor kip zal, aldus Unilever, de vermelding op de etiketten "smoorsaus voor kip" worden vervangen door een andere, passende warenaanduiding.
3. Het Bureau heeft zijn beslissingen tot weigering gebaseerd op artikel 6bis onder b van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) (kort gezegd: misleiding) en heeft daartoe aangevoerd dat, voor zover de depots zijn verricht voor andere waren in de klassen 29 en 30 dan "smoorsaus voor kip", deze telkens betrekking hebben op een merk als bedoeld in artikel 4 onder 2 BMW.
4. Het hof zal nagaan of de weigeringsgrond van artikel 6bis onder b BMW zich voordoet. Uitgangspunt voor de beoordeling daarvan is het merk zoals dat is gedeponeerd. Wijzigingen die daarin nadien in het gebruik zijn of zullen worden aangebracht moeten dan ook buiten beschouwing blijven.
5. Artikel 5C lid 2 UV luidt :
Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheidend kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der Unie is ingeschreven, zal de verklaring van ongeldigheid van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.
Naar het oordeel van het hof heeft het artikel uitsluitend betrekking op de gevolgen van het gebruik van een merk in een enigszins van het ingeschreven merk afwijkende vorm. Deze bepaling leent zich niet voor analoge toepassing bij de beoordeling van de vraag of de weigeringsgrond van misleiding zich voordoet.
Het hof merkt in dit verband op dat artikel 6quinquiesB onder 3 UV, waarin de weigeringsgrond van misleiding is opgenomen, evenals de artikelen 4 onder 2 en 6bis BMW en artikel 3, lid 1, onder g van de Eerste richtlijn 89/104 EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten, geen verschil kent tussen onderscheidende en niet-onderscheidende kenmerken van een merk.
6. Het hof heeft uit eigen waarneming kunnen vaststellen dat de aanduiding "smoorsaus voor kip" op de verkleinde afbeelding van het gedeponeerde merk geenszins onleesbaar is, zodat ervan moet worden uitgegaan dat het (in aanmerking komende deel van het) publiek deze aanduiding zal kunnen waarnemen als het merk in vergrote vorm wordt gebruikt.
Dat de aanduiding "smoorsaus voor kip" minder in het oog springt dan de in grotere letters weergegeven woorden "CHICKEN TONIGHT", is zonder belang.
Door de vermelding van de woorden (tevens het woordmerk) "CHICKEN TONIGHT” in combinatie met de woorden "smoorsaus voor kip" zal het publiek verwachten dat de merken betrekking hebben op smoorsaus voor kip. Door deze vermeldingen op de etiketten zal het gebruik van de merken echter tot misleiding van het publiek kunnen leiden, indien de merken betrekking zouden hebben op andere waren dan smoorsaus voor kip. Nu de depots mede zijn verricht voor dergelijke andere waren, is er in zoverre sprake van mogelijke misleiding als bedoeld in artikel 4 onder 2 BMW. Uit de stelling van Unilever in haar verzoekschrift dat "bij gebruik voor andere waren dan smoorsaus voor kip de vermelding op het etiket "smoorsaus voor kip" vervangen zal worden door een andere, passende warenaanduiding", leidt het hof af dat Unilever ook zelf de mogelijkheid van misleiding erkent.
Op grond van het bovenstaande dient het verzoek van Unilever, voor zover gehandhaafd, te worden afgewezen.
7. Het Bureau heeft - kennelijk als reconventioneel verzoek - het hof verzocht te bevelen dat de inschrijving van depot 866.369 nader wordt beperkt tot de waar "smoorsaus voor kip met kerriesmaak".
8. Het hof zal het Bureau in dit verzoek niet-ontvankelijk verklaren op grond van het volgende. Artikel 6ter BMW is het sluitstuk van de regeling van artikel 6bis BMW, waarbij aan het Bureau de bevoegdheid is verleend om gedeponeerde merken inhoudelijk te toetsen en de inschrijving daarvan te weigeren. Artikel 6ter BMW voorziet niet in de mogelijkheid dat het Bureau bij één van de in die bepaling genoemde gerechtshoven een verzoekschrift kan indienen. Het valt evenmin te verenigen met de tekst en strekking van deze bepalingen zoals deze blijkt uit het Gemeenschappelijk commentaar van de Regeringen, dat het Bureau in een procedure op de voet van artikel 6ter BMW een reconventioneel verzoek doet tot wijziging van een reeds (inzoverre) ingeschreven depot en op die wijze tracht omissies ongedaan te maken.
9. De BMW bevat geen voorschriften over de wijze van procederen. Het komt het hof juist voor de bepalingen inzake de verzoekschriftenprocedure naar analogie toe te passen. Nu uit de BMW niet het tegendeel volgt, zal het hof met toepassing van artikel 429k van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een veroordeling in de proceskosten uitspreken.
Beslissing
Wijst af het verzoek van Unilever, voor zover gehandhaafd;
Verklaart het Bureau niet-ontvankelijk in zijn verzoek;
Veroordeelt Unilever in de kosten van deze procedure en begroot deze aan de zijde van het Bureau tot op deze uitspraak op f 4.640,-.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Brinkhof, Fasseur-van Santen en Van den Ende-Wiefkers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 september 1997, in tegenwoordigheid van de griffier.