Uitspraak : 3 december 1998
Rekestnr. : 98/197
Het GERECHTSHOF te 's-GRAVENHAGE, Kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
de vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika) MECKLERMEDIA CORPORATION,
gevestigd te Westport, Connecticut, Verenigde Staten van Amerika,
verzoekster,
procureur : Mr T. Cohen Jehoram
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te ´s-Gravenhage,
verweerder,
procureur : Mr B.T.M. Steins Bisschop
De procedure
Verzoekster (hierna ook te noemen Mecklermedia) heeft bij op 25 maart 1998 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) het hof verzocht verweerder (hierna ook te noemen het Bureau) te bevelen over te gaan tot inschrijving van het Benelux-merkendepot nummer 871230 voor alle geweigerde waren en diensten, voor zover genoemd in het depot, waarvoor het teken INTRANET WORLD naar de mening van het hof niet uitsluitend beschrijvend wordt geacht, met veroordeling van het Bureau in de proceskosten.
Het Bureau heeft bij op 15 april 1998 ter griffie ingekomen verweerschrift (met producties) verzocht het verzoek van Mecklermedia af te wijzen, met verwijzing van Mecklermedia in de proceskosten.
De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 19 oktober 1998, waarbij partijen - onder overlegging van producties - hun standpunten hebben doen toelichten, Mecklermedia door haar procureur en het Bureau door Mr J.H. Spoor, advocaat te Amsterdam.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit het verzoekschrift en de ten processe overgelegde stukken blijkt het volgende :
a. Mecklermedia heeft op 15 mei 1996 bij het Bureau het teken INTRANET WORLD onder nummer 871.230 gedeponeerd als woordmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 18, 25, 35, 38, 41 en 42, welke reeks waren en diensten na overleg met het Bureau alsvolgt is aangepast :
klasse 9 : wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige en elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; brandblusapparaten; geregistreerde computerprogramma's; computer software; elektronisch vastgelegde of langs elektronische weg te verstrekken/raadplegen computergegevens; elektronische gegevensdragers bevattende gegevens en/of publikaties; CD's; cassettes; computerschijven; media voor het opslaan van informatie, gegevens, signalen, beelden en geluid; beeld- en/of geluidsdragers; muismatten; elektronische publikatieborden; elektronische publikaties, o.a. te raadplegen via Internet; computerprogramma's vastgelegd op papieren of kartonnen dragers.
klasse 16 : papier, karton en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; kantoorbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; clichés; publikaties, tijdschriften, periodieken; nieuwsbrieven, boeken, gidsen; pamfletten; grafische reprodukties en afbeeldingen; grafische afdrukken; tassen voor zover begrepen in deze klasse; kalenders; posters; platen (drukwerk); pennen, potloden, wenskaarten, schrijfbehoeften; opschrijfboekjes; publikatieborden van papier en karton; dozen van papier of karton.
klasse 18 : leder en kunstleder en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierehuiden (hof: dierenhuiden); reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren; attachékoffers; tassen, kisten en dozen van leder of lederkarton.
klasse 25 : kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels; petten; jasjes; T-shirts; sweatshirts en andere kraagloze shirts.
klasse 35 : reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advertentiebemiddeling; het organiseren en houden van handelsshows verband houdende met zaken en het adverteren, alsmede verband houdende met opvoeding, opleiding, informatietechnologieën, computers en communicatie; het organiseren en houden van tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden.
klasse 38 : communicatie door middel van een zintuiglijk middel; het verstrekken van informatie over telecommunicatie; uitzenddiensten, ook via elektronische media; elektronische post; overbrengen van boodschappen en beelden via computers; het verzenden van boodschappen langs telecommunicatieve weg; elektronische communicatie; het verschaffen van toegang tot on-line telecommunicatienetwerken; communicatie met behulp van computers; het verstrekken van informatie over telecommunicatie, alsmede over het uitzenden via elektronische media.
klasse 41 : opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; computertraining; het organiseren en houden van seminars en conferenties; het organiseren en houden van seminars en conferenties verband houdende met zaken en adverteren, alsmede verband houdende met opvoeding, opleiding, informatietechnologieën, computers en communicatie; het organiseren en houden van tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden.
klasse 42 : restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; medische verzorging; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging; veterinaire en landbouwkundige diensten; juridische diensten; onderzoek op wetenschappelijk of industrieel gebied; computerprogrammering.
b. Het Bureau heeft bij brief van 21 mei 1997 (de gemachtigde van) Mecklermedia laten weten de inschrijving van het teken INTRANET WORLD, naar het hof begrijpt voor de in het depot vermelde waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42, voorlopig te weigeren.
Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven :
"Het teken INTRANET WORLD is samengesteld uit de soortnamen intranet en world (Engels voor wereld) en is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot de wereld van intranet. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...); gelieve de waren- en dienstenlijst aan te passen."
c. Namens Mecklermedia heeft haar gemachtigde bij brief van 10 juni 1997 laten weten dat het depot wordt gehandhaafd
d. Het Bureau heeft bij brief van 8 juli 1997 (de gemachtigde van) Mecklermedia laten weten geen aanleiding te zien tot herziening van de in zijn voorlopige weigering vervatte beslissing.
e. Het Bureau heeft (de gemachtigde van) Mecklermedia bij brief van 27 januari 1998 laten weten dat de inschrijving van het depot definitief wordt geweigerd.
f. Het Bureau heeft bij brief van 31 maart 1998 (de gemachtigde van) Mecklermedia meegedeeld dat de definitieve weigering alleen betrekking heeft op de in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42 genoemde waren en diensten en dat alsnog zal worden overgegaan tot inschrijving van het depot voor de overige in het depot genoemde waren in de klassen 18 en 25.
3. Mecklermedia heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het Bureau te bevelen tot inschrijving van het gedeponeerde teken over te gaan voor alle geweigerde waren en diensten, althans voor die waren en diensten waarvoor het depot is verricht en het niet uitsluitend beschrijvend wordt geacht.
Mecklermedia stelt zich op het standpunt dat het teken onderscheidend vermogen bezit voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, althans voor die waren en diensten voor zover deze niet betrekking hebben op (de wereld van) intranet. Subsidiair beroept zij zich op inburgering van het teken.
4. Het Bureau, dat zijn beslissing heeft gebaseerd op artikel 6bis, eerste lid, onder a BMW, heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
5. In verband met de geschilpunten tussen partijen acht het hof het wenselijk de volgende prejudiciële vragen voor te leggen aan het Benelux Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen :
I Moet ervan worden uitgegaan dat, indien het Bureau geen kennisgeving van de (gehele of gedeeltelijke) weigering van de inschrijving van het depot, als bedoeld in artikel 6bis, lid 4 van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), aan de deposant heeft toegezonden, de in artikel 6ter BMW bedoelde termijn van twee maanden aanvangt op het tijdstip waarop zes maanden (overeenkomstig artikel 4 lid 1 van het Uitvoeringsreglement BMW) zijn verstreken na de datum van de verzending van de (voorlopige) kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, lid 3 BMW, of moet ervan worden uitgegaan dat de deposant in zodanig geval steeds ontvankelijk is in zijn in artikel 6ter bedoelde verzoek?
Artikel 6bis BMW luidt :
1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel :
a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheiden vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2. van het Verdrag van Parijs mist;
b. het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en 2.
2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is, worden beperkt.
3. Het Benelux-Merkenbureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij het uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.
4. Indien de bezwaren van het Benelux-Merkenbureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Merkenbureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.
Artikel 6ter BMW luidt :
De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'Appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen). Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentie-adres.
Artikel 4 lid 1 Uitvoeringsreglement luidt :
De termijn bedoeld in artikel 6bis, derde lid, van de Eenvormige wet om te antwoorden op de voorlopige weigering, bedraagt drie maanden; deze termijn kan op verzoek of ambtshalve worden verlengd, zonder dat een tijdvak van zes maanden na de datum van verzending van de eerste kennisgeving wordt overschreden.
II Kunnen en/of behoren in de in artikel 6ter BMW bedoelde verzoekschriftprocedure beginselen, zoals die welke in het Nederlandse (bestuurs)recht worden aangeduid als beginselen van behoorlijk bestuur of algemene rechtsbeginselen (bijv. het verbod van willekeur of detournement de pouvoir, geen strijd met het vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel) een rol (te) spelen? Indien het antwoord bevestigend luidt, welk (formeel) gevolg kan of behoort honorering van een beroep op zodanig beginsel (te) hebben voor de beslissing van de rechter en/of het verdere verloop van de procedure? Behoort de rechter ambtshalve beginselen als hierbedoeld bij zijn beslissing in aanmerking te nemen?
Is hierop nog van invloed hetgeen is vermeld in de (gepubliceerde) Richtlijnen van het Benelux-Merkenbureau?
In dit verband wordt opgemerkt dat het Benelux-Merkenbureau, dat jaarlijks grote aantallen depots moet beoordelen, als een voor Belgie, Nederland en Luxemburg gemeenschappelijke dienst is ingesteld krachtens artikel 1 van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en dat ingevolge artikel 6ter BMW het geschil wordt gebracht voor de burgerlijke rechter.
In de beschikking van dit hof van 3 juli 1997 inzake Bio-Claire is geoordeeld dat er geen grond is om de rechter bij weigering minder beoordelingsvrijheid toe te kennen dan bij het inroepen van de nietigheid van een ingeschreven depot op de voet van artikel 14A, lid 1.a BMW; dat het uitgangspunt moet zijn dat de rechter die op de voet van artikel 6ter BMW moet oordelen of plaats is voor een bevel tot inschrijving van een depot, in volle omvang onderzoekt of een depot aan artikel 1 BMW beantwoordt. De BMW noch het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bevat aanwijzingen dat dit uitgangspunt moet worden verlaten.
Voorts is in de beschikking van dit hof van 11 september 1997 inzake Biomild overwogen dat een teken geen onderscheidend vermogen krijgt doordat andere eventueel niet onderscheidende depots wel (na 1 januari 1996) zijn ingeschreven. Als het al zo is dat andere depots van onderscheidend vermogen missende tekens wel zijn ingeschreven, laat dit onverlet dat het onderscheidend vermogen van een depot op zijn eigen merites op basis van de toepasselijke regels moet worden beoordeeld.
Tenslotte acht dit hof denkbaar, dat de deposant na de voorlopige weigering de lijst waren en/of diensten van zijn depot op voorstel van en in overleg met het Benelux-Merkenbureau wijzigt en dat de inschrijving daarna toch definitief wordt geweigerd door het Benelux-Merkenbureau.
III Mag of moet de rechter de deposant of het Benelux-Merkenbureau in de kosten van de procedure verwijzen indien deze in het ongelijk wordt gesteld.
De Nederlandse verzoekschriftprocedure (artikel 429 k van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) voorziet in de mogelijkheid een kostenveroordeling uit te spreken, terwijl een kostenveroordeling in België zelfs verplicht is. Dit hof heeft tot nu toe artikel 429 k analoog toegepast en de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de proceskosten. Daarbij is uitgegaan wat de kosten van het griffierecht betreft van het daaromtrent bepaalde in de Wet tarieven in burgerlijke zaken en wat het honorarium van de raadsman betreft van de Richtlijnen voor het liquidatietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
IV Houdt de in artikel 6bis BMW vervatte weigeringsbevoegdheid in dat het Benelux-Merkenbureau zijn oordelen uitsluitend baseert op het teken zoals het is gedeponeerd voor de daarbij vermelde waren en/of diensten - met andere woorden: oordeelt het Benelux-Merkenbureau uitsluitend in abstracto - of mag respectievelijk moet het ook rekening houden met andere hem bekende feiten en omstandigheden (bijvoorbeeld dat de deposant het teken vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren en/of diensten heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden) - met andere woorden: mag respectievelijk moet het Benelux-Merkenbureau in concreto oordelen - ?
V Geldt het antwoord op vraag IV evenzo voor het oordeel van het Benelux-Merkenbureau omtrent de vraag of zijn bezwaren tegen de inschrijving door de deposant zijn opgeheven, en voor zijn besluit het merk geheel of gedeeltelijk te weigeren, e.e.a. als bedoeld in artikel 6bis, lid 4 BMW?
VI Geldt het antwoord op vraag IV evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek?
VII Aangenomen dat de rechter in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW in concreto mag, respectievelijk moet oordelen, heeft hij dan, mede gelet op de belangen van derden, uitsluitend rekening te houden met feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van depot hebben voorgedaan, of mag hij zijn oordeel ook baseren op feiten en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan.
Het hof merkt op dat de Benelux-landen van de in artikel 3 lid 3, derde volzin van de Eerste Richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, nr 89/104 (PbEG 1989 L 40) voorziene mogelijkheid om te bepalen dat de bepaling van de eerste volzin van het derde lid ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving, geen gebruik hebben gemaakt.
VIII Mag of moet de rechter, mede rekening houdend met het antwoord op vraag II, VI en VII, een door het Benelux-Merkenbureau eerst in de rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond in de beoordeling van het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek betrekken?
IX Moet in het licht van voormelde Richtlijn bij de beoordeling van de vraag of een teken beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, worden aangenomen dat ondanks enige tekstuele verschillen tussen artikel 3 van de Richtlijn en artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs tussen die bepalingen geen materiële verschillen bestaan en dat als maatstaf kan worden aangelegd artikel 6quinquies B, onder 2?
Artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs luidt :
"Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen geweigerd en nietig verklaard kunnen worden :
( ... )
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd."
In de beschikking van dit hof inzake Bio-Claire is ervan uitgegaan dat de verwijzing in artikel 6bis en artikel 14, onder A, aanhef en onder 1.a BMW naar artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs niet beperkt is tot de daar genoemde categorie ("elk onderscheidend kenmerk missen") maar betrekking heeft op alle drie daar genoemde categorieën, en voorts dat, nu artikel 6bis en artikel 14, onder A, aanhef en onder 1.a niet zijn gewijzigd, het ervoor moet worden gehouden dat de Regeringen van de Benelux-landen bij het opstellen van het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, van oordeel waren dat tussen artikel 3 van de Richtlijn en artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs geen materiële verschillen bestaan. Het standpunt dat de Richtlijn strengere eisen stelt, wordt door dit hof niet gedeeld, daar uit de considerans van de Richtlijn blijkt dat het de bedoeling is dat de bepalingen van de Richtlijn volledig zouden stroken met die van het Verdrag van Parijs.
X Moet wat de bewijslast betreft door het Benelux-Merkenbureau bij de beoordeling van de vraag of een teken, dat bestaat uit een nieuwe woordcombinatie die is samengesteld uit woorden die ieder op zichzelf voor de desbetreffende waren elk onderscheidend vermogen missen, beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, ervan worden uitgegaan dat een nieuwe woordcombinatie in beginsel onderscheidend vermogen heeft (zodat het aan het Bureau is om het tegendeel aan te tonen) en dat dit slechts anders is indien het verzoek kennelijk ongegrond is omdat het gedeponeerde teken klaarblijkelijk niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk?
XI Legt bij de beantwoording van die vraag nog gewicht in de schaal dat volgens het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen het Benelux-Merkenbureau ingevolge artikel 6bis BMW "slechts evident ontoelaatbare depots" zal mogen weigeren?
XII Moet worden aangenomen dat een teken, dat bestaat uit een nieuwe woordcombinatie die is samengesteld uit woorden die ieder op zichzelf voor de desbetreffende waren elk onderscheidend vermogen missen, ook zelf ieder onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is op grond van bijkomende omstandigheden die er toe leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen, bijvoorbeeld wanneer de nieuwe woordcombinatie blijk geeft van enige originaliteit dan wel de vrucht is van creativiteit?
Is daarbij van belang of het teken de enige term is om de desbetreffende (combinatie van) hoedanigheden aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat de woordcombinatie een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar aanduidt?
XIII Is het verenigbaar met het stelsel van de Richtlijn, het Verdrag van Parijs, de BMW en het Uitvoeringsreglement, dat een teken wordt ingeschreven voor waren voor zover die niet betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of hoedanigheden (bijvoorbeeld "voor zover die niet betrekking hebben op de wereld van intranet")?
XIV Moet worden aangenomen dat de in artikel 6bis, lid 2 BMW vervatte bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau om de weigering te beperken tot een of meer waren waarvoor het merk is bestemd, mede inhoudt de bevoegdheid om de weigering nader te beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voor zover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of hoedanigheden (bijvoorbeeld voor bepaalde waren "voor zover die betrekking hebben op de wereld van intranet").
XV Mag of moet de rechter acht slaan op een - eerst in de in artikel 6ter BMW bedoelde procedure gedaan - verzoek om het depot in te schrijven met een beperking als in de vraag XIII bedoeld, en mag de rechter hiertoe ambtshalve overgaan?
XVI Is bij de beantwoording van de vragen nog van invloed of een overeenkomstig teken in een andere Lid-Staat als merk is ingeschreven?
6. Partijen wordt verzocht zich, zo mogelijk eenduidig, bij nader geschrift uit te laten omtrent de formulering van de vragen en omtrent het gerecht/de gerechten waaraan de vragen elk kunnen worden gesteld. Desgewenst kunnen partijen suggesties doen voor vragen waarvan de beantwoording voor de beslissing van deze zaak van belang kan zijn. Zo nodig zal daarna nog een mondelinge behandeling plaatsvinden.
Beslissing
Het hof :
bepaalt, dat partijen hun geschriften ter griffie van dit hof indienen vóór 21 januari 1999;
houdt iedere verdere beslissing aan.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Brinkhof, Fasseur - van Santen en Van Sandick, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 december 1998, in tegenwoordigheid van de griffier.