Uitspraak : 13 april 2000
Rekestnr. : 99/839
HET GERECHTSHOF TE ‘s-GRAVENHAGE, Kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
de vennootschap naar vreemd recht MECKLERMEDIA CORPORATION,
gevestigd te Westport, Connecticut,
Verenigde Staten van Amerika,
verzoekster,
procureur : Jkvr. Mr. F. Quarles van Ufford
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : mr C.J.J.C. van Nispen.
Partijen zullen hieronder worden aangeduid als "Mecklermedia" en "het BMB".
De procedure
Bij op 7 december 1999 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft Mecklermedia het hof verzocht het BMB te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot nr.918 232 (INTERNET.COM), met verwijzing van het BMB in de kosten van de procedure.Het BMB heeft bij op 4 januari 2000 ingekomen verweerschrift (met producties) het hof verzocht Mecklermedia in haar verzoek niet-ontvankelijk te verklaren dan wel het verzoek af te wijzen, met veroordeling van Mecklermedia in de proceskosten.
De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 27 maart 2000, waarbij partijen - het BMB onder overlegging van een productie- hun standpunten hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities, Mecklermedia door Mr S.U. Ottevangers, advocaat te 's-Gravenhage, en het BMB door zijn procureur.
Beoordeling van het verzoek
1. Gebleken is dat het verzoekschrift is verzonden als faxbericht, gedateerd 7 december 1999, en als brief, gedateerd 7 december 1999. Nu het faxbericht ter griffie van het hof is ontvangen op 7 december 1999, is het verzoekschrift tijdig ingediend. Daaraan doet niet af dat de brief eerst op 9 december 1999 bij de Centrale balie van het Paleis van Justitie en daarna bij de griffie van het hof is ingekomen.
2. Uit de processtukken is het volgende gebleken :
a. Mecklermedia heeft op 22 juni 1998 bij het BMB het teken INTERNET.COM onder nummer 918232 gedeponeerd als woordmerk voor de waren en diensten in de volgende klassen :
klasse 16 : Drukwerken; publikaties; periodieken; tijdschriften; nieuwsbrieven; boeken; adresboeken; computerprogramma's, vastgelegd op papier of karton; pamfletten; grafische reprodukties en weergaven, grafische afdrukken; tassen van papier, karton of plastic voor zover begrepen in deze klasse; kalenders; kantoorartikelen; posters; foto's; pennen; potloden; groetenkaarten; schrijfbehoeften; speelkaarten; notitieblokjes; reklameborden van papier of karton; dozen van papier of karton.
klasse 38 : Het verlenen van toegang tot telecommunicatiewerken benodigd om on-line informatie te raadplegen of om on-line diensten te verkrijgen.
klasse 42 : Advies op het gebied van de informatietechnologie, computers en communicatietechnologie; ontwerpen van computersoftware; het verschaffen van informatie en advies inzake informatietechnologieën, kwaliteit, gebruik en toepassing van computers en inzake communicatietechnologieën ; het verlenen van toegangstijd tot computer databases bevattende informatie of tot databases te gebruiken voor het verkrijgen van on-line diensten.
Mecklermedia heeft weliswaar een ontvangstbevestiging betreffende een depot onder hetzelfde nummer voor de klassen 16 en 42 overgelegd, maar uit de overige processtukken blijkt dat het depot de drie hierboven vermelde klassen betreft, zodat het hof van dat depot uitgaat.
b. Het BMB heeft bij brief van 26 februari 1999 de gemachtigde van Mecklermedia laten weten de inschrijving voorlopig te weigeren.
Als reden(en) heeft het BMB opgegeven :
"Het teken INTERNET.COM is enkel samengesteld uit de soortnaam internet en de op het internet gangbare aanduiding.com(aanduiding voor een commerciële organisatie) en mist ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...) voor de in klassen 38 en 42 genoemde diensten met betrekking tot het internet en de daarop betrekking hebbende, in klasse 16 genoemde waren.
Tevens zou, aangezien het teken duidelijk betrekking heeft op het internet, het gebruik van het teken misleiding van het publiek tot gevolg kunnen hebben voor waren en diensten die daarop geen betrekking hebben (zie artikel 6bis, eerste lid onder b, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...))"
c. De gemachtigde van Mecklermedia heeft bij brief van 26 augustus 1988 tegen deze voorlopige weigering bezwaar aangetekend.
d. het BMB heeft daarin geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien (brief van 24 september 1999).
e. Bij brief van 8 oktober 1999 heeft het BMB de gemachtigde van Mecklermedia in kennis gesteld van zijn beslissing, houdende weigering van de inschrijving van het depot.
3. Mecklermedia heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het BMB te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan. Mecklermedia stelt zich op het standpunt dat het teken niet uitsluitend beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het depot is verricht en voldoende onderscheidend vermogen heeft.
4. Het BMB, dat zijn beslissingen heeft gebaseerd op artikel 6bis, eerste lid, onder a BMW en bovendien op artikel 6bis, eerste lid onder b BMW, heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
5. Volgens artikel 6bis, lid 1, aanhef en onder a BMW moet de inschrijving van een depot worden geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven definitie van merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.
Tussen partijen is in geschil of het teken onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 6quinquies van het Verdrag van Parijs.
6. Artikel 6quinquies B, onder 2 luidt :
"Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden :
1. (...)
2. wanneer zij elk onderscheidend vermogen missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging,
of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd."
7. Bij de beoordeling van de vraag of het teken onderscheidend vermogen heeft, zal het hof eerst de bestanddelen behandelen waaruit het teken is opgebouwd.
Het bestanddeel "internet" is de gangbare aanduiding voor een wereldomspannend communicatiesysteem (tussen data communicatienetwerken/computers, waarbij informatie gestandariseerd kan worden doorgegeven).
Het bestanddeel ".com " is met name voor de gebruikers van het internet een gangbare afkorting voor de Engelse term "company", welke term ook in de Benelux bekend is en die erop duidt dat de waar of de dienst bestemd is voor dan wel afkomstig is van een onderneming.
De combinatie van de bestanddelen heeft voor de diensten in de klassen 38 en 42, waarvoor het is gedeponeerd, niets extra's en mist dan ook daarvoor ieder onderscheidend vermogen, als bedoeld in het Verdrag van Parijs.
De omstandigheid dat Mecklermedia "wereldwijd houdster" van de domeinnaam INTERNET.COM is, brengt op zichzelf niet mee dat het daardoor door het in aanmerking komende publiek in de Benelux of een deel daarvan tevens als merk zal worden opgevat.
Voorts heeft het hof bij de beoordeling mede in aanmerking genomen dat aanvaarding van de term INTERNET.COM als merk derden zou verhinderen dezelfde of soortgelijke waren aan te duiden met deze woordcombinatie.
8. Mecklermedia beroept zich voorts op inburgering en stelt daartoe dat het teken INTERNET.COM inmiddels intensief is gebruikt en daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. Zij stelt met name, dat het teken INTERNET.COM, tevens haar domeinnaam, op haar website permanent en prominent wordt getoond en dat deze website door een aanzienlijke hoeveelheid gebruikers wordt geraadpleegd.
9. Nu de Benelux-landen geen gebruik hebben gemaakt van de in artikel 3 lid 3, derde volzin van de Eerste Richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, nr. 89/104 (PbEG 1989 L40) voorziene mogelijkheid om te bepalen dat de bepaling van de eerste volzin van het derde lid ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving, gaat het hof ervan uit dat het onderscheidend vermogen moet zijn verkregen voor de aanvrage om inschrijving van het depot (in casu 22 juni 1998)
Uit de door Mecklermedia overgelegde bescheiden, zoals namens haar bij de mondelinge behandeling nader toegelicht, blijkt dat haar website in Nederland gedurende 18 maanden is geraadpleegd. Noch uit de door Mecklermedia overgelegde productie 5 noch anderzins is naar het oordeel van het hof genoegzaam gebleken dat INTERNET.COM door intensief en langdurig gebruik in de Benelux (of een deel daarvan) zodanig onderscheidende kracht heeft verkregen dat het kan worden beschouwd als merk, zodat het beroep op inburgering faalt.
Bovendien blijkt uit het gebruik als domeinnaam nog niet dat door het publiek INTERNET.COM als een merkaanduiding van Mecklermedia wordt opgevat.
10. Mecklermedia heeft nog gesteld dat het teken INTERNET.COM is geregistreerd als merk in Frankrijk en Duitsland.
Ook indien ervan wordt uitgegaan dat deze stelling juist is en het daarbij gaat om identieke merken, dan neemt dit niet weg dat het hof het onderscheidend vermogen op zijn eigen merites op basis van de toepasselijke regels moet beoordelen.
11. Uit het vorenstaande vloeit voort dat het verzoek van Mecklermedia, nu dit betrekking heeft op voormelde diensten van klassen 38 en 42 en voormelde waren in klasse 16 gezamenlijk, moet worden afgewezen en dat zij als de in het ongelijkgestelde partij in de proceskosten moet worden verwezen.
Beslissing
Het hof :
wijst het verzoek van Mecklermedia af;
verwijst Mecklermedia in de proceskosten en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het BMB op f 3.875,-.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Van Sandick en Kiers-Becking, en is uitgesproken ter openbare terechtzittinq van 13 april 2000, in tegenwoordiqheid van de griffier.