De beoordeling van kwade trouw bij merkaanvragen kan een moeilijke zaak zijn. Het begrip kwade trouw is niet gedefinieerd, afgebakend of beschreven in de EU merkenwetgeving. En hoewel de EU jurisprudentie een leidraad biedt, bestaat het risico dat het concept op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Daarom hebben de bureaus voor intellectuele eigendom van het European Union Intellectual Property Network (EUIPN) de Gemeenschappelijke Praktijk CP13 ontwikkeld.
De gemeenschappelijke praktijk heeft tot doel een gemeenschappelijk interpretatie te geven van het algemene begrip kwade trouw en van andere begrippen, inclusief terminologie in verband met de beoordeling ervan, alsook van factoren en scenario's die relevant kunnen zijn bij de beoordeling.
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste beginselen van de gemeenschappelijke praktijk:
1. Sleutelbegrippen in zaken van kwade trouw
Eerst worden enkele sleutelbegrippen gedefinieerd die voorkomen in zaken waar kwade trouw moet worden beoordeeld. In het bijzonder worden de gangbare begrippen 'aanvrager', verzoeker, 'ouder recht' en 'betwist merk' uitgelegd. Deze begrippen zijn ontwikkeld om te zorgen voor een geharmoniseerde en consistente toepassing van de beginselen van de gemeenschappelijke praktijk en om gemeenschappelijke richtsnoeren te geven over hoe deze begrippen moeten worden opgevat.
2. Het algemene begrip kwade trouw bij merkaanvragen
Het document schetst vervolgens een gemeenschappelijke interpretatie van het algemene begrip kwade trouw in merkaanvragen. Het centrale uitgangspunt is dat kwade trouw de aanwezigheid van een subjectieve motivatie van de merkaanvrager veronderstelt, namelijk een oneerlijke intentie. Daarna wordt een gemeenschappelijke interpretatie gegeven aan het begrip oneerlijke intentie, dat niet allen de hoeksteen vormt voor het bestaan van kwade trouw, maar ook een dwingende factor is die altijd moet worden onderzocht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee niet-limitatieve facetten van kwade trouw: (1) misbruik van het recht/de rechten van de derde partij: wanneer de aanvrager de belangen van een specifieke derde partij op het oog heeft; en (2) misbruik van het merkenstelsel: wanneer de aanvrager het betwiste merk heeft aangevraagd voor andere doeleinden dan die welke binnen de wezenlijke functies van een merk vallen.
3. Algemene regels voor de beoordeling van kwade trouw bij merkaanvragen
Hier wordt informatie gegeven over de bewijslast in gevallen van kwade trouw, het relevante tijdstip om te bepalen of er sprake was van kwade trouw en wie de aanvrager is in gevallen van kwade trouw.
4. Gemeenschappelijke factoren voor de beoordeling van kwade trouw bij merkaanvragen
Het document bevat ook een niet-uitputtende lijst van gemeenschappelijke factoren die relevant kunnen zijn bij de beoordeling van kwade trouw, waarvan er slechts één verplicht is en altijd aanwezig moet zijn (d.w.z. de oneerlijke intentie van de aanvrager).
5. Scenario's van kwade trouw bij merkaanvragen
In dit deel worden de meest typische en relevante scenario's van kwade trouw beschreven (d.w.z. parasitair gedrag, schending van een fiduciaire relatie, defensieve registraties, herindiening en het aanvragen van een merk voor speculatieve doeleinden). Elk scenario bevat enkele voorbeelden uit de jurisprudentie die illustreren hoe de factoren die bijdroegen aan de vaststelling van kwade trouw in dat concrete geval op elkaar inwerkten.
6. Omvang van weigering/doorhaling wegens kwade trouw
Tot slot geeft het document nog informatie over de omvang van een weigering of doorhaling te kwader trouw. Over het algemeen zal er sprake zijn van kwade trouw met betrekking tot alle betwiste waren en/of diensten waarvoor het betwiste merk werd aangevraagd of geregistreerd. Een gedeeltelijke weigering/doorhaling is echter ook mogelijk.
De gemeenschappelijke praktijk is gepubliceerd op 22 maart 2024. Deze treedt in werking binnen drie maanden na deze publicatiedatum. Lees de volledige tekst van CP 13.
Wil je meer informatie over Gemeenschappelijke Praktijken in het algemeen? Lees ons expertartikel over Gemeenschappelijke Praktijken