Vergroot de kans op het succesvol registreren en verdedigen van een merk
Gemeenschappelijke Praktijken (CP's) komen voort uit een gezamenlijke Europese inspanning van IE-bureaus en gebruikersverenigingen.
Deze CP's zijn gebaseerd op relevante gerechtelijke uitspraken en ‘best practices’ van IE-bureaus. Ze bieden waardevolle inzichten in de diverse fasen van het merkproces. In dit artikel behandel ik een aantal algemene CP’s die nuttig zijn in de fases merkonderzoek en geschillen over merken. Het volledige overzicht van CP’s vindt u op de website van het European Union Intellectual Property Network (EUIPN).
Onderzoek
CP1 en CP2 hebben betrekking op de classificatie van waren en diensten. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: hoe zorgvuldiger de selectie van waren en diensten in de merkaanvraag, hoe beter de bescherming van het merk.
CP2 bevat informatie over de beschermingsomvang van ‘Nice Class Headings’ en verduidelijking van terminologie. Ik raad u aan om ook ons artikel hierover te lezen: ‘De 12e editie van de Classificatie van Nice en hoe u kunt voorkomen dat uw merkregistratie vertraging oploopt’ | Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (boip.int).
Het is belangrijk kennis te nemen van CP3 voordat u een merk deponeert dat beschrijvende of niet-onderscheidende woorden en beeldelementen bevat. Zoals u weet moet een merk onderscheidend zijn en niet beschrijvend. Maar wat gebeurt er als de aanvrager één of meer beeldelementen toevoegt aan beschrijvende woordelementen? Deze oplossing leidt niet altijd tot registratie. In CP3 vindt u meer informatie over gevallen waarin een niet-onderscheidend of beschrijvend woord aanvaardbaar wordt wanneer het gecombineerd wordt met een stilistisch of beeldelement. Het gebruik van lettertypen, kleuren en eenvoudige geometrische vormen wordt ook in CP3 behandeld. Daarnaast bevat CP3 een tabel met verschillende combinaties van beschrijvende en niet-onderscheidende woordelementen met beeldelementen en een conclusie over hun onderscheidend vermogen. Bij BOIP is gebruik van CP3 dagelijkse routine. Wij raden u aan u ook te verdiepen in deze CP. Hoe meer u hierover weet, hoe kleiner de kans dat u verrast wordt door een weigering.
CP4 gaat over zwart/wit merken, in het bijzonder over de kwestie van gelijkheid tussen zwart/wit en kleur merken.
CP9 gaat over de beoordeling op absolute gronden van driedimensionale merken, gericht op de beoordeling van een merk met een niet-onderscheidende complexe vorm die ook andere elementen bevat.
CP11 gaat over nieuwe merktypes (zoals multimedia-, bewegings- of muziekmerken), hun registratievoorwaarden en vereisten.
CP14 komt eind maart beschikbaar. Deze CP bevat algemene opvattingen over openbare orde en goede zeden en hierin worden algemene regels vastgesteld voor de beoordeling van tekens die in strijd zijn met de openbare orde en/of goede zeden. Ook wordt de overlapping tussen openbare orde en goede zeden besproken, inclusief verschillende scenario's. Verder wordt in deze CP de kwestie van de vrijheid van meningsuiting behandeld bij de beoordeling of een teken in strijd is met deze grond en wordt een niet-uitputtende lijst gegeven van categorieën van tekens die onder deze grond kunnen vallen.
Geschillen
In de meeste merkgeschillen die BOIP behandelt wordt naar de volgende zaken gekeken: 1) of het jongere merk identiek is aan -of overeenstemt met- het oudere merk, 2) of het merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt en 3) of het merk verwarring kan opleveren bij het publiek. Daarbij stellen wij bijvoorbeeld de vraag: wat is de impact van niet-onderscheidende of zwakke elementen van een merk? CP5 helpt bij het beoordelen van het onderscheidend vermogen van een merk (als geheel en in de afzonderlijke elementen) en de mate waarin een merk verwarring op kan leveren.
Een merk moet worden gebruikt voor alle waren of diensten waarop de registratie betrekking heeft. Als het merk niet wordt gebruikt, kan de registratie vervallen worden verklaard via een doorhalingsprocedure, of het merk kan zijn juridische grondslag verliezen voor verweer tegen een jonger recht in een oppositieprocedure. Het verzamelen van bewijzen van merkgebruik kan een lastig proces zijn. Het is daarom goed om u hierin te verdiepen.
Onze jurist Eline Schiebroek gaf onlangs 5 tips in haar artikel: 5 tips voor een geslaagd verweer tegen, dan wel beroep op ‘non usus’ | Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (boip.int). Ook is in dit kader CP8 van belang, die gaat over het gebruik van een merk dat afwijkt van het oorspronkelijk geregistreerde teken. Hoewel CP12 niet letterlijk van toepassing is op BOIP-procedures, maar eerder op beroepsprocedures, kan deze ook worden geraadpleegd om te begrijpen hoe het indienen van bewijsmateriaal in zijn werk gaat en zo de kans op succesvolle merkbescherming te vergroten.
Wat kwade trouw betreft, geeft CP13, die in maart zal worden gepubliceerd, gemeenschappelijke interpretaties van bepaalde sleutelbegrippen voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw. Ook worden in deze CP de algemene regels voor de beoordeling van kwade trouw geschetst, stelt het een niet-exhaustieve lijst van factoren op die als nuttige leidraad kunnen dienen bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw, inclusief verschillende scenario's. Tot slot geeft de CP richtlijnen over de reikwijdte van een weigering of doorhaling op grond van kwade trouw.
BOIP raadt u aan om vertrouwd te raken met de CP's. Hiermee verhoogt u de kansen op een succesvolle registratie en verdediging van een merk. Wilt u hier meer over weten? Lees dan ook de bijgewerkte versie van de BOIP Oppositierichtlijnen, waarover onze jurist Pieter in een eerder artikel heeft geschreven.
Vragen of opmerkingen?
We beantwoorden graag al uw vragen of opmerkingen. Neem gerust contact met ons op.