Renforcer ses chances de succès lors de l'enregistrement et de la défense d'une marque.
Les pratiques communes (PC) sont le fruit d’une collaboration européenne entre différents offices de la PI et associations d’utilisateurs.
Elles sont accessibles sur le site Internet du réseau européen de la propriété intellectuelle (EUIPN).
S’appuyant sur les décisions judiciaires pertinentes et sur les bonnes pratiques d’offices de la PI, les pratiques communes offrent des informations précieuses à diverses étapes du processus de marque ou d’un dessin ou modèle.
Cet article présente certaines pratiques communes relatives aux marques, qui représentent une source de connaissances largement sous-estimée pour améliorer ses chances de succès lors de l’enregistrement et de la défense d’une marque.
Examen
La PC1 et la PC2 portent sur la classification des produits et services. Nous ne le répéterons jamais assez : plus la sélection des produits et services dans la demande de marque est minutieuse, meilleure sera la protection de marque.
La PC2 fournit des informations sur l’étendue de la protection des intitulés de classes de la classification de Nice, ainsi que des éclaircissements sur la terminologie. Nous vous recommandons (vivement) de consulter notre article sur ce thème : « La 12ème édition de la classification de Nice et comment éviter de retarder l’enregistrement de votre marque » | Office Benelux de la propriété intellectuelle (boip.int).
La lecture de la PC3 est importante, voire indispensable, avant de déposer une marque contenant des termes descriptifs ou non distinctifs ainsi que des éléments figuratifs. Nous sommes tous conscients qu’une marque doit être distinctive et non descriptive. Que se passe-t-il lorsque le déposant ajoute un ou plusieurs éléments figuratifs à des éléments verbaux descriptifs ? Cette solution ne garantit pas toujours l’enregistrement. La PC3 fournit de plus amples informations pour savoir si un mot descriptif ou non distinctif peut être enregistré lorsqu’il est associé à un élément stylistique ou figuratif. Elle aborde également des questions telles que l’utilisation de polices de caractère, de couleurs et, entre autres, de formes géométriques simples. La PC3 contient un tableau illustrant diverses combinaisons d'éléments verbaux descriptifs et non distinctifs avec des éléments figuratifs, ainsi qu’une conclusion sur leur caractère distinctif. La PC3 est utilisée quotidiennemment au BOIP. Par conséquent, plus vous en savez sur cette communication, moins vous risquez d’être surpris par une décision d’examen relative aux marques figuratives contenant des mots descriptifs ou non distinctifs.
La PC4 traite des marques en noir et blanc, notamment de la question de l’identité entre les marques en noir et blanc et les marques en couleur.
La PC9 porte sur les marques tridimensionnelles, notamment sur l’appréciation du caractère distinctif inhérent des marques de forme complexe composées d’une forme non distinctive et d’autres éléments, dans le cadre de l’examen des motifs absolus.
La PC11 concerne les nouveaux types de marques (telles que les marques multimédia, marques de mouvement, marques sonores, etc.), leurs conditions d’enregistrement et les exigences y relatives.
D’ici la fin du mois de mars, vous pourrez également vous référer à la PC14 qui portera sur les notions communes de l'ordre public et des bonnes mœurs. Elle établit des règles générales pour l'évaluation des signes contraires à l'ordre public et/ou aux bonnes mœurs, se penche sur le chevauchement entre l'ordre public et les bonnes mœurs, notamment à l'aide de plusieurs scénarios, aborde la question de la liberté d'expression, et fournit une liste non exhaustive de groupes de signes pouvant relever de ce motif de refus.
Litige
Dans la plupart des litiges en matière de marques portés devant le BOIP, la question est de savoir si la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, pour des produits ou services identiques ou similaires, et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Quel est l’impact des éventuels éléments faiblement distinctifs ou non distinctifs d’un signe pour déterminer la similitude des signes ? La PC5 aide à apprécier le caractère distinctif d’une marque (dans son ensemble ou en vertu de ses différents éléments) et son impact sur le risque de confusion.
Une marque doit être utilisée pour l’ensemble des produits ou services couverts par l’enregistrement. Si elle n’est pas utilisée, une marque peut être annulée dans le cadre d’une procédure d’annulation ou perdre sa base juridique pour agir contre un droit plus récent dans le cadre d’une procédure d’opposition. La collecte des preuves d’usage d’une marque peut être un processus long et fastidieux qu’il convient de ne pas galvauder en ignorant les exigences relatives à la présentation de ces preuves. Notre experte juridique Eline Schiebroek a récemment mis en lumière 5 astuces pour réussir une défense ou un recours contre le « non-usus » | Office Benelux de la propriété intellectuelle (boip.int). Dans ce contexte, le BOIP attire l’attention sur la PC8, qui traite de l’usage d’une marque sous une forme différente de celle qui a été enregistrée. Quant à la PC12, bien qu’elle ne s’applique pas littéralement aux procédures du BOIP mais plutôt aux procédures de recours, elle peut également être consultée pour mieux comprendre les mécanismes de présentation des éléments de preuve et accroître ainsi ses chances de préserver avec succès une marque.
Concernant la mauvaise foi, la PC13, qui sera publiée en mars, présente les interprétations communes de certaines notions clés pour apprécier l'existence de la mauvaise foi, expose les règles générales d'appréciation de la mauvaise foi, dresse une liste non exhaustive de facteurs pouvant servir de guide pour apprécier l'existence de la mauvaise foi, en y incluant des scénarios, et enfin, fournit des indications sur la portée d'un refus ou d'une annulation pour cause de mauvaise foi.
Le BOIP vous recommande de vous familiariser avec les pratiques communes et avec la version actualisée des Directives Opposition du BOIP que notre expert juridique Pieter a déjà évoquée dans un précédent article, afin de renforcer vos chances d’enregistrer et de défendre votre marque avec succès.
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