Date
Instance
APP BE Trademark
WIJ GAAN VOOR VERS Application number
Applicant
SOCIÉTÉ LOUIS DELHAIZE FINANCIÈRE ET DE PARTICIPATION Text
Arrestnummer: 2002/AR/2422
LOUIS DELHAIZE FINANCIËLE EN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ tegen HET BENELUX-MERKENBUREAU
Uitspraak: 21 juni 2006
Rekestnummer: 2006/4870
Nr.: 1272
Definitief arrest
Art.6ter merken
Benelux-wet van 30/6/69 - depot.
Het Hof van Beroep te Brussel, 9e kamer,
na beraadslaging,
wijst volgend arrest :
Beroep van Louis Delhaize maatschappij NV gericht tegen de beslissing van het Benelux-Merkenbureau houdende weigering tot inschrijving van het depot van het merk ‘WIJ GAAN VOOR VERS’
inzake van
LOUIS DELHAIZE FINANCIËLE EN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ,
afgekort DELFIPAR, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 6043 Ransart, rue René Delhaize 142,
Verzoekster,
vertegenwoordigd door Meester Emmanuel Cornu, advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan 149/20,
tegen
HET BENELUX-MERKENBUREAU
(afgekort BMB),
dienst gemeenschappelijk aan de Beneluxlanden, met zetel te 2591 XR Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,
Tegenpartij,
vertegenwoordigd door Meester Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie en Meester Brigitte Dauwe, advocaat, kantoorhoudende te 1060 Brussel, Henri Wafelaertsstraat 47-51,
pleiters: Meester L. De Gryse en Meester Ch. Garrigues.
* * * *
De procedure voor het BMB en de bestreden beslissing
1. Op 31 augustus 2000 heeft verzoekster bij het Benelux-Merkenbureau en onder het depotnummer 0972424 het woordmerk ‘WIJ GAAN VOOR VERS’ ingediend ter aanduiding van waren en diensten in de volgende klassen:
Klasse 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.
Klasse 2 Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.
Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
Klasse 4 Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen en lampenpitten voor verlichting.
Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygienische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.
Klasse 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten.
Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.
Klasse 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.
Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto’s; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.
Klasse 22 Touw, bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken (voor zover niet begrepen in andere klassen); vulmateriaal (uitgezonderd van rubber of plastic); ruwe vezelige textielmaterialen.
Klasse 23 Garens en draden voor textielgebruik.
Klasse 26 Kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden; kunstbloemen.
Klasse 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal.
Klasse 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.
Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.
Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren; mout.
Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).
Klasse 34 Tabak; artikelen voor rokers; lucifers.
Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
2. Op 31 juli 2001 heeft het Benelux-Merkenbureau verzoekster in kennis gesteld van zijn voorlopige weigering tot inschrijving van het merk voor de waren en diensten in klassen 29, 30, 31, 32 en 35, met de volgende onderbouwing:
« Het teken WIJ GAAN VOOR VERS bestaat uitsluitend uit de voornoemde Nederlandse aanprijzende uitdrukking (vrij vertaald: wij kiezen voor vers; vers eerst) en mist elk onderscheidend vermogen voor de hoedanigheid van de in klassen 29, 30, 31 en 32 vermelde waren voor zover ze betrekking hebben op verse waren evenals voor de desbetreffende diensten in klasse 35 (zie artikel 6bis, lid 1, onder a. van de eenvormige Beneluxwet op de merken als bijlage). De diensten en waren in klassen 29, 30, 31, 32 en 35 dienen te worden geschrapt ».
3. Verzoekster betwist de voorlopige weigering bij brief van 16 januari 2002 aan het BMB.
Zij geeft daarbij in de eerste plaats aan dat de redenen die er het BMB toe hebben aangezet om het merk WIJ GAAN VOOR VERS te beschouwen als een teken dat elk onderscheidend vermogen mist, niet duidelijk waren.
Zij voert vervolgens een reeks argumenten aan in een poging aan te tonen dat het teken het vereiste onderscheidend vermogen heeft om een merk te vormen nu het niet als uitsluitend beschrijvend kan worden beschouwd..
Deze argumenten werden als volgt door het BMB weerlegd (brief van 12 maart 2002):
“Het gaat in casu om een zeer gewone en aanprijzende zin zoals onder meer blijkt uit de resultaten van onze korte zoektocht op het internet. De vraag “wij gaan voor” heeft op de Nederlandse webpagina’s (van Google) ongeveer 756 resultaten opgeleverd. (…). In de Nederlandse omgangstaal is het gebruikelijk om op de aanprijzende zin WIJ GAAN VOOR … een bepaalde beoogde doelstelling te laten volgen. In dat verband is het in commercieel opzicht van wezenlijk belang dat de waren waarop onze weigering betrekking heeft vers zijn. Wanneer dat niet het geval is, zullen ze niet worden verkocht. We hebben tevens geconcludeerd dat de slogan evenmin onderscheidend is voor de diensten waarmee deze waren in de handel worden gebracht.
In dat verband wensen wij verder de uitspraak te memoreren van het Hof van Beroep te Brussel inzake van The art of banking (22 december 1999 (…)): ‘Overwegende dat het geheel van de woorden die de slogans vormen, zonder toevoeging van enig disparaat woordteken, op zich evenwel niet meer oproepen dan dat een bepaald vak wordt beheerst, hetgeen per se banaal voorkomt, en de slogans dan ook niet vermogen een waar of dienst te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten die door anderen worden aangeboden; dat uit overgelegde stukken trouwens blijkt dat zinsneden die een verwijzing inhouden naar de 'kunst' van een bepaald beroep - te dezen bankieren - verspreid worden gebruikt voor beroepen uit heel verschillende sectoren (aanneming, gastronomie, diensten) en onder meer door verschillende bankiers;’. Mitsdien menen wij dat deze zelfde overwegingen gelden voor de slogan die u heeft gedeponeerd. (…)
U geeft aan dat de zin WIJ GAAN VOOR VERS grammaticaal niet correct zou zijn. WIJ GAAN VOOR… zou niet door een bijvoeglijk naamwoord kunnen worden gevolgd. Uw betoog miskent het normale gebruik in het Nederlands waarin het geenszins vreemd is dat een adjectief als zelfstandig naamwoord wordt gebezigd. Het betreffende publiek, in casu de klant van de supermarkt, en dientengevolge het grote publiek, zal geenszins verbaasd zijn over de gekozen uitdrukking en zal zich niet afvragen wat de deposant wil communiceren. Net zoals in de zinnen wij gaan voor nieuw, wij gaan voor modieus, wij gaan voor modern, wij gaan voor sterk, wij gaan voor flexibel, enz. wordt de hoedanigheid van de in het depot aangeduide waren (en van de desbetreffende diensten), die we weigeren, op een voor eenieder heldere en onmiddellijk bevattelijke wijze gecommuniceerd.
Voorts hechten we eraan te onderstrepen dat het adjectief VERS in de Nederlandse omgangstaal zeer frequent als substantief wordt gebruikt. Wij wijzen op het bestaan van samengestelde woorden als versleverancier, versproduct, versschap, versmarkt, verswinkel, versgroothandel, enz.
Mitsdien zijn we van oordeel dat onze voorlopige weigering gerechtvaardigd is. Zoals uitvoerig is toegelicht, gaat het om een aanprijzende zin met een volstrekt gebruikelijke opbouw, en die bovendien beschrijvend is voor een van de voornaamste eigenschappen van de waren die onderwerp zijn van de weigering en van de aanverwante diensten; het teken geeft onmiddellijk op een voor eenieder duidelijke en bevattelijke wijze aan waarop de waren en diensten van de deposant betrekking hebben.
Anderzijds beweert u dat ‘vers’ niet een eigenschap is die voor alle in het depot aangeduide waren en diensten wenselijk is. U verzuimt evenwel aan te geven voor welke waren of diensten dit het geval zou zijn. Wij merken op dat binnen de wettelijke regeling van artikelen 6bis en 6ter van de BMW het aan de deposant c.q. diens gemachtigde is om de bezwaren van het Bureau op te heffen. Wij merken overigens op dat de weigering naar ons oordeel voor alle waren en diensten zoals door u aangeduid in de klassen 29, 30, 31, 32 en 35 moet gelden. Wij merken bovendien op dat ‘vers’ in onze ogen een voor alle voedingswaren wenselijke eigenschap is.
4. Op 23 augustus 2002 wordt de definitieve weigeringsbeslissing meegedeeld. Zij heeft niet alleen betrekking op de waren en diensten van de klassen 29, 30, 31, 32 en 35, maar ook op die van de klassen 33 en 34, die in de voorlopige weigering niet waren meegenomen.
Onderwerp van het beroep
5. Bij op 23 oktober 2002 ingediend verzoekschrift heeft verzoekster een beroep tegen deze beslissing ingesteld dat ertoe strekt het BMB te bevelen over te gaan tot inschrijving van het Benelux depot nr. 0972424 van het woordmerk “WIJ GAAN VOOR VERS” ter aanduiding van de waren en diensten in klassen 29, 30, 31, 32, 33, 34 en 35.
Ten aanzien van de gegrondheid van het beroep
- Ten aanzien van de grond(en) voor absolute weigering door het BMB om zijn gedeeltelijke weigeringsbeslissing te motiveren
6. Artikel 6bis, 1, BMW, ingevoegd bij Protocol van 2 december 1992 (goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995), luidt als volgt: « Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel a) het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist ;(…) »;
Deze bepaling dient te worden uitgelegd in het licht van het gestelde in de eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten van de Europese Unie.
Artikel 3, lid 1, van de eerste richtlijn luidt als volgt: « Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden :
a) tekens die geen merk kunnen vormen;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden. »
Het is voldoende dat een van de absolute weigeringsgronden van toepassing is om het teken niet als merk te kunnen inschrijven.
7. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft aangegeven dat elk van de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn en in artikel 7, lid 1, van verordening 40/94 inzake het gemeenschapsmerk – die identieke bepalingen bevat - genoemde absolute weigeringsgronden onafhankelijk van elkaar zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen (arrest van 21 oktober 2004 BHIM / Erpo Möbelwerk GmbH (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), C-64/02 P r.o. 39).
Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan – en moet zelfs – andere overwegingen weerspiegelen naar gelang van de betrokken weigeringsgrond (arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, r.o. 45 en 46 ; arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, r.o. 25).
Het aan artikel 3, lid 1, sub b, van de eerste richtlijn 89/104/EEG ten grondslag liggende algemeen belang valt samen met de wezenlijke functie van het merk dat erin gelegen is aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen, in dier voege dat hij deze waar of deze dienst zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden en het bestaat erin dat de beschikbaarheid van tekens van een bepaalde categorie niet ongerechtvaardigd moet worden beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd (arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, r.o. 26 en 27).
Het aan artikel 3, lid 1, sub c), van de eerste richtlijn 89/104/EEG en aan de bepaling die identiek is aan artikel 7, lid 1, sub c), van verordening 40/94 ten grondslag liggende algemeen belang streeft ernaar dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (zie in die zin arrest DOUBLEMINT van 23 oktober 2003, BHIM / Wm. Wrigley, C-191/01 P, r.o. 31 ; arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, r.o. 25, arrest van 8 april 2003, Linde et al., C-53/01 tot C-55/01, r.o. 73).
8. Uit het voorgaande volgt dat het zaak is te trachten te bepalen op grond van welke bepaling het BMB een weigering heeft aangevoerd en bij de toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing elke verwarring van criteria op basis waarvan de verschillende beletsels voor inschrijving moeten worden beoordeeld, te vermijden.
9. Uit de beknopte motivering in de kennisgeving van voorlopige weigering, die verwijst naar artikel 6bis, § 1, van de eenvormige wet, kan niet worden afgeleid welke van de absolute weigeringsgronden tegen de inschrijving van het aangevraagde merk is aangevoerd. Er wordt alleen in vermeld dat het teken een aanprijzende uitdrukking is en elk onderscheidend vermogen mist “voor de hoedanigheid van de in klassen 29, 30, 31 en 32 vermelde waren, voor zover ze betrekking hebben op verse waren, evenals voor de desbetreffende diensten”.
Verzoekster heeft dus in haar brief van 16 januari 2002 terecht aangegeven de redenen moeilijk te bevatten die er het BMB toe hebben aangezet om het merk WIJ GAAN VOOR VERS te beschouwen als een teken dat elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 6bis, lid 1, onder 1, van de eenvormige Beneluxwet op de merken.
Integendeel, uit de wijze waarop het BMB de argumenten van verzoekster om de voorlopige weigering aan te vechten heeft weerlegd, lijkt te kunnen worden afgeleid dat het BMB de inschrijving van het merk heeft geweigerd op basis van de in artikel 3, lid 1, sub b) en sub c), van de richtlijn, vermelde gronden.
Het BMB heeft enerzijds geoordeeld dat slogans slechts konden worden gerekend onder tekens die een merk kunnen vormen indien het teken een ‘onderscheidend’ element bevat, wat doet vermoeden dat het Bureau het teken heeft geweigerd op grond van artikel 3, lid 1, onder b), van de richtlijn.
Het BMB heeft anderzijds aangegeven dat het aangevraagde merk beschrijvend is voor verse waren, daarbij vermeldend dat de zin “WIJ GAAN VOOR VERS” een voor eenieder duidelijke en verstaanbare boodschap meedeelt met betrekking tot de hoedanigheid van de bedoelde waren, hetgeen doet vermoeden dat het BMB de onder c) van dezelfde bepaling vermelde absolute weigeringsgrond heeft aangevoerd.
- Ten aanzien van de absolute weigeringsgrond als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c), van de richtlijn
10. Het BMB heeft terecht gemeend dat in de Nederlandse taal het element “VERS” de gebruikelijke aanduiding is voor een kenmerk van het merendeel der betreffende waren, kenmerk dat kan meespelen bij de keuze door het in aanmerking komende publiek.
De weigering van het teken “WIJ GAAN VOOR VERS” op basis van de absolute weigeringsgrond, vermeld in artikel 3, lid 1, onder c), van de richtlijn, met name het beschrijvend karakter van het merk dat mitsdien elk onderscheidend vermogen zou missen, kan evenwel niet berusten op deze constatering.
Het BMB erkent dat een merk « uitsluitend » dient te bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen ter aanduiding van een kenmerk van de betreffende waren of diensten om onder deze bepaling te vallen.
Ten aanzien van een uit woorden samengesteld merk vloeit uit deze vereiste voort dat een eventueel beschrijvend karakter dient te worden vastgesteld voor elk van de termen afzonderlijk en voor het geheel dat ze vormen. Mitsdien kan de inschrijving van een merk dat tekens of aanduidingen zou bevatten met een beschrijvend karakter slechts worden geweigerd om de in artikel 3, lid 1, sub c), van de richtlijn vermelde reden op voorwaarde dat het geen andere tekens of aanduidingen bevat (arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, (Baby-dry), C-383/99 P, r.o. 39).
11. Zelfs in de veronderstelling dat het element “VERS” op zich een hoedanigheid van de betreffende waren of diensten aanduidt, zou de woordcombinatie “ WIJ GAAN VOOR VERS “, op basis van alle onderdelen en in haar geheel beschouwd, niet kunnen worden beschouwd als uitsluitend bestaande uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de hoedanigheid van de betreffende waren; Immers, zoals verzoekster beweert, dient te worden vastgesteld dat het teken in zijn geheel de verwijzing naar een kenmerk van de betreffende waren overstijgt en voor het in aanmerking komende publiek niet voor verwarring zorgt met het kenmerk van versheid van de waren.
Het persoonlijk voornaamwoord “WIJ” en de werkwoordelijke uitdrukking “GAAN VOOR”, die, samen met een substantief, de handeling uitdrukt om een bepaalde doelstelling na te streven, zijn ontdaan van ieder beschrijvend karakter voor de betreffende waren en diensten.
Er is niet aangetoond dat deze afzonderlijke bestanddelen daadwerkelijk werden gebruikt op het ogenblik van de aanvraag om inschrijving ter beschrijving van de betreffende waren en diensten dan wel van kenmerken ervan. Het staat overigens niet vast dat ieder van deze afzonderlijke elementen in minstens één van de mogelijke betekenissen een kenmerk van de betreffende waren of diensten aanduidt.
12. Het BMB memoreert tevergeefs dat de inschrijving van een teken moet worden geweigerd op grond van artikel 3, lid 1, sub c), van de richtlijn indien het teken geen merkbaar verschil vertoont tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden (arrest van 20 september 2001, C-383/99 P, (Baby-dry), r.o. 40).
Het is immers slechts wanneer een van de termen die het geheel vormen geschikt is om deel uit te maken van uitdrukkingen die onder het normale taalgebruik vallen om de waar of dienst of de essentiële eigenschappen ervan aan te duiden, dat dient te worden nagegaan of hun nevenschikking een merkbaar verschil vertoont.
Het BMB hanteert dus een criterium dat niet relevant is in het kader van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn wanneer het aanvoert dat deze reden in aanmerking moet worden genomen wegens het feit dat de slogan “WIJ GAAN VOOR VERS“, in zijn geheel beschouwd, geen merkbaar verschil vertoont tussen de formulering en iedere uitdrukking die aanspoort om de gemerkte waren of diensten te kopen, dat het door de gemiddelde consument in zijn geheel beschouwd als geenszins ongebruikelijk zou worden gezien om de essentiële eigenschap van verse waren aan te duiden en dat geen enkel element van fantasie bevat, met name in grammaticaal opzicht, of zelfs in verband met het feit dat de woorden “ WIJ GAAN VOOR “ niets zouden toevoegen aan het bestanddeel “VERS” dat een essentiële eigenschap van de waren aanduidt.
Het belang van de elementen “ WIJ GAAN VOOR”, die drie van de vier bestanddelen uitmaken die het teken vormen, is niet dusdanig verwaarloosbaar dat hun aanwezigheid in het teken moet worden miskend nu ze niets toevoegen aan het beschrijvende element “VERS”.
13. Daar het aangevraagde merk niet uitsluitend is samengesteld uit beschrijvende elementen, zou het algemeen belang dat vereist dat tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, beschikbaar blijven om door eenieder te worden gebruikt, niet kunnen worden aangevoerd om de weigeringsbeslissing te rechtvaardigen.
14. Verzoekster verwijt het BMB dus terecht het beschrijvende karakter van het aangevraagde merk tegen de inschrijving te hebben ingeroepen.
- Ten aanzien van de absolute weigeringsgrond als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b), van de richtlijn
15. Een merk dat niet stuit op de weigeringsgrond vermeld in artikel 3, lid 1, sub c) van de richtlijn, heeft niet noodzakelijkerwijs een onderscheidend vermogen in de zin van diezelfde bepaling sub b).
Onderscheidend vermogen kan immers ook ontbreken wanneer het in aanmerking komende publiek dit teken niet kan opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren (arrest van 9 oktober 2002, Dart Industries/BHIM (UltraPlus) T-360/00, r.o. 30).
16 Teneinde het onderscheidend vermogen van een uit woorden samengesteld merk zoals het litigieuze merk te beoordelen, moet het in zijn geheel worden beschouwd.
Welnu, het BMB heeft zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk “ WIJ GAAN VOOR VERS “ voornamelijk gebaseerd op een afzonderlijke analyse van de samenstellende elementen en heeft de totaalindruk van de zin slechts subsidiair onderzocht.
Het BMB heeft in de eerste plaats geoordeeld dat de term “VERS “ een essentiële eigenschap van het merendeel der betreffende waren en diensten aanduidde.
Aldus heeft het BMB het criterium gehanteerd op grond waarvan merken die gewoonlijk in de handel kunnen worden gebruikt om de betreffende waren of diensten aan te duiden, niet kunnen worden ingeschreven, wat niet relevant is in het kader van artikel 3, lid 1, sub b), van de richtlijn.
Vervolgens heeft het BMB erop gewezen dat de elementen “WIJ GAAN VOOR“, samen met een substantief of een adjectief, gewoonlijk in commerciële en, in het bijzonder, publicitaire mededelingen worden gebruikt om tot kopen aan te sporen door een eigenschap van waren of diensten aan te prijzen.
Dit criterium is evenmin relevant voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b). Het moet worden gehanteerd om na te gaan of de in dezelfde bepaling onder d) vermelde weigeringsgrond aanwezig is; een grond die in casu niet is aangevoerd.
Voorts heeft het BMB, waar het gaat om deze laatste reden, niet aangetoond dat deze woorden “ WIJ GAAN VOOR “ gewoonlijk worden gebruikt in commerciële mededelingen met betrekking tot de gemerkte waren en diensten. Het BMB haalt op bladzijde 20 van zijn conclusies een reeks voorbeelden aan inzake het gebruik van de uitdrukking “ WIJ GAAN VOOR VERS “ die op een enkele uitzondering na geen verband hebben met de betreffende distributiesector van de voedingswaren, terwijl of een merk een gebruikelijk karakter heeft als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub d), van de richtlijn, enkel kan worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten die door dit merk worden aangeduid, ook al worden deze waren en diensten in de betrokken bepaling niet uitdrukkelijk genoemd (arrest van 5 maart 2003, Alcon/BHIM, T-237/01, r.o. 37-38).
17 Ten aanzien van het teken “ WIJ GAAN VOOR VERS “ in zijn geheel heeft het BMB geoordeeld dat de zinsbouw in grammaticaal opzicht niet merkbaar afweek van de lexicale regels van het Nederlands.
Vervolgens heeft het BMB erop gewezen dat het een alledaagse slogan betrof met een duidelijke, voor eenieder verstaanbare boodschap, die eenvoudigweg de versheid vermeldt als essentiële eigenschap van het merendeel der betreffende waren en heeft het geoordeeld dat slogans onderscheidend vermogen missen wanneer ze geen disparaat element hebben.
Deze overwegingen zijn niet steekhoudend.
Er is namelijk geen reden om striktere criteria toe te passen op slogans dan op andere soorten tekens. Welnu, zoals verzoekster opmerkt, is het vaste rechtspraak dat het feit dat er een gebrek is aan enig niveau van creativiteit of taalkundige of artistieke verbeelding niet afdoet aan het onderscheidend vermogen.
18 Verwijzend naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie ten aanzien van de inschrijving van slogans voert het BMB aan dat het teken “ WIJ GAAN VOOR VERS” elk onderscheidend vermogen mist als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b), van de richtlijn wegens het feit dat het geen bestanddelen bevat die het relevante publiek in staat zouden kunnen stellen om de woordcombinatie te memoriseren als voor de aangeduide diensten onderscheidend merk, buiten de duidelijke verkoopbevorderende betekenis ervan (arrest van 5 december 2002, Sykes Enterprises/BHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) T-130/01, cf. r.o. 28).
Wanneer een teken als niet beschrijvend wordt aangemerkt, doet het feit dat dit teken tegelijkertijd meerdere functies vervult, niet af aan het onderscheidend vermogen ervan (arrest van 9 oktober 2002, Glaverbel/BHIM, T 36/01, r.o. 24).
De inschrijving van een merk bestaande uit tekens of benamingen die tevens worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, is als zodanig niet uitgesloten wegens dat gebruik (arrest van 5 december 2002, Skykes Enterprises/BHIM (Real People, Real Solutions) T-130/01, r.o. 19).
In het kader van een toetsing vooraf van het onderscheidend vermogen van een teken is het feit of het teken geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming doorslaggevend. Bij een weigering tot inschrijving wordt dus verondersteld dat is geconstateerd dat het redelijkerwijs uitgesloten is dat het betreffende teken geschikt is om in de ogen van het doelpubliek de beoogde waren of diensten te onderscheiden van deze met een andere herkomst, wanneer het publiek zal verzocht worden een keuze te maken in de handel.
Een weigering tot inschrijving kan daarentegen niet berusten op de constatering dat niet is aangetoond dat het teken onmiddellijk zal worden opgevat als een teken waarmee de waar of dienst waarvoor het daadwerkelijk als merk zal worden gebruikt, wordt geïdentificeerd danwel op de constatering dat niet is aangetoond dat de verkoopbevorderende functie die de slogan heeft, niet onmiskenbaar ondergeschikt is aan zijn functie als merk. Een dergelijk bewijs leveren is immers onmogelijk en zou betekenen dat voor merken die door slogans worden gevormd, striktere criteria gelden dan voor merken die voor andere categorieën tekens worden gebruikt.
Welnu, in casu is er op het eerste gezicht geen enkele reden te menen dat de betwiste slogan die de eigenschap van versheid van de meeste in de aanvraag beoogde waren oproept, en dus een verband met deze heeft, niet in staat is om de essentiële functie van het merk voor de betreffende waren en diensten te vervullen niettegenstaande het feit dat zijn reclamefunctie overduidelijk is.
19. Het BMB dringt verder nog aan op de noodzaak om alle tekens die waren of diensten of de kenmerken ervan aanduiden voor eenieder beschikbaar te houden.
Zoals hoger aangegeven (punt 8) is de eis inzake beschikbaarheid voor algemeen gebruik evenwel niet de doelstelling die artikel 3, lid 1, b) van de richtlijn nastreeft, dat belet dat niet-onderscheidende tekens als merk worden ingeschreven (zie ook de conclusie van advocaat-generaal F.G. Jacobs in de voornoemde zaak C-329/02, ingediend op 11 maart 2004, r.o. 20-28).
Welnu, het BMB beweert niet dat een slogan deel uitmaakt van een beperkte categorie tekens.
OM DEZE REDENEN,
HET HOF,
Rechtsprekende op tegenspraak,
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken ;
Verklaart het beroep ontvankelijk en gegrond.
Beveelt het Benelux-Merkenbureau over te gaan tot inschrijving van het Benelux-depot nr. 0972424 van het woordmerk « WIJ GAAN VOOR VERS » ter aanduiding van waren en diensten in klassen 29, 30, 31, 32, 33, 34 en 35.
Verwijst het Benelux-Merkenbureau in de kosten, vastgesteld in beroep, wat het Bureau betreft op 242, 94 € en wat verzoekster betreft op 186 + 55,78 + 242,94 €.
Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare burgerlijke terechtzitting van de negende kamer van het Hof van Beroep te Brussel op 21-06-2006
waar aanwezig waren:
Christine SCHURMANS, Raadsheer d.d. Voorzitter,
Els HERREGODTS, Raadsheer,
Sylvie VANOMMESLAGHE, plaatsvervangend Raadsheer,
Patricia DELGUSTE, Griffier.
* * * * *