Het Hof van Beroep te Brussel, 18e kamer,
na beraadslaging, wijst volgend arrest:
R.G. Nr. 2006/AR/1745
INZAKE VAN :
PIERRE FABRE MEDICAMENT S.A., vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te F-92100 BOULOGNE (Franse Republiek), 45 Place Abel Gance, die keuze van woonplaats doet in het kantoor van haar raadsman Mr. Frédéric GEVERS, advocaat te 4000 LUIK, Thier de la Fontaine 57b,
Verzoekster,
Bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester GEVERS Frederic, advocaat te 4000 LUIK, Thier de la Fontaine 57b,
TEGEN:
HET BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, voorheen BENELUX-MERKENBUREAU (merken en tekeningen of modellen, gemeenschappelijke dienst aan de Beneluxlanden, opgericht krachtens het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), met internationale rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 1.4 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen het BBIE, vertegenwoordigd door de Directeur-generaal van het Bureau, met maatschappelijke zetel in Nederland, te 2591 XR Den Haag, Bordewijklaan, 15,
Verweerster,
Bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester EYERS Céline (BRUSSEL) loco Meesters Ludovic DE GRYSE, advocaat bij het Hof van Cassatie en Brigitte Dauwe, advocaten te BRUSSEL, Central Plaza, Loksumstraat 25,
Het onderwerp van het beroep
1. Bij op 26 juni 2006 bij de griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift heeft de vennootschap naar Frans recht PIERRE FABRE MEDICAMENT s.a. (verzoekster) op grond van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken een beroep ingesteld tegen de beslissing van het BENELUX-MERKENBUREAU (BMB) d.d. 26 april 2006 (BMW) tot definitieve weigering door het BENELUX-MERKENBUREAU (BMB) van de inschrijving van het woordmerk "Quickfilm” in de Benelux voor waren in klasse 5.
2. Het beroep strekt ertoe ten gunste van verzoekster een bevel te horen geven tot inschrijving in het BMB-register van het woordmerk "Quickfilm" (internationale inschrijving nr. 825 990 voor klasse 5) en het BMB te horen veroordelen tot betaling van de kosten van het geding. De gedingkosten zijn niet door verzoekster verrekend, noch in het hoger beroep, noch in haar conclusie.
3. Het BMB is het BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (BBIE) geworden. De eenvormige Beneluxwet op de merken is vervangen door het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).
Ontvankelijkheid van het beroep
4. Het beroep is ontvankelijk nu het binnen de voorgeschreven termijn van twee maanden na mededeling van de definitieve weigering is ingesteld.
De aanleiding tot het geschil
5. Naar aanleiding van de inschrijving bij de ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI) op 14 mei 2004 onder nummer 825 990 van het woordteken "DERM'INTIM" voor waren in klasse 5, te weten "farmaceutische producten; oplosbare film bevattende een actief bestanddeel voor farmaceutisch gebruik" (klasse 5), heeft het BMB de OMPI in kennis gesteld van zijn voorlopige weigering ingevolge artikel 5 van de Overeenkomst van Madrid bij brief van 8 juni 2005. De voorlopige weigering wordt als volgt gemotiveerd: "het teken QUICKFILM bestaat uitsluitend uit de hoedanigheid QUICK (Engels voor snel) en de soortnaam FILM en mist elk onderscheidend vermogen voor de in klasse 5 genoemde waren die op een snelle film betrekking kunnen hebben (artikel 6 bis, lid 1, onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, ...).»
6. Binnen de termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van de vorige brief d.d. 8 juni 2005 en met name bij brief van 6 december 2005 heeft verzoeksters gemachtigde het BMB zijn bezwaren kenbaar gemaakt. Hij betwistte dat het merk QUICKFILM beschrijvend zou zijn door te stellen dat het merk niet de noodzakelijke aanduiding vormt voor een film die door aanraking met vochtigheid oplost, althans wat de aangeduide farmaceutische producten betreft. Hij voegde eraan toe dat het merk QUICKFILM een neologisme is, bestaande uit de oorspronkelijke combinatie van een Engelse term met een Franse term. De consument kan niet meteen bepalen welke de door het merk QUICKFILM bedoelde waren zijn en het is nodig verschillende stappen te doorlopen alvorens de betekenis van de term QUICKFILM in relatie tot farmaceutische producten in te zien. De combinatie van beide termen QUICK en FILM geeft het merk een voldoend onderscheidend vermogen. Daarnaast wordt het woord FILM niet doorgaans gebruikt om toebehoren van farmaceutische producten aan te duiden en het publiek gebruikt het woord eerder in relatie tot video zodat die term door de consument niet direct in verband wordt gebracht met weefsels of verbandwatten voor farmaceutisch gebruik. De tekens of aanduidingen waaruit het merk uitsluitend bestaat zijn niet in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk geworden om de waren of diensten aan te duiden waarvoor genoemd merk ter inschrijving aangeboden wordt. Althans en in subsidiaire orde was de gemachtigde van oordeel dat voor de in het internationale merk QUICKFILM ingeroepen farmaceutische producten de onderscheidendheid voldoende is en kondigde aan dat verzoekster bereid zou zijn de formulering slechts tot farmaceutische producten te beperken, mocht dit geschikt blijken voor de inschrijving van haar merk. Bovendien, nog steeds volgens de gemachtigde, vormt de verkrijging van een inschrijvingsrecht op QUICKFILM in andere landen (en in het bijzonder in een lidstaat van de Europese Unie) een bijkomend argument waarmee de onderscheidendheid van het teken QUICKFILM wordt aangetoond.
7. De aangevoerde argumenten zijn door het BMB van de hand gewezen in zijn schriftelijk repliek gericht aan de gemachtigde op 18 januari 2006. Volgens het BMB kunnen waren in klasse 5 betrekking hebben op films die snel kunnen worden geplaatst. Daar het om een uit woorden bestaand teken gaat, wordt het beschrijvend karakter niet alleen voor elke term afzonderlijk vastgesteld maar ook voor het geheel dat ze vormen. Bovendien is het teken volgens het normale taalgebruik samengesteld en dus niet naar zijn structuur ongebruikelijk. Het vertoont geen afwijking ten opzichte van de lexicale regels in het Engels maar is overeenkomstig die regels gevormd. Het zou strijdig zijn met het algemeen belang dat voor het teken QUICKFILM in het hele Beneluxgebied een monopolie wordt toegekend zonder hiermee een ongerechtvaardigd voordeel te geven op concurrenten. De stelling dat het woord eerder in relatie tot video wordt gebruikt is niet relevant omdat de inschrijving van een woordteken moet worden geweigerd indien het in minstens een van de mogelijke betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. Het feit dat andere autoriteiten het teken QUICKFILM hebben aanvaard houdt niet noodzakelijk in dat het BMB aan deze beoordeling juridisch gebonden is. Wat de subsidiaire suggestie betreft, bevestigt het BMB dat het teken QUICKFILM nog steeds elk onderscheidend vermogen mist voor de beperkte lijst van waren.
8. Bij brief van 26 april 2006 bevestigde het BMB zijn definitieve weigering, onder verwijzing naar voornoemd schrijven d.d. 8 juni 2005.
Het wettelijk kader
9. Artikel 2.11 BVIE bepaalt onder b dat het BBIE een merk weigert in te schrijven indien naar zijn oordeel het merk elk onderscheidend vermogen mist en onder c dat het een merk weigert in te schrijven indien zijn oordeel het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of de verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.
Beoordeling door het Hof
10. Allereerst moet eraan herinnerd worden dat zelfs indien van overlapping van de respectievekelijke toepassingsgebieden van absolute weigeringsgronden voor inschrijving van een merk (en met name tussen de hierboven aangehaalde weigeringsgronden in artikel 2.11 onder b en c BVIE) sprake is, dan toch vaststaat dat elk van de weigeringsgronden voor een inschrjiving losstaat van de andere en een afzonderlijk onderzoek vereist.
11. Vervolgens dienen genoemde weigeringsgronden uitgelegd te worden in het licht van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Het in aanmerking te nemen algemeen belang bij het onderozek van elk van die weigeringsgronden kan en moet zelfs verschillende overwegingen weerspiegelen, naargelang de betreffende weigeringsgrond.
12. Het algemeen belang dat aan artikel 2.11 onder b BVIE ten grondslag ligt en dat zich verzet tegen inschrijving van een merk dat elk onderscheidend vermogen mist, valt uiteraard samen met de wezenlijke functie van het merk welke daarin gelegen is dat aan de consument of aan de uiteindelijke verbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong van de met het merk aangeduide waar of dienst wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij de waar of de dienst van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden.
13. Onder voorbehoud van het onderzoek van het beschrijvend karakter als bedoeld in artikel 2.11.c BVIE mist het woordteken QUICKFILM niet elk onderscheidend vermogen voor de betrokken waren in klasse 5 (namelijk farmaceutische producten; oplosbare film
bevattende een actief bestanddeel voor farmaceutisch gebruik), nu uit niets gebleken is dat dit teken niet geschikt is om door de consument of de uiteindelijke verbruiker opgevat te worden als een aanwijzing van de herkomst van die producten. Het waarborgt de identiteit van oorsprong van de betrokken producten ten aanzien van hun herkomst van verzoeksters onderneming.
14. Immers, het onderscheidend vermogen dient in concreto te worden beoordeeld, enerzijds met betrekking tot de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en anderzijds ten opzichte van de perceptie door het in aanmerking komend publiek.
15. Wat farmaceutische producten en een oplosbare film bevattende een actief bestanddeel voor farmaceutisch gebruik betreft, bestaat het relevante publiek in casu uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument.
16. Wat een aanvrage om inschrijving in de Benelux betreft, gebruikt die gemiddelde consument een of meerdere talen die in de drie betrokken landen gesproken worden, te weten het Frans, het Nederlands, het Duits en/of het Luxemburgs. Hij gebruikt niet het Engels als omgangstaal maar het lijkt redelijk aan te nemen dat hij er een passieve kennis van heeft, althans voor wat de gangbare woorden betreft.
17. Zo begrijpt het relevante publiek niet, in het door de merkinschrijvingsaanvraag bestreken gebied, het woordteken QUICKFILM, als in zijn geheel en in het algemeen verwijzend naar farmaceutische producten en/of een oplosbare film bevattende een actief bestanddeel voor farmaceutisch gebruik.
18. In de perceptie van het relevante publiek gaat het om een ongebruikelijke combinatie van twee bestanddelen, ook al brengt elk van beide bestanddelen, afzonderlijk genomen, gangbare en gebruikelijke woorden met een precieze inhoud in herinnering (namelijk resp. “snel” / “rapide” en “film”).
19. Immers, met betrekking tot een complex merk geldt dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan niet kan worden beperkt tot een analyse van elk van zijn termen of bestanddelen, afzonderlijk beschouwd, doch moet in ieder geval zich baseren op de globale perceptie van dat merk door het relevante publiek en niet op het vermoeden dat bestanddelen die afzonderlijk onderscheidend vermogen missen eenmaal samengevoegd niet een dergelijk karakter kunnen hebben.
20. De enkele omstandigheid dat elk van de bestanddelen, afzonderlijk genomen, onderscheidend vermogen mist, sluit niet uit dat de combinatie die daaruit bestaat een dergelijk karakter kan hebben.
21. Het resultaat dat verkregen wordt door de ongebruikelijke aaneenvoeging van “snel” / “rapide” en “film” verwijst niet bij het relevante publiek naar een connotatie farmaceutische producten of oplosbare film bevattende een actief bestanddeel voor farmaceutisch gebruik.
22. Het woordteken QUICKFILM legt geen enkel rechtstreeks en concreet verband met de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
23. Onder voorbehoud van de invloed van zijn beweerdelijk beschrijvend karakter is het geschikt om de betrokken waren qua herkomst te onderscheiden zodat de weigering tot inschrijving gebaseerd op gebrek aan onderscheidend vermogen niet gegrond is.
24. Het algemeen belang dat aan artikel 2.11.c BVIE ten grondslag staat en dat zich verzet tegen inschrijving van een zogenaamd beschrijvend merk vereist dat de tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van het product of elk ander kenmerk ervan voor iedereen vrij beschikbaar blijven.
25. Hierbij moet erop gewezen worden dat opdat een merk bestaande uit een woord dat voortkomt uit een combinatie van bestanddelen als beschrijvend wordt beschouwd, het niet volstaat dat een mogelijk beschrijvend karakter voor elk van die bestanddelen wordt vastgesteld. Een dergelijk karakter dient ook voor het woord zelf te worden vastgesteld.
26. In de regel geldt dat de gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van die kenmerken blijft.
27. Echter, een dergelijke combinatie kan niet beschrijvend zijn, indien zij een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van genoemde bestanddelen.
28. Derhalve, wanneer met betrekking tot een uit woorden samengesteld merk een eventueel beschrijvend karakter deels voor elk van de bestanddelen, afzonderlijk genomen, kan worden onderzocht, dan moet het in ieder geval afhangen van het onderzoek van het geheel dat ze vormen.
29. Het BMB (thans BBIE) is dus gehouden over te gaan tot de beoordeling van het beschrijvend karakter van het merk, in zijn geheel beschouwd.
30. Zoals hierboven reeds is vastgesteld, bestaat het woordteken QUICKFILM uit twee woorden die door het relevante publiek als “snel” / “rapide” en “film” begrepen worden en dat relevante publiek gebruikt ze niet om farmaceutische producten of een oplosbare film bevattende een actief bestanddeel voor farmaceutisch gebruik aan te duiden.
31. Al kan worden aangenomen dat het eerste woord (“quick” / “snel” / “rapide”) naar een kwaliteitskenmerk (namelijk snelheid) verwijst, dan toch verwijst de combinatie van dat kenmerk met het tweede woord (“film”) geenszins naar een kenmerk van de betrokken waren. Het teken, in zijn geheel genomen, beschrijft niet de kenmerken van de betrokken producten. Het heeft geen eigen betekenis in direct en onmiddellijk verband met de betrokken waren. Het verwijst niet meteen en concreet naar de oplosbaarheid van een farmaceutisch product. Het betreft een ongebruikelijk teken aangezien uit het onderzoek door het BBIE enerzijds blijkt dat het woord “quick” nooit in relatie tot het woord “film” (doch veeleer in relatie tot snelcatering – QUICK hamburgers – dan wel elektronische communicatie om bijvoorbeeld de download snelheid aan te geven) (zie stuk 8 uit het BBIE-dossier) gebruikt wordt en anderzijds dat met betrekking tot farmaceutische producten eerder gewag wordt gemaakt van een film die snel oplost (“a quick dissolving film” – zie stuk 9 uit het BBIE-dossier).
32. Hieraan moet worden toegevoegd dat het woord “film” doorgaans niet gebruikt wordt om farmaceutische producten aan te duiden en het veeleer in verband wordt gebracht met videodragers of andere aan de filmindustrie verbonden producten, wat door het uittreksel uit Harrap’s Multimédia, Anglais-Français, 2000, neergelegd door het BBIE (stuk 6) bevestigd wordt.
33. Tot slot is niet aangetoond dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden of zouden kunnen worden.
34. Nu het woordteken QUICKFILM noch beschrijvend is noch elk onderscheidend vermogen mist, heeft het BMB (thans BBIE) ten onrechte de inschrijving ervan als merk geweigerd, onder verwijzing naar artikel 2.11. b en c BVIE.
35. Het beroep is gegrond.
De kosten
36. Tijdens de openbare terechtzitting waarbij ze gehoord werden hebben partijen verklaard dat ze zich houden aan de basisvergoeding voor rechtspleging, vastgesteld bij koninklijk besluit van 26 oktober 2007.
37. Daar het om een geschil gaat waarvan het bedrag niet in geld waardeerbaar is, dienen de rechtsplegingsvergoedingen op 1.200 euro te worden begroot.
Om deze redenen,
Het Hof,
Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken
Rechtdoende op tegenspraak,
Ontvangt het beroep en verklaart het gegrond;
Beveelt de BENELUX ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM en haar BUREAU over te gaan tot inschrijving het Benelux merkenregister van het internationaal depot, door verzoekster op 14 mei 2004 onder nummer 825 990 verricht, van het woordteken "QUICKFILM" voor waren in klasse 5, te weten "farmaceutische producten; oplosbare film bevattende een actief bestanddeel voor farmaceutisch gebruik".
Veroordeelt verweerster tot betaling van de gedingkosten die worden begroot op 1.200 euro voor haarzelf en (186 + 1.200=) 1.386 euro voor verzoekster.
Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare burgerlijke terechtzitting van de 18e kamer van het Hof van Beroep te Brussel op 13 juni 2008 waar aanwezig waren:
De heer Paul BLONDEEL, kamervoorzitter,
Mevrouw Christine SCHURMANS, raadsheer
De heer Koenraad MOENS, raadsheer,
Mevrouw L. NAESSENS, eerstaanwezend adjunct-griffier