Rekest number 2006/AR/190

Na beraad, wijst volgend arrest:

A.R. Nr. 2006/AR/190

IN ZAKE VAN:

ADDILUB B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te BELGIE, 9120 MELSELE, Nieuwlandstraat 6B, ingeschreven met KBO-nummer 0457.968.969,

eiseres,

vertegenwoordigd door Mr. VERBEEK Joost, advocaat te 1000 BRUSSEL, Congresstraat 37-41,

TEGEN:

DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, opgericht krachtens het Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom, met rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel gevestigd is te NEDERLAND, 2509 LK Den Haag, Bordewijklaan 15, Postbus 90404, vertegenwoordigd door de directeur-generaal van zijn Bureau.

verweerster

vertegenwoordigd door Mr. DE GRYSE Ludovic, advocaat te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25,

Over de rechtspleging.


01. Met de inleidende akte werd het hof geadieerd met toepassing van artikel 6 ter van de inmiddels opgeheven Eenvormige Benelux Merkenwet (BMW) betreffende een beslissing tot weigering van een inschrijving van een depot waarvan op 21 november 2005 kennis werd gegeven door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

De rechtsgrond voor de bevoegdheid van het hof wordt thans verstrekt door artikel 2.12 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom van 25 februari 2005.

02. Het verzoekschrift werd op 23 januari 2006 binnen de termijn van twee maanden voorgeschreven bij artikel 6 ter 1. van de voorheen vigerende BMW en formeel regelmatig ingediend op de griffie van het hof.

03. De advocaten van de partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 17 november 2007.

De feiten en het onderwerp van de vordering.

04. Het Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom, dat de Benelux-Organisatie voor Intellectuele Eigendom instelt en de Benelux-Merkenwet vervangt, is in werking getreden op 01 september 2006 na de indiening van het inleidende verzoekschrift.

De Benelux-Organisatie inzake Intellectuele Eigendom (BOIE) is de rechtsopvolger van het Benelux-Merkenbureau (BMB).

Het Verdrag wordt hierna ook geciteerd als ‘BVIE’ en het Bureau als ‘BBIE’.

05. Eiseres heeft op 29 november 2004 een complex teken gedeponeerd met het oog op de inschrijving ervan als merk voor drie waren uit de administratieve klasse 4.

Het teken is samengesteld uit de grafisch gestileerde woorden ‘PLUS’ en ‘motor oil’ tegen een achtergrond, het geheel in verschillende kleuren met zwart, tinten grijs, geel en rood, als volgt:

06. Het depot is bekend onder het nummer 1066752.

De waren uit klasse 4 waarvoor merkbescherming wordt gevraagd zijn ‘industriële oliën en vetten”, smeermiddelen’.

07. Bij brief van 11 maart 2005 deelde het Benelux-Merkenbureau aan de merkgemachtigde van eiseres mee dat de inschrijving van het teken voorlopig werd geweigerd omwille van volgende reden(en):

‘Het teken PLUS motor oil (Engels voor PLUS motor olie) is beschrijvend voor de in de klasse 4 genoemde waren. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (zie artikel 6bis, eerste lid onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet in bijlage). De toevoeging van de zeer gangbare aanprijzende aanduiding PLUS en de gekozen grafische weergave heffen het gebrek aan onderscheidend vermogen niet op’.

Met de verwijzing naar artikel 6bis, eerste lid onder b. en c. van de Eenvormige Beneluxwet wordt gedoeld op het bepaalde in het huidige artikel 2.11.1.b. en c. BVIE.
Het betreft de gevallen van ontstentenis van elk onderscheidend vermogen (2.11.1. b.) en van de omstandigheid dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of de diensten (2.11.1.c.).

08. De merkgelastigde van eiseres heeft bij brief van 01 september 2005, - en aldus tijdig, binnen de termijn bepaald in het uitvoeringsreglement van de Benelux Merkenwet – tegen de voorlopige weigering op omstandige wijze bezwaren geformuleerd.

Ze wees er op dat de woorden ‘plus motor oil’ op zich misschien wel beschrijvend zijn voor motorolie, maar dat het teken in zijn specifieke grafische weergave en in de aangegeven kleurencombinatie dient te worden beschouwd.
Hieraan voegde ze toe dat de gekozen kleurencombinatie niet voor de hand liggend is in de sector en dat geen enkele van de kleuren verwijst naar een product of een eigenschap ervan.
Ze heeft ook gerefereerd aan de beslissingspraktijk van het BMB en tien geregistreerde merken vermeld die opgebouwd zijn rond de elementen ‘plus’, ‘motor’ of ‘oil’.
Verder wees ze op het beperkte van de warenlijst en op het zeer specifieke van de relevante markt.

09. Op 17 oktober 2005 betekende het BMB dat de inhoud van de brief geen gegevens bevatte die van aard waren om haar mening te herzien.

Ze formuleerde haar redengeving als volgt:

“De gekozen grafische weergave van het teken heft het gebrek aan onderscheidend vermogen niet op. Wij verwijzen u naar de beslissing van 11 maart waarin wij dit al stelden. Uw enkele stelling dat dit wel het geval zou zijn kan in ons standpunt geen verandering brengen.

Ter toelichting merken wij op dat het zeer gebruikelijk is dat in het handelsverkeer woorden aantrekkelijk worden gepresenteerd. De grafische industrie put zich uit om allerhande lettertypes, kleuren en combinaties daarvan, achtergronden etc. toe te passen op woordelementen om deze aantrekkelijk en/of opvallend te presenteren. Het publiek is hier ook aan gewend en wordt dagelijks vele malen geconfronteerd met specifieke grafische weergaven van alle denkbare woorden. De gekozen grafische weergave van onderhavig teken is hier geen uitzondering op. Wellicht zal een deel van het publiek menen dat het teken “mooi is weergegeven”, dit rechtvaardigt nog niet de conclusie dat de gekozen grafische weergave op zich onderscheidend vermogen zou hebben.

Indien wij het teken als geheel beschouwen menen wij ook dat er geen sprake is van onderscheidend vermogen. Onder verwijzing naar het bovenstaande merken wij op dat de (beschrijvende) boodschap van de woordelementen het overheersende element is van onderhavig teken en dat dit niet onderscheidende karakter niet wordt opgeheven door de gekozen lay-out van het teken. Daarbij verwijzen wij naar de uitspraken van het GEA inzake BEST BUY (3/07/2003 T-122/01 en het Hof Den Haag inzake ICT (30/10/2003 R 03/371)”.

10. Op 21 november 2005 betekende het BMB aan eiseres dat de registratie van het depot werd geweigerd aangezien haar bezwaren niet binnen de gesteld termijn werden opgeheven.

Ofschoon de inleidende akte voor het hof enkele deze brief van 21 november 2005 aanwijst als bestreden akte, lijdt het nochtans geen twijfel dat ook de beslissing vervat in de brief van 17 oktober 2005 wordt geviseerd.
De brief van 21 november 2005 bevat immers geen enkele motivering en verwijst naar ‘onze brief d.d. 11/03/2005 en de daarop volgende correspondentie dienaangaande’.
Daarentegen wordt in de brief van 17 oktober 2005 vermeld dat het Bureau geen reden zag om de weigering te herzien en dat deze werd gehandhaafd.

De brieven van 21 november 2005 en 17 oktober 2005 vormen als beslissing dan ook één geheel.

11. Voor het hof voert eiseres tegen de weigeringsbeslissing als enig bezwaar aan dat het gedeponeerde teken onterecht als beschrijvend wordt gekwalificeerd en dat zodoende het teken onterecht om die reden als niet onderscheidend wordt bestempeld.

De grief steunt op volgende overwegingen:

- onderscheidend vermogen is voorhanden wanneer het merk er zich toe leent om de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd te identificeren als afkomstig van haar onderneming ten aanzien van de waren van andere ondernemingen;

- de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een samengesteld teken moet steunen op het merk in zijn geheel beschouwd: in het voorliggende geval heeft het BMB zich beperkt tot een beoordeling van de samenstellende delen van het teken;

- zelfs indien men zou aannemen dat de woorden ‘plus motor oil’ een beschrijving inhouden van de producten omschreven in klasse 4, dan nog blijft dat ze niet het dominerende bestanddeel vormen van het merk: het beeldend bestanddeel, zowel de vorm als de kleuren, zijn sterk aanwezig;

- vanuit het oogpunt van het relevante publiek stemt het merkteken geenszins overeen met een teken dat gewoonlijk in de handel wordt gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren op diensten.

Verder verwijt ze het Bureau ook een inconsistente beslissingspraktijk. De volgende tekens werden wel geregistreerd: OK MOTOR OIL, AIR PLUS, PLUS, PETROPLUS, MEGA MOTOR OIL, PLUS MERK en INJECT + PLUS.

12. Zodoende vordert verzoekster om de beslissing houdende weigering tot registratie van het samengestelde teken ‘PLUS motor oil’ te vernietigen en het BBIE te bevelen over te gaan tot de registratie van haar depot.

13. Het Bureau handhaaft zijn standpunt dat de registratie van het depot moet worden geweigerd op basis van de beide door haar opgeworpen gronden tot weigering.

Het besluit zodoende tot verwerping van de vordering.

14. Inzake het gemis aan onderscheidend vermogen voert aan dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen het samengesteld karakter van een teken de toetsing van het teken in zijn geheel niet verhindert dat de verschillende bestanddelen na elkaar worden onderzocht.

Het Bureau wijst er op dat de drie woorden uit het teken banaal en gebruikelijk zijn en dat de combinatie van ‘motor oil’ een zeer gebruikelijke combinatie is in de Engelse taal.
Ook al is het teken niet gedeponeerd voor ‘motorolie’, deze waren maken wel deel uit van de generieke term ‘industriële oliën’ en zodoende heeft het beschrijvend karakter voor een onderdeel van de waren uit de klasse zijn verhinderende weerslag voor de hele klasse.

Betreffende het grafische aspect en het kleurenelement in het teken doet het Bureau gelden dat de kleuren geel, rood en zwart, evenals een combinatie hiervan, zeer gebruikelijk zijn binnen de sector van de industriële oliën en motoroliën
De reden hiervoor is dat de kleuren geel en rood vaak worden geassocieerd met energie.

Vervolgens argumenteert het, onder verwijzing naar rechtspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg EG, dat wanneer een merk bestaat uit een woord- en een beeldelement, het woord in beginsel meer onderscheidend moet worden geacht dan het beeld aangezien de gemiddelde consument gemakkelijker naar de waren verwijst door het noemen van de naam dan door het beschrijven van het beeldelement.
Geen van de elementen die de figuratieve component vormen - de kleurencombinatie, het schuin opwaarts lopende lettertype en de schuin oplopende pijl – leveren volgens haar een dominant element op.

Uit het geheel van deze elementen leidt het Bureau af dat wegens het dominerende element in het samengestelde merk, de toevoeging van het grafische element niet van aard is om de ontstentenis van onderscheidend vermogen voor het geheel ongedaan te maken.

15. Betreffende de weigeringsgrond bedoeld in artikel 2.11.1 c. BVIE, het beschrijvend karakter van het gedeponeerde teken, doet het Bureau gelden dat ‘PLUS motor oil’ in de handel kan (arcering door het hof) dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid en bestemming van de betrokken waren.

Het Bureau wijst er op dat de woorden ‘motor oil’ op zich beschrijvend zijn voor ‘motorolie’ en dat het woord ‘PLUS’ beoogt een positieve hoedanigheid uit te drukken.
Het betreft tekens of aanduidingen die volgens het Bureau moeten vrij blijven om door eenieder te kunnen worden gebruikt. In dit verband moet er overigens rekening mee worden gehouden dat die weigeringsgrond zich ook uitstrekt tot tekens die in de toekomst door de betrokken ondernemingen kunnen worden gebruikt als aanduiding van de soort.

Beoordeling.

16. Krachtens de rechtspraak van het Hof van Justitie EG (arrest inzake Koninklijke KPN Nederland ‘Postkantoor’ van 12 februari 2004, C-363/99, punten 31, 35, 36 en 73, en arrest inzake MT & C ‘The Kitchen Company’ en 15 februari 2007, C-236/05, punten 31 tot en met 36) gelden samengevat volgende beginselen wanneer een merkenautoriteit zijn onderzoek verricht naar de inschrijving van een merk.

Het onderzoek naar het onderscheidend vermogen mag niet in abstracto worden gevoerd, maar dient rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden van de registratieaanvraag.
De afweging van die relevante feiten en omstandigheden dient te gebeuren tot op het ogenblik waarop een definitieve beslissing wordt genomen over de aanvraag.

De toetsing dient te geschieden voor ieder van de waren of diensten en desgevallend kan de merkenautoriteit voor de in aanmerking genomen waren en diensten tot uiteenlopende conclusies komen.

Voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten dient de conclusie te worden vermeld, maar wanneer eenzelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of groep van waren of diensten kan een globale motivering volstaan.

De rechterlijke instantie bij wie een verhaal is ingesteld tegen de beslissing van de merkenautoriteit dient eveneens rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.

17. Bij de toetsing van de beslissing van het BVIE dient voor ogen gehouden te worden dat de uitvoering van de opdracht als doel heeft de vrijwaring van het algemeen belang, dan als oogmerk bij elk van de weigeringsgronden voorzit (HvJ EG 18 juni 2002 inzake Philips, C-299/99, punt 77; HvJ EG 06 mei 2001 inzake Libertel, Z.C.-104/01, punt 51; HvJ EG 12 februari 2004 inzake Koninklijke KPN, C-363/99, punt 55; HvJH EG 16 september 2004 inzake SAT. 1, punt 25; HvJ EG 19 april 2007 inzake Celltech, C-273/05, punt 74).

Een teken kan desgevallend dan ook in het algemeen belang dienen vrijgehouden te worden wanneer de toewijzing ervan aan een merkhouder, onevenredige hinder zou veroorzaken ten nadele van nieuwe marktdeelnemers, precies doordat het teken onderscheidende elementen bezwaart die eenieder ter beschikking dienen te staan.

Het primaat van de vrije en correcte mededinging beperkt in die mate de toewijzing aan een potentiële titularis van exclusieve en in de tijd onbeperkt hernieuwbare merkenrechten op een teken.

18. De absolute weigeringsgrond bedoeld in artikel 2.11.1 b. BVIE die de afwezigheid van ieder onderscheidend vermogen betreft, beantwoord aan deze ingesteld bij artikel 3, 1.b) van de richtlijn Raad EG van 21 december 1988 (89/104/EEG) betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de Lid-Staten.
De absolute weigeringsgrond vermeld in artikel 2.11.1 c. BVIE die de beschrijvende tekens of benamingen betreft, stemt overeen met deze ingesteld bij artikel 3, 1. c) van de vermelde richtlijn.

Ze dienen derhalve begrepen te worden in de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven door het Hof van Justitie.

19. Bij het onderzoek naar het onderscheidende vermogen dient het teken waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, te worden beschouwd zoals het wordt gedeponeerd en in functie van de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.

Dit impliceert dat het als zodanig in zijn geheel moet worden beoordeeld, hetgeen niet betekent dat de eventuele samenstellende onderdelen die er kunnen worden in herkend op zich geen beoordelingselement kunnen vormen (HvJ EG 30 juni 2005, inzake Eurocermex, C-286/04, punten 22 en 23; HvJ EG 25 oktober 2007, inzake Develey, punt 82).

Betreft het een beschrijvend teken in de zin van artikel 3, 1. c) van de richtlijn dan geldt daarnaast ook een toetsing omtrent hun betekenis in de omgangstaal in het licht van de duiding zelf van de waren en diensten of de eigenschappen ervan.

20. Het begrip ‘onderscheidend vermogen’ moet luidens de constante rechtspraak van het Hof van Justitie EG aldus worden begrepen dat een merk zich ertoe behoort te lenen dat de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming worden geïdentificeerd en ze er door van deze van andere ondernemingen worden onderscheiden (HvJ EG 04 mei 1999, inzake Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 49; HvJ EG 20 juni 1999, inzake Lloyd Shuhfabrik Meyer, C-342/97, punt 22; HvJ 18 juni 2002, inzake Philips, C-299/99, punt 35; HvJ EG, 08 april 2003, inzake Linde & Winward, C-53/01 & C-55/01, punt 40; HvJ EG 25 oktober 2007, inzake Develey, C-238/06, punt 79).

21. Bij de beoordeling van de vraag of een teken in aanmerking komt om als merk te worden geregistreerd, moet worden uitgegaan van de perceptie door het relevante publiek.

Zijn de waren of diensten bestemd voor alle consumenten, dan moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijke, omzichtige en oplettende gemiddelde consument (HvJ EG 06 mei 2003, inzake Libertel, C-104/01, punt 46; HvJ EG 16 september 2004, inzake SAT.1 SatellitenFernsehen, punt 24).

22. Tekens of aanduidingen die gewoonlijk in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren en diensten waarvoor de registratie wordt aangevraagd, kunnen niet worden geregistreerd ter wille van het algemeen belang. Dit vereist dat die teken of aanduidingen door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt (HvJ 23 oktober 2003 inzake Wrigley (Doublemint), C-191/01 P, punt 31; HvJ EG 12 januari 2006 inzake Deutsche SISI-Werke, C-173/04, punt 62; HvJ EG 19 april 2007, inzake Celltech, C-276/05, punt 75).

Aldus komen niet voor inschrijving als merk in aanmerking, de tekens of aanduidingen als bedoeld in artikel 3, 1 c. van de merkenrichtlijn, welke in het normale taalgebruik vanuit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding van één van de eigenschappen van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd (HvJ EG 12 februari 2004 inzake Postkantoor C-363/99, punt 57; HvJ EG 23 oktober 2003 inzake Wrigley, C-191/01 P, punt 32).

Ook de toekomstige te verwachten ontwikkeling is op dit vlak relevant (HvJ EG 4 mei 1999 inzake Windsurfsing Chiemsee, punten 31 en 37).

23. Tekens of aanduidingen kunnen het aldus begrepen beschrijvende karakter evenwel overstijgen wanneer ze worden gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel merkbaar onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen ervan.

Wanneer de presentatie van een samengesteld teken merkbaar afwijkt van de gangbare wijze van aanduiding van de waren of diensten, en de afwijking een significant aspect van het gedeponeerde teken betreft, verleent dit een extra element waardoor het geheel zich van het gangbare kan onderscheiden (HvJ EG, 19 september 2002 inzake Deutsche Krankenversicherung (Companyline), C-104/00 P, punten 21 en 23; HvJ EG, 12 februari 2004 inzake Campina Melkunie (Biolmild), C-265/00, punt 41).

24. In het geval een merk gevormd wordt door een combinatie van bestanddelen volstaat niet dat elk van de bestanddelen beschrijvend is, maar moet dit karakter worden vastgelegd van het geheel, vooraleer het als zodanig kan worden gekwalificeerd.

Indien ieder van de bestanddelen op zich beschrijvend is, is de combinatie ervan zulks in regel ook, maar het valt niet uit te sluiten dat de indruk die de combinatie wekt verschilt van de indruk die de loutere samenvoeging van de bestanddelen wekt. In dit geval is de combinatie niet beschrijvend in de zin van artikel 3. 1 c. van de richtlijn. Bestaat het merk uit verschillende woorden of een hersamengesteld woord, dan kan het onderzoek naar het beschrijvend karakter niet beperkt blijven tot dat van de samenstellende delen, maar dient het geheel te worden beschouwd (HvJ EG 19 april 2007, inzake Celltech, C-273/05, punten 77, 78 en 79).

25. Samenvattend kan aldus worden gesteld dat bij de beoordeling van de vraag of het door eiseres gedeponeerde teken voor registratie in aanmerking komt in functie van de absolute weigeringsgronden uit artikel 2.11. 1.b. en c., die door het BVIE werden aangevoerd, het teken volgende toetsing moet kunnen doorstaan:

a) het teken moet worden beoordeeld in functie van de aangegeven waren of diensten, beschouwd vanuit het oogpunt van de consumenten die met de waren en diensten worden beoogd;
b) er dient te worden nagegaan of er voor dat publiek een voldoende rechtstreeks verband bestaat tussen het teken en de waren of diensten waarvoor de deposant het wenst te gebruiken derwijze dat het teken dit publiek in staat stelt om die waren of diensten te herkennen als afkomstig van de onderneming ten aanzien van waren en diensten met een andere oorsprong;
c) ter beoordeling van het onderscheidend vermogen dient het gedeponeerde teken in zijn totaalindruk te worden beschouwd maar hierbij kan het nuttig zijn de bestanddelen afzonderlijk te onderzoeken;
d) de totaalindruk moet van die aard zijn dat hij op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is;
e) in geval het woordteken meerdere of samengestelde woorden bevat moet tevens worden uitgemaakt of de bestanddelen, wanneer die elk op zich onderscheidend vermogen missen, als geheel meer opleveren dan de loutere som van de bestanddelen;
f) bij een samengesteld woordteken levert de som van de bestanddelen als geheel slechts meer op indien het verschil tussen de gecombineerde bestanddelen en de formulering in het gewone taalgebruik merkbaar is en de merkbaarheid is er slechts wanneer deze betrekking heeft op belangrijke elementen van de vorm of de betekenis van het teken;
g) betreft het een woordteken of benaming dan dient met het oog op de toetsing van het beschrijvend karakter ervan de betekenis te worden beschouwd ten aanzien van het generieke, gebruikelijke of algemeen gangbare woordgebruik om na te gaan of het in de omgangstaal kan worden opgevat als een normale of potentiële wijze om de waren of diensten te duiden of kenmerken ervan weer te geven.

26. Het BMB heeft in zijn voorlopige beslissing tot weigering terloops twee absolute weigeringsgronden vermeld, maar betoogt in wezen dat er gebrek aan onderscheidend vermogen is wegens de uitsluitend beschrijvende tekens in het merken, terwijl de gekozen grafische weergave hieraan niets verandert.

Het onderzoek van de feiten behoort nochtans verschillend te zijn in functie van de twee vermelde gronden tot weigering.
Het teken dat uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens of benamingen zoals bedoeld in artikel 2.11. 1 c. komt hoe dan ook niet in aanmerking voor registratie, ongeacht de vraag naar het onderscheidend vermogen.
Omgekeerd behoort de ontstentenis van onderscheidend vermogen niet noodzakelijk alleen te worden afgeleid uit het feit dat een merk uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens of benamingen.
Het onderzoek kan dus wel een verband tussen beide gronden tot weigering opleveren.

Zodoende is de bestreden beslissing, die in haar redengeving in het midden laat in functie van welke van de beide in de voorlopige beslissing aangegeven gronden tot weigering de motivering dient te worden gelezen en de registratie wordt geweigerd niet naar recht gemotiveerd.

27. In het voorliggende geval heeft eiseres het onder randnummer 05. weergegeven merk gedeponeerd voor twee waren uit de administratieve klasse 4: ‘industriële oliën en vetten” evenals ‘smeermiddelen’.

Het teken bevat benevens de drie woorden ‘PLUS’ ‘motor’ en ‘oil’ evenals een figuratief element dat gevormd wordt door een schuin omhoog lopende grafische voorstelling van de drie woorden in verschillende lettergrootte, waarbij drie kleuren worden aangewend op een grijze achtergrond in licht verschillende tinten.

Het betreft aldus een samengesteld teken waarvan het onderscheidende vermogen moet beoordeeld worden op basis van de totaalindruk die het laat voor de waren ‘industriële oliën en vetten’ en ‘smeermiddelen’.

De waren waarvoor merkbescherming wordt beoogd blijken zowel bestemd voor professionele afnemers die voertuigen verkopen, herstellen of onderhouden, zowel als voor doorsnee auto- en motorrijders.
Het relevante publiek dat het merk moet percipiëren dient dus op zijn ruimst te worden genomen en bestaat uit alle personen die over een motorvoertuig beschikken, en zij die het herstellen of onderhouden.

28. Het gedeponeerde merk is een samengesteld teken dat bestaat uit drie woorden in een opvallende gestileerde grafische en gekleurde voorstelling.

De voorstelling van de drie woorden, en inzonderheid deze van het woord ‘PLUS’, neemt een overwegende plaats in het geheel, zowel in omvang als wat het aspect ‘blikvanger’ aangaat. Het kleurelement vervult hierbij een in het oog springende rol. De woorden ‘motor oil’ hebben duidelijk slechts een secundaire rol.
De totaalindruk wordt aldus minstens in even belangrijke mate gecreëerd door de voorstelling van het woord PLUS tegen de grijze achtergrond als door het woord zelf.

In zijn geheel beschouwd bezit het teken een duidelijke graad van herkenbaarheid voor de waren waarvoor het is gedeponeerd.
Het publiek tot wie het is gericht kan wegens de mogeljikheid om de waren te duiden met het woord ‘plus’ of de woorden ‘plus motor oil’ in samenhang met de duidelijk benoembare combinatie van kleuren, de waren toeschrijven aan de onderneming van eiseres.
Geen van de gebruikte figuratieve tekens, noch de aangewende kleurencombinatie is op zich ongeschikt om de waren herkenbaar te maken naar een onderneming toe.

29. De kritische motiviering die in dit verband in de bestreden beslissing wordt verstrekt aangaande het feit dat aantrekkelijke presentatie gebruikelijk is en de ‘grafische industrie zich uitput om allerhande lettertypes, kleuren en combinaties daarvan (…) aantrekkelijk of opvallend te presenteren’ is geenszins dienend om het onderscheidend vermogen van het teken te ontzenuwen. Integendeel levert die presentatie precies een element op van herkenbaarheid die er aan bijdraagt dat de waren die onder zulke opvallende presentatie in het economische verkeer worden gebracht, herkend worden als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Anders zou het zijn indien de gekozen grafische voorstelling mét kleurencombinatie gebruikelijk zou zijn om de aard van de betrokken waren of de kenmerken ervan te identificeren.
Hiervan ligt evenwel geen bewijs voor.

De rode, gele en zwarte kleur mogen dan wel al eerder zijn benut, al dan niet gecombineerd, voor producten uit de administratieve klasse 4, en kunnen in het algemeen refereren aan petroleum (zwart) en energie (geel en rood), de wijze en de mate van verwerking van dit element in het teken draagt significant bij aan het onderscheidende karakter ervan.

30. Het algemeen besluit luidt dan dat het teken van eiseres niet tekort schiet inzake onderscheidend vermogen en bijgevolg vanuit dit oogpunt voor registratie in aanmerking komt.

De weigeringsgrond uit artikel 2.11. 1.b. BVIE is niet voorhanden.

31. De drie woorden in het figuratieve teken, die samen het overwegende bestanddeel van het merk vormen, hebben elk een betekenis die gekend is op het grondgebied van de Benelux.

Het woord ‘plus’ behoort zowel in het frans als in het Nederlands tot de gewone omgangstaal en heeft naast zijn rekenkundige functie (als voorzetsel) ook een betekenis als zelfstandig naamwoord. Het drukt dan een positieve waardering uit: iets bevat een ‘surplus’, een ‘extra’ element of een ‘meerwaardig’ element of is ‘superieur’.
In het voorliggende geval wordt het woord in deze laatste betekenis aangewend.

Verder is de Engelse taal op het grondgebied van de Benelux voldoende doorgedrongen opdat het publiek tot wie het gedeponeerde teken is gericht de woorden ‘motor oil’ zou onderkennen als ‘motor olie’.

De woordcombinatie zal door het relevante Nederlandstalige publiek dan ook worden begrepen in zijn Nederlandse betekenis als ‘motorolie’ en ‘met een meerwaardig element’.

32. Het is duidelijk dat elk van die woorden, die tot de gewone omgangstaal behoren, een beschrijvend karakter hebben en in de handel kunnen dienen om de waren waarvoor het is gedeponeerd kunnen aanduiden naar soort en kenmerk.

Inzonderheid is zulks manifest het geval voor het product ‘motorolie’ dat behoort tot de generieke groep ‘industriële oliën’.

Die verbale tekens worden onderling ook niet derwijze aangewend dat ze samen een geheel bieden dat verschillend kan geacht worden van hun enkele combinatie. Die combinatie overstijgt als zodanig het beschrijvende dan ook niet.

33. Evenwel bestaat het betwiste merk duidelijk niet uitsluitend uit de drie vermelde beschrijvende tekens.

Boven is al vastgesteld dat de grafische voorstelling van de woorden en de kleurencombinatie waarmee het geheel vorm is gegeven minstens een even belangrijke factor vormt met het oog op de herkenbaarheid als de woorden op zich.

Er kan dus niet worden gesteld dat de presentatie van het teken in zijn geheel niets afdoet aan het uitsluitend beschrijvend karakter van woordtekens die kunnen dienen tot aanduiding van de soort en een kenmerk van de waren waarvoor het is gedeponeerd.

34. Bijgevolg staat de absolute weigeringsgrond uit artikel 2.11.1 c. BVIE evenmin aan de registratie van het teken in de weg.

De registratie bezorgt eiseres overigens slechts exclusieve rechten op het complex teken in zijn geheel, maar geenszins meteen op alle samenstellende delen ervan afzonderlijk beschouwd.

35. Bij ontstentenis van een relevante grond tot weigering mocht de registratie van het depot dan ook niet worden geweigerd.

De vordering van eiseres moet bijgevolg worden toegewezen.

36. De partijen hebben tijdens de openbare terechtzichting verklaard dat ze opteren voor de toepassing van de regelgeving inzake begroting van de kosten zoals deze vigeerde op het tijdstip waarop de zaak in beraad werd gesteld.

OM DEZE REDENEN

HET HOF,

In acht genomen artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,

Beslist na tegenspraak,

Ontvangt de vordering en verklaart ze gegrond.

Vernietigt de bestreden beslissing waarbij de registratie van het door eiseres gedeponeerde merk wordt geweigerd.

Beveelt de BOIE om het merk dat gedeponeerd werd onder het nummer 1066752 te registreren in het Benelux-Merkenregister voor de in het depot opgegeven waren uit de klasse 4.

Veroordeelt verweerster BOIE tot betaling van de gedingskosten die worden begroot op 671,87 euro (186 + 485,87) voor eiseres en op 485,87 euro voor haarzelf.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgelijke achttiende kamer van het hof van beroep te Brussel, op 15 FEBRUARI 2008

waar aanwezig waren en zitting hielden:

Paul BLONDEEL Voorzitter
Christine SCHURMANS Raadsheer
Koenraad MOENS Raadsheer
Jan VAN DEN BOSSCHE Adjunct-Griffier