HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
AR nr. 2009/A.R/3023
INZAKE :
DE VENNOOTSCHAP NAAR AMERIKAANS RECHT CBP CARBON INDUSTRIES INC
DE VENNOOTSCHAP NAAR SLOWAAKS RECHT CBP EUROPE LTD
Appellerende partijen, met als raadslieden Mr. Y. VAN COUTER en Mr. S. KINART
TEGEN :
DE BENELUX ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
Geïntimeerde, met als raadslieden Mr. L. DE GRYSE
en Mr. B. DAUWE
I. FEITEN EN RECHTSPLEGING
Op 5 mei 2008 diende de vennootschap CBP EUROPE LTD een aanvrage om internationale inschrijving van het woordmerk CARBON GREEN in bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (OMPI) voor waren uit de klasse 17 namelijk « geregenereerd rubber » : hergebruikte koolstofhoudende stoffen, met name rubberhoudende stoffen, plastic of elastomeer stoffen afkomstig van koolstofhoudende residu’s die uit pyrolyse en rubbermengsels voortkomen, elastomeren of plastic stoffen die uit deze vullingstoffen zijn samengesteld ».
Op 5 februari 2009 stelde het BBIE, dat overeenkomstig artikel 5 van de Overeenkomst van Madrid ter zake bevoegd is, de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (OMPI) in kennis van zijn voorlopige weigering tot inschrijving in de Benelux van het teken CARBON GREEN voor de genoemde waren.
Volgens het BBIE is het teken CARBON GREEN beschrijvend. Het bestaat immers uit de soortnaam CARBON (Engels voor koolstof) en de hoedanigheid GREEN (Engels voor groen, milieuvriendelijk).
Deze elementen kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid of de bestemming van de in klasse 17 genoemde waren. Het syntagma is ook beschrijvend.
Het teken mist elk onderscheidend vermogen.
Op 25 september 2009 deed het BBIE kennisgeving van zijn beslissing tot definitieve weigering.
Op 1 oktober 2009 kent het merk een overdracht van houder. De vennootschap naar Slowaaks recht CBP EUROPE LTD droeg het merk aan de vennootschap naar Amerikaans recht CBP CARBON INDUSTRIES INC over.
Op 13 november 2009 tekenen beide vennootschappen beroep aan tegen de beslissing tot definitieve weigering van de inschrijving als woordmerk van het teken CARBON GREEN voor de waren uit klasse 17.
II. ARGUMENTEN VAN DE APPELLERENDE PARTIJEN
(1) Ontbreken van BESCHRIJVEND KARAKTER
(A) De woorden CARBON en GREEN zijn niet beschrijvend voor de betreffende waren.
1°) Het woord CARBON
De verschillende betekenissen van het woord CARBONE informeren het publiek niet rechtstreeks over de desbetreffende waren (rubber, gerecycleerde plastic of elastomeer stoffen).
Indien er mogelijk een verband tussen het woord CARBONE en de bedoelde waren zou bestaan, dan is het te vaag en onbepaald om als louter beschrijvend te worden beschouwd.
Het Bureau heeft al merken aanvaard die het woord CARBON bevatten voor dezelfde categorie waren (bv : BENELUX inschrijving nr. 0578560 CARBONEX).
2°) Het woord GREEN
Ten overstaan van het woord GREEN dient het publiek het eerst te vertalen. Eenmaal vertaald is de eerste opkomende betekenis de groene kleur en niet de milieuvriendelijke betekenis, zoals gesteld door het BBIE.
Het woord groen heeft verschillende betekenissen.
Het publiek gaat denken aan de groene kleur want het is de eerste uit het woordenboek gekende betekenis.
In casu hebben de betrokken waren niet altijd een groene kleur. Het woord GREEN kan het publiek geen directe informatie verschaffen over de betrokken waren (rubber, gerecycleerde plastic of elastomeer stoffen).
Het woord GREEN, in een « milieuvriendelijke » betekenis kan niet dienen tot aanduiding van een objectieve en concrete eigenschap van de betrokken waren.
Het gaat om een woord dat geen precieze informatie verstrekt over de aard of de bestemming van de betrokken waar.
De bedoelde waren zijn geen milieuvriendelijke waren. Het zijn hergebruikte stoffen die giftige stoffen kunnen bevatten.
Het Bureau heeft eerder verschillende merken die het woord GREEN bevatten aanvaard voor dezelfde categorie waren (bv : GREENFIELDS in klasse 17 voor rubber).
Door het bestaan van in de Benelux ter inschrijving aanvaarde merken (bv : GREEN GLOBE, GREENFINGERS, GREEN – PP) kan gesteld worden dat het teken GREEN niet voor waren in klasse 17 beschrijvend is.
Het BBIE kan er niet van uitgaan dat het publiek de woorden CARBON en GREEN zal opvatten als beschrijvend voor de kenmerken van de betrokken waren.
Het publiek zal niet onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en direct verband leggen tussen de betrokken waren en het woordteken.
Het teken CARBON GREEN is niet een loutere combinatie van bestanddelen waarvan elk beschrijvend is voor de soort of kenmerken van de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
Subsidiair zijn appellerende partijen van oordeel dat de uitdrukking CARBON GREEN niet beschrijvend is.
Het onderzoek van het onderscheidend of beschrijvend karakter mag zich niet beperken tot de bestanddelen. Het moet op het geheel betrekking hebben.
In casu is de formulering CARBON GREEN fantasievol. Ze heeft op zich geen betekenis. De uitdrukking CARBON GREEN bestaat niet.
Ze heeft geen enkele bepaalde betekenis in het normale taalgebruik. Het publiek kan hierin niet het teken CARBON GREEN herkennen als een uitdrukking die rechtstreeks verband houdt met de betrokken waren.
Het betrokken merk is niet RECYCLED CARBON BLACK, noch zelfs GREEN CARBON BLACK doch slechts CARBON GREEN zonder het woord BLACK.
Ten overstaan van het merk CARBON GREEN zal het betrokken publiek (Benelux) het, na vertaling, verstaan niet als “zwart gerecycleerd zwartselstof” maar wel als een origineel neologisme waarin een in de natuur veel in verschillende vormen voorkomende stof (CARBON) geassocieerd wordt met een woord dat naar de groene kleur (GREEN) verwijst.
Alle samengestelde woorden met de term GREEN op het einde duiden kleuren aan (bv : aqua green).
Geen van de voorbeelden van samengestelde woorden die door het BBIE aangehaald worden ter staving van de betekenis “milieuvriendelijk” voor het woord GREEN bevat het woord GREEN op het einde zoals in onderhavig geval: CARBON GREEN.
Het samengestelde woord CARBON GREEN wordt gebruikt niet om een kleur aan te duiden maar om een waar aan te wijzen die op op zich origineel is en elke logische betekenis mist.
Daarnaast geldt dat de associatie van het woord dat naar een zwartkleurige stof kan verwijzen (CARBON) met een woord dat naar de groene kleur (GREEN) verwijst het ongebruikelijke karakter van het neologisme CARBON GREEN versterkt.
Rekening houdend met het ongebruikelijke karakter van de combinatie CARBON GREEN in relatie tot de bedoelde waren wekt het neologisme een indruk die voldoende verwijderd is van die welke uit de loutere aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen ontstaat.
De combinatie van het woord GREEN met het woord CARBON blijft ongebruikelijk.
Het woord CARBONE wordt niet herkend als verbandhoudend met ecologie.
Het ongebruikelijke karakter van de associatie tussen het woord GREEN en het woord CARBONE bewijst het onderscheidend vermogen van het merk CARBON GREEN.
De Engelse constructie CARBON GREEN is ongebruikelijk in zoverre de structuur ervan niet met de Engelse grammaticale regels overeenstemt.
De ongebruikelijke structuur van de woorden werd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de zaak BABY-DRY vastgelegd.
Net zoals in de zaak BABY DRY vormt CARBON GREEN een ongebruikelijke en onjuiste combinatie van twee termen (inversie zelfstandig naamwoord – bijvoeglijk naamwoord) die geen normale uitdrukking in het taalgebruik vormt.
In casu gaat het om een grammaticale vondst die het onderscheidend vermogen ervan versterkt.
CARBON GREEN is een combinatie van twee Engelse woorden die door een ongebruikelijke zinswending zoals CLEAR’INVOICE gekenmerkt wordt.
Het neologisme CARBON GREEN is op zich niet beschrijvend omwille van het ongebruikelijke en fantasievolle karakter van de combinatie CARBON GREEN.
(2) ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
Het onderscheidend vermogen van het merk CARBON GREEN betreft het vermogen van dit merk om waren uit klasse 17 te identificeren als afkomstig van de ondernemingen van appellanten en dus om die waren te onderscheiden van die van een andere onderneming.
Het BBIE toont niet aan dat het betwiste teken CARBON GREEN regelmatig in de Benelux wordt gebruikt om waren uit klasse 17 aan te duiden.
De term CARBON GREEN als zodanig bestaat niet.
De term CARBON GREEN is veel te vaag en onbepaald om als een louter beschrijvende aanduiding te worden beschouwd.
De Engelse formulering CARBON GREEN is ongebruikelijk doordat de structuur ervan (naam en bijvoeglijk naamwoord) niet met de Engelse grammaticale regels overeenstemt.
Het publiek dat met het merk CARBON GREEN te maken krijgt zal het natuurlijk als ongebruikelijk beschouwen.
III. ARGUMENTEN VAN HET BBIE
1. Niet-ontvankelijkheid van de vordering van CBP EUROPE LTD – Ontbreken van belang uit haar hoofde.
Eerste appellante is enige eigenaar van de aanvrage om depot van het betwiste teken geworden. Zij is de enige die belang heeft bij het indienen van het beroep tegen de weigering tot inschrijving.
Tweede appellante (CBP EUROPE LTD) heeft geen belang om de procedure in te leiden.
De vordering moet overeenkomstig artikel 17 Gerechtelijk Wetboek niet ontvankelijk worden verklaard.
2. Het hof van beroep moet nagaan of het BBIE de inschrijving van het teken « CARBON GREEN » terecht geweigerd heeft, conform zijn wettelijke opdracht tot inhoudelijke toetsing van tekens.
De toetsing is noch marginaal noch minimaal.
Ze is nauwgezet, diepgaand en volledig.
De weigeringsgronden voor een inschrijving als bedoeld in artikel 2.11 eerste lid onder c) BVIE zijn van toepassing zodra het teken of de aanwijzing tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren kan dienen.
Het volstaat dat het teken of de aanduiding in tenminste een van de potentiële betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren aanwijst opdat de bevoegde autoriteit verplicht wordt de inschrijving te weigeren.
Het bestaan van een eventueel onderscheidend vermogen van een merk moet in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en in relatie tot de perceptie door het relevante publiek worden beoordeeld
Dat publiek bestaat uit de gemiddelde consument van die waren of diensten, die normaal geïnformeerd en redelijk oplettend en omzichtig is.
Het BBIE baseert de weigering tot inschrijving ook op het gebrek aan onderscheidend vermogen (artikel 2.11, lid 1, onder b BVIE).
Een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, onder c van de Harmonisatierichtlijn beschrijft mist noodzakelijkerwijs ook elk onderscheidend vermogen met betrekking tot diezelfde waren of diensten in de zin van dezelfde bepaling onder b (Brussel, 18 mei 2006, (300) MILJOEN EUROCONSUMENTEN).
3. Toepassing van de uitgangspunten in onderhavig geval
Het BBIE baseert zijn weigering conform artikel 2. 11 lid 1, onder b en c van het BVIE.
A) BESCHRIJVEND KARAKTER : artikel 2.11, lid 1 c van het BVIE
1°) Toepassing van het beschrijvend karakter ten opzichte van de betrokken waren en het relevante publiek
Het onderscheidend vermogen van een merk moet met betrekking tot de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd en met betrekking tot de perceptie door de belanghebbende kringen worden beoordeeld.
In casu gaat het om waren die zich tot een welbepaald en gespecialiseerd publiek richten, namelijk dat van producenten van banden en (harde) rubber.
De gerecycleerde koolstofhoudende stoffen worden voor de vervaardiging van beide materialen gebruikt.
Dat publiek kent zeer goed het zwartsel dat een wezenlijk component vormt voor banden en harde rubber.
Het zwartsel laat toe rubber onbuigzaam en sterker te maken.
In het Engels spreekt men van ‘carbon black’ om het zwartsel aan te duiden.
Het bestanddeel CARBON
De term « carbon » verwijst ongetwijfeld naar koolstof. Het woord bestaat zowel in het Engels als in het Nederlands. Het wordt met een « e » op het eind geschreven in het Frans.
De term « CARBON » kan dienen tot aanduiding van koolstofhoudende stoffen (op basis van koolstof).
Het bestanddeel GREEN
Het woord « green » verwijst naar de kleur green.
Wanneer het woord naar een waar verwijst, kan het ook de betekenis « milieuvriendelijk » hebben.
Het woord « green » wordt binnen de Benelux geregeld gebruikt om naar ecologie te verwijzen.
Het woord green wordt vaak gebruikt om waren of diensten in verband met ecologie aan te duiden.
Het relevante publiek begrijpt het woord « green » als een verwijzing naar een milieuvriendelijk product en niet als een groenkleurig product.
Artikel 2.11, 1 c BVIE ziet op enig kenmerk, ongeacht of het essentieel dan wel ondergeschikt is (arrest POSTKANTOOR nr. 87).
Niet is vereist dat het betwiste teken in een van de officiële of gesproken talen in de Benelux bestaat opdat het door het bewuste publiek wordt verstaan.
Het staat buiten twijfel dat het gespecialiseerde publiek het woord « green » in de milieuvriendelijke zin begrijpt.
De term « green » kan dienen tot aanduiding van geregenereerde of gerecycleerde waren (d.w.z. « milieuvriendelijke » of « groene » producten).
De in de inschrijving bedoelde goederen zijn milieuvriendelijk omdat ze gerecycleerd zijn.
2°) Het beschrijvend karakter van het teken « CARBON GREEN » als geheel genomen
De uitdrukking « CARBON GREEN » als geheel genomen is eveneens beschrijvend voor de in de aanvrage om inschrijving van het teken genoemde waren.
· De geldigheid van een teken wordt op synthetische wijze beoordeeld
De beschrijvende termen « CARBON » en « GREEN » zijn in een gangbare uitdrukking samengevoegd, zonder aan de loutere optelsom van zijn bestanddelen enig element toe te voegen waardoor aan het geheel een ongebruikelijke wending wordt gegeven, ondermeer van syntactische of semantische aard.
Het geheel heeft geen eigen betekenis waardoor het een zelfstandig niet beschrijvend teken zou worden.
Met andere woorden, het relevante publiek zal ervan uitgaan dat de combinatie « CARBON GREEN » een teken is dat in de handel kan dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid en de bestemming van de waren die hem worden aangeboden.
Het woord « CARBON GREEN » kan dienen om de soort, de hoedanigheid en de bestemming van de door haar gerecycleerde koolstofhoudende stoffen te beschrijven.
Appellante gebruikt het teken « CARBON GREEN » om geregenereerd rubber of gerecycleerde koolstofhoudende stoffen aan te duiden.
Appellante is gespecialiseerd in de recyclage van banden en rubberafval. Beide producten hebben een in hoge mate vervuilende stof gemeen : het zwartsel of « CARBON BLACK ».
Appellante heeft een gepatenteerd procedé uitgevonden waarmee banden en rubberafval voor 100% hergebruikt kunnen worden. Ze verkrijgt hiermee verschillende componenten waaronder « CARBON GREEN »
Deze benaming is natuurlijk voor het betrokken publiek. Het publiek bestaat uit professionals op het gebied van rubber of banden. Het zwartsel, gerecycleerd, wordt « een groen koolstof ».
Bij de weigering van de inschrijving van het betwiste teken omdat het kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van de waren heeft het BBIE artikel 2.11 lid 1 sub c BVIE conform de Harmonisatierichtlijn toegepast.
B) HET GEBREK AAN ONDERSCHEIDEND VERMOGEN : artikel 2.11, lid1, b BVIE.
Aangezien de combinatie « CARBON GREEN » uitsluitend bestaat uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid van de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, mist het teken ook elk onderscheidend vermogen voor dezelfde waren
Onderzoekt men de weigering tot inschrijving gebaseerd op artikel 2.11 lid1 b BVIE los van artikel 2.11 lid 1 c, dan mist het teken CARBON GREEN eveneens elk onderscheidend vermogen.
Men heeft te maken met een beschrijvend teken, het beschrijft de soort, de hoedanigheid van de in klasse 17 genoemde waren.
In casu vat het publiek de uitdrukking « CARBON GREEN » op als een informatie over de aard van de ingeschreven waren, namelijk gerecycleerde koolstofhoudende stoffen. Ze stelt het publiek niet in staat de waren van appellante te onderscheiden van die met een andere commerciële oorsprong .
Het betwiste teken heeft niet een ongebruikelijk karakter waardoor de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd herkend kan worden als afkomstig van een bepaalde onderneming (HvJEU), 8 mei 2008, c-304/06, EUROHYPO, punten 66-69).
4. Repliek op de argumenten van appellanten
De in aanmerking te nemen criteria om het beschrijvend karakter van een merk te onderzoeken.
Appellanten verwijzen naar criteria die in arresten van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen gehanteerd zijn, alsook naar het arrest BABY - DRY van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om de door het BBIE gemaakte toepassing van artikel 2.11 lid 1 c te bestrijden.
De door het arrest BABY - DRY voorgestelde criteria zijn NOOIT overgenomen in de latere rechtspraak van het Hof van Justitie (bv. arresten DOUBLEMINT, POSTKANTOOR en BIOMILD).
Volgens het Hof van Cassatie mogen geen bijkomende voorwaarden aan artikel 2.11 lid 1 c BVIE worden toegevoegd.
Niet wordt vereist dat een onmiskenbaar bestemmingsverband tussen het ter inschrijving ingediende teken en de betrokken waren aangetoond wordt. (CASS., 17 april 2008, MOVE TO CURE).
Het Hof van Justitie heeft een strengere aanpak gevolgd in zijn interpretatieve arresten na het arrest BABY - DRY. Aldus wordt in het op 25 februari 2010 gewezen arrest 2010 (LANCÔME) geen verwijzing gedaan naar het arrest BABY - DRY.
Het BBIE hoeft niet te bewijzen dat de in het arrest BABY-DRY aangegeven criteria in casu voorhanden zijn.
De uitdrukking « CARBON GREEN » kan worden opgevat in de betekenis van « groene koolstof », synoniem voor milieuvriendelijke koolstof.
Het betrokken publiek (een gespecialiseerd publiek in casu) begrijpt onmiddellijk dat het woord « CARBON GREEN » een product aanduidt dat carbon black (zwartsel) vervangt.
Het is niet nodig voor het relevante publiek om de term BLACK te melden om vast te stellen dat het woord « CARBONE GREEN » een product aanwijst dat carbon black vervangt.
Het weet dat alleen zwartsel voor de vervaardiging van banden of harde rubber gebruikt wordt.
De toevoeging van de term « GREEN » aan het woord « CARBON » kan alleen verwijzen naar het milieuvriendelijke, gerecycleerde karakter van het product.
Het woord « GREEN » wordt op het eind gebruikt (bv ACID GREEN, BOWLING GREEN, JADE GREEN, enz.)
Het woord green kan op het eind van het woord gebruikt worden.
Het teken « CARBON GREEN » verwijst naar zwartsel dat in bepaalde rubbersoorten voorhanden is (banden, harde kabels) en het woord Green naar gerecycleerde stoffen.
In de aanvrage om inschrijving hanteren appellanten de termen « geregenereerd » en « gerecycleerd » die naar het milieuvriendelijk karakter van de waren verwijzen.
Het woord « green » in de milieuvriendelijke zin verwijst naar een objectief en concreet kenmerk van de bedoelde waren, d.w.z. gerecycleerde koolstofhoudende stoffen.
De band tussen de ter inschrijving gevraagde waren en het teken is eenduidig en bepaald.
Het beweerdelijk onderscheidend karakter van het teken als geheel dat een ongebruikelijke en fantasievolle combinatie zou vormen.
Volgens het BBIE is « CARBON GREEN » geen ongebruikelijke combinatie.
Ze beschrijft de ter inschrijving aangevraagde waren.
Het feit dat het teken uit het woord « carbon » en vervolgens uit het woord « green » bestaat is niet ongebruikelijk noch grammaticaal onjuist.
De associatie van de tekens « CARBON » en « GREEN » is niet ongebruikelijk voor het betrokken publiek.
De inschrijving van tekens met daarin de woorden CARBON en GREEN.
De inschrijving van andere TEKENS DIE VAN HET BETWISTE TEKEN met daarin de woorden « CARBON » en « GREEN »VERSCHILLEN » kan door appellanten niet worden ingeroepen om het BBIE tot inschrijving van het betwiste teken over te gaan.
De inburgering
Het middel wordt in het kader van het hoger beroep niet meer ingeroepen.
Concluderend : Het BBIE is van mening dat het terecht de inschrijving van het teken « CARBON GREEN » voor waren uit klasse 17 geweigerd heeft.
ADVIES
INLEIDING
Een teken kan alleen een merk vormen als het onderscheidend vermogen heeft ten aanzien van de waren of diensten die het wil aanwijzen en die in de aanvrage om inschrijving zijn opgegeven.
Deze eis is om een dubbele reden verantwoord.
Het is dwingend dat niemand zich het gebruik van tekens kan voorbehouden, in het bijzonder van termen of beelden die noodzakelijk of althans nuttig zijn voor concurrenten bij de uitoefening van hun activiteit om hun waren of diensten of kenmerken ervan aan te duiden.
Het teken kan slechts de rol van een merk vervullen, d.w.z. waren of diensten associëren met de onderneming waarvan ze afkomstig zijn door die te onderscheiden van gelijksoortige waren of diensten met een andere herkomst, voor zover het door het relevante publiek wordt opgevat als willekeurig ten aanzien van deze laatste.
- Een teken dat een willekeurig karakter mist wordt niet door consumenten opgevat als een indicator van oorsprong; het kan de garantiefunctie voor de aan het merk verbonden identiteit van oorsprong niet vervullen.
Bij gebleken ongeschiktheid om deze functie te vervullen kan het niet een geldig merk vormen.
Het Hof van Justitie wijst erop dat « een merk ingevolge artikel 2 van de richtlijn onderscheidend vermogen bezit wanneer het waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen » (HvJEG 7 juli 2005, NESTLE, Jur. p. I 6135).
Het volstaat dat het teken ten aanzien van de betrokken waren of diensten onderscheidend is.
Het is niet nodig dat het op zich nieuw of origineel is.
Het GEA wijst er geregeld op dat « voor de vaststelling dat een teken onderscheidend vermogen heeft, geenszins is vereist dat het om een origineel of fantasierijk teken gaat » (GEAEG, 9 oktober 2002, ULTRAPLUS, Jur. p. II- 3867 (punt 45) of verder nog dat
« vormen nieuwe of originele elementen bovendien geen relevante criteria voor de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen bezit, zodat een driedimensionaal merk niet op grond van originaliteit alleen kan worden ingeschreven. Het moet zich wezenlijk onderscheiden van de basisvormen van de betrokken waar die gewoonlijk in de handel worden gebruikt ».
(GEAEG, 31 mei 2006, Jur. p. II-1511).
Omgekeerd impliceert originaliteit niet onderscheidendheid. Volgens het GEAEG « houdt de omstandigheid dat waren een bepaalde kwaliteitsdesign hebben niet noodzakelijk in dat een merk dat uit de driedimensionale vorm van die waren bestaat AB INITIO in staat stelt die waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden »
(GEAEG, 12 september 2007, punt 64).
- Invloed van eerdere inschrijvingen
Het Hof van Justitie heeft al meerdere malen de gelegenheid gehad zich uit te spreken over de vraag of het bestaan van eerdere inschrijvingen in de Gemeenschap, die op soortgelijke tekens voor identieke of soortgelijke waren of diensten betrekking hebben, in aanmerking moet worden genomen door de autoriteit belast met de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken waarvan de inschrijving wordt aangevraagd. Het heeft steeds geantwoord dat de autoriteit niet door een eerdere beslissing gebonden is (HvJEG, 12 februari 2004, KPN, Jur. p. I-1619, punten 42 t/m 44).
Het is van oordeel dat « indien de nationale voor inschrijving bevoegde autoriteit in het kader van de behandeling van een dergelijke aanvrage en voor zover het over informatie ter zake beschikt, over soortgelijke aanvragen reeds genomen beslissingen in aanmerking moet nemen en zich met bijzondere aandacht moet afvragen of er al dan niet aanleiding is om in dezelfde zin te beslissen, mag ze in geen geval door deze beslissingen gebonden zijn »
(HvJEG, besch., 12 februari 2009, BILD DIGITAL, punt 17).
- De beoordeling van de onderscheidendheid van het teken geschiedt met verwijzing naar het normale taalgebruik of zelfs, ingeval het teken op voor professionals bestemde waren of diensten toegepast wordt, naar de vaktaal. Zo kan een bij het publiek weinig bekend teken geacht worden geen onderscheidend vermogen te hebben indien het in de beroepskring waartoe de bewuste waren of diensten zich richten, gebruikelijk is.
De oplossing is begrijpelijk in zoverre een uit een dergelijk teken bestaand merk geschikt is om zijn functie van aanwijzing van waren of diensten of van identificatie bij de klantenkring, hoe gespecialiseerd ook, te vervullen.
- Het beschrijvend karakter wordt beoordeeld uit het oogpunt van het doelpubliek dat een publiek van professionals kan zijn, natuurlijk in staat een bijzondere kennis te hebben van de technische termen die in de bewuste bedrijfstak normaal gebruikt worden, bv. chemische symbolen (bv GEAEG 12 januari 2005, SN TEM, Jur. p.II-47).
Het teken valt onder de uitsluiting indien het met de bewuste waren of diensten een voldoend direct en concreet verband vertoont zodat het betrokken publiek in staat is onmiddellijk, en zonder verder nadenken, hierin een beschrijving van die waren of diensten of van een van de objectieve kenmerken ervan te herkennen (bv GEAEG, 12 juni 2007, LOKTHREAD).
- De beoordelingscriteria voor de onderscheidendheid van woordmerken die zelf uit ook niet-onderscheidende elementen bestaan: BABY DRY en POST BABY DRY.
Het Hof van Justitie heeft belangrijke verduidelijkingen gebracht over de wijze waarop de onderscheidendheid van tekens die uitsluitend bestaan uit elementen die individueel genomen elk onderscheidend vermogen missen, moeten worden beoordeeld.
Naar aanleiding van een hogere voorziening tegen een arrest van het GEAEG heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in een beroemd arrest van 20 september 2001, omtrent het teken BABY-DRY (Baby-droog) als gemeenschapsmerk gedeponeerd voor babyluiers (HvJEG, 20 september 2001, BABY-DRY, Jur. p.I-6251).
Het Hof neemt aan dat het teken uitsluitend bestaat uit beschrijvende termen, voor Engelstalige consumenten, om luiers aan te duiden die juist een absorberende functie voor het drooghouden van baby's hebben.
Maar het geeft aan dat de inschrijving van een teken dat elementen bevat welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, slechts met toepassing van artikel 7, eerste lid sub c van de verordening, dat beschrijvende tekens uitsluit, kan worden geweigerd, « op voorwaarde dat het geen andere tekens of aanduidingen bevat en dat bovendien de zuiver beschrijvende tekens en aanduidingen waaruit het bestaat, niet worden gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen daarvan » (punt 39).
Het Hof past de oplossing toe op tekens die uit woorden bestaan waarbij het eraan herinnert dat het beschrijvend karakter niet alleen moet worden beoordeeld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen.
Het leidt hieruit af dat « Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen » (punt 40).
Aangezien het teken « BABY-DRY » op zich door een Engelstalige consument niet kan worden begrepen als een normale manier om babyluiers aan te duiden of hun essentiële eigenschappen in de omgangstaal voor te stellen maar alleen als een nevenschikking van termen, die in het Engels onbekend is om een dergelijke aanduiding te doen, verklaart het Hof dat het als merk kan worden ingeschreven. Het teken is weliswaar erg verwijzend maar bevat als geheel genomen enige willekeur als gevolg van een lexicale inversie waardoor het onderscheidend vermogen bezit.
Volgens het arrest volstaat enig verschil met de wijze van aanduiding om het bezwaar van beschrijvend karakter uit te sluiten.
De interpretatie van het Hof werd in haar midden bekritiseerd (zie AG RUIZ – JARABO COLOMER, conclusie 31 januari 2002 in de zaak KPN).
Daarna kreeg het Hof de gelegenheid de strekking van de in het arrest BABY-DRY vastgelegde oplossing te verduidelijken. In twee arresten CAMPINA MELK UNIE BVC/ Benelux Merkenbureau (zaak BIOMILD) en KPN, die tot uitlegging van artikel 3, lid 1 sub c van de richtlijn gewezen werden, heeft het overwogen dat het louter naast elkaar plaatsen van de beschrijvende termen waaruit het teken bestaat om er een nieuw woord van te maken heeft niet tot gevolg bij ontbreken van een ongebruikelijke wijziging hierin, met name van syntactische of semantische aard, dat het teken niet langer door beschrijvendheid is aangetast (HvJEG 12 februari 2004, Jur. p. I-1699).
Het Hof heeft de strekking van het begrip merkbaar verschil verduidelijkt. Het heeft overwogen dat een dergelijk verschil veronderstelt dat het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk moet wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen.
In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling (arrest KPN 12 februari 2004, Jur. p.I- 1617, punt 100).
Ander gezegd is het teken alleen onderscheidend als het iets anders voorstelt dan de loutere optelsom voor zijn niet onderscheidende bestanddelen.
Dit vereiste van een « genoeg verwijderde indruk » gaat in de richting die bepleit werd door de advocaat-generaal in de zaken CAMPINA en KNP, waarbij deze, ter bestrijding van het liberalisme van het arrest BABY-DRY, zich uitsprak voor een niet langer willekeurig doch significant verschil tussen een merk dat uitsluitend uit beschrijvende elementen bestaat en de gebruikelijke wijze van aanduiding van de waar of dienst (DOUBLEMINT).
Het Hof sluit de inschrijving van het merk uit wanneer het verschil, hoewel merkbaar, te gering is.
Het feit dat het woord waaruit het teken bestaat niet in het woordenboek voorkomt dan wel een spelfout bevat is niet noodzakelijkerwijs het bewijs van het ontbreken van beschrijvend karakter (zie GEAEG, 12 juni 2007, LOKTHREAD).
CONCREET
- Zijn de bestanddelen van het ter inschrijving ingediende teken beschrijvend?
Het woord CARBON doet onvermijdelijk denken aan het woord ‘carbone’. Het kan gebruikt worden om naar koolstofhoudende stoffen te verwijzen.
Het woord GREEN doet denken aan de kleur groen.
Maar als het met een product geassocieerd wordt, neemt de milieuvriendelijke strekking de overhand in een wereld die bijzonder gevoelig is voor het broeikaseffect en de gevolgen ervan.
Ten overstaan van de waren die in de aanvrage om inschrijving zijn genoemd (namelijk geregenereerde rubber) vat het oplettende publiek het woord GREEN op als een verwijzing naar een milieuvriendelijk product.
Het is niet de groene kleur van het product die het in de eerste plaats zal onthouden.
Het woord « GREEN » kan gebruikt worden om gerecycleerde producten aan te duiden (dus milieuvriendelijke producten).
- Het teken « CARBON GREEN » in zijn geheel – is de uitdrukking beschrijvend?
In casu wordt vastgesteld dat de aaneenvoeging van de twee beschrijvende termen CARBON en GREEN (zie hierboven) niets aan de loutere optelsom van de bestanddelen toevoegt.
Het geheel heeft geen ongebruikelijke wending, van syntactische dan wel semantische aard.
Het geheel heeft geen specifieke betekenis die er een zelfstandig niet beschrijvend teken van zou maken.
Voor een oplettend publiek is de combinatie « CARBON GREEN » een teken dat in de handel kan dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid en de bestemming van de aangeboden waren (d.w.z. stoffen op basis van koolstof die het bedrijf recycleert).
Carbon green is een vervangingsmiddel dat bij de vervaardiging van banden en rubber het zwartsel vervangt.
Het betrokken publiek is helemaal niet verbaasd door de door appellante gebruikte benaming in zoverre het zwartsel een « groene koolstof » wordt.
Het BBIE heeft de inschrijving van het betwiste teken terecht geweigerd in zoverre het kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van de betrokken waren.
Het teken mist elk onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
Het teken beschrijft de soort, de hoedanigheid van de in klasse 17 genoemde waren.
De uitdrukking « CARBON GREEN » informeert het publiek over de aard van de waren (d.w.z. gerecycleerde koolstofhoudende stoffen).
In het teken ontwaart men niets ongebruikelijks.
Het teken heeft geen onderscheidend vermogen. Het kan niet ter inschrijving worden aanvaard.
Ten slotte is de inschrijving van tekens die van het betwiste teken verschillen met daarin de woorden « CARBON » en « GREEN » niet van aard het BBIE te verplichten tot inschrijving van het betwiste teken.
***
BESLUIT
· Het hoger beroep is niet-ontvankelijk ten aanzien van de Slowaakse vennootschap CBP EUROPE LTD (ontbreken van belang, artikel 17 Gerechtelijk Wetboek).
· Het hoger beroep is ontvankelijk ten aanzien van de vennootschap naar Amerikaans recht CBP CARBON INDUSTRIES INC.
· Het hoger beroep is niet gegrond. De beslissing van het BBIE tot weigering van de inschrijving van het teken « CARBON GREEN » zou bevestigd moeten worden.
Brussel, 15 juni 2010
M. PALUMBO
Advocaat-generaal
* * * * *