Arrest gewezen op 31 januari 2001 door het Hof van Beroep te Luxemburg, vierde kamer, zitting houdend overeenkomstig artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 10 november 1983 en 2 december 1992
Rolnummer 23381
Het Hof van Beroep te Luxemburg, vierde kamer, heeft het volgende arrest gewezen :
Op het verzoek van :
de naamloze vennootschap BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., die te Luxemburg, Boulevard Royal 14, gevestigd is en aldaar haar maatschappelijke zetel heeft, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister te Luxemburg onder het nr. B 5310, vertegenwoordigd door haar thans fungerende raad van bestuur,
eiseres blijkens een verzoek d.d. 7 mei 1999 ingevolge artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken,
verschijnend bij Meester Pit RECKINGER, advocaat te Luxemburg
tegen
het BENELUX-MERKENBUREAU, gevestigd te NL-2591 XR Den Haag, Bordewijklaan 15, vertegenwoordigd door zijn thans fungerend directeur,
verweerder ingevolge voornoemd verzoek,
verschijnend bij Meester Nicolas DECKER, advocaat te Luxemburg
HET HOF VAN BEROEP
De procedure :
Op 10 april 1998 deponeerde de BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. bij het BENELUX-MERKENBUREAU het merk "Fund-Market" voor diensten in de klasse 36, distributie van beleggingsbewijzen, beleggingsadvies.
Bij brief van 23 juli 1998 stelde het BENELUX-MERKENBUREAU de gemachtigde van de BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. in kennis van de voorlopige weigering van de inschrijving om de volgende redenen :
"het teken "Fund-Market", bestaande uit de op financieel gebied zeer gebruikelijke benaming "Fund" (Engels voor fonds) en de soortnaam "Market" (Engels voor markt), is uitsluitend beschrijvend voor de in klasse 36 genoemde diensten voor zover ze op de financiële fondsenmarkt betrekking hebben. Het teken mist aldus ieder onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a), van de eenvormige Beneluxwet op de merken (zie bijlage);"
Bij brief van 19 augustus 1998 deelde de gemachtigde van de BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. het BENELUX-MERKENBUREAU mede dat zij "de diensten distributie van beleggingsbewijzen wilde schrappen en het merk voor klasse 36, beleggingsadviezen, wilde inschrijven".
Bij brief van 3 september 1998 gaf het BENELUX-MERKENBUREAU de gemachtigde van de BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. te kennen dat het zijn besluit tot voorlopige weigering handhaafde. Hierbij bevestigde het haar standpunt dat het teken uitsluitend beschrijvend is voor elke handeling met betrekking tot de financiële markten door te stellen dat :
- "het teken ieder onderscheidend vermogen mist voor elk beleggingsadvies met betrekking tot enige financiële markt … het teken bestaat immers uit twee gangbare termen die in de desbetreffende bedrijfstak dienen of kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming of de aard van de aan het publiek aangeboden dienst aan te duiden."
Hieraan wordt toegevoegd
- "dat het Engels min of meer de voertaal is geworden op het gebied van de financiële handelingen en het publiek bijgevolg het teken niet langer kan opvatten als het merk dat de diensten van de Bank onderscheidt van die van andere instellingen die eveneens op dezelfde markten werkzaam zijn,
- dat het toekennen aan de Bank van een uitsluitend recht op een zo gebruikelijke benaming erop neerkomt dat haar een aanzienlijk en ongerechtvaardigd concurrentievoordeel wordt verleend,
- dat de benaming tot het openbaar domein behoort en niet tot enige exclusiviteit aanleiding mag geven."
Door de BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. is bij brief van 22 januari 1999 andermaal tegen deze handhaving van de voorlopige weigering bezwaar aangetekend bij het BENELUX-MERKENBUREAU. Het BENELUX-MERKENBUREAU zag hierin geen aanleiding zijn besluit tot voorlopige weigering te herzien en stelde de BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. hiervan in kennis bij brief van 10 februari 1999. Bij brief van 8 maart 1999 deed het BENELUX-MERKENBUREAU kennisgeving van de definitieve weigering van de inschrijving.
Op 7 mei 1999 is door de BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. tegen dit besluit een beroep ingediend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet.
Dit beroep is met inachtneming van de in artikel 6ter van de gewijzigde eenvormige Beneluxwet gestelde vormvereisten en termijn ingediend en mitsdien ontvankelijk.
Beide partijen hebben schriftelijke memories ingediend en hun conclusies in openbare terechtzitting nader toegelicht.
Ten gronde :
De BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. (hierna te noemen de Bank) verwijt het BENELUX-MERKENBUREAU (hierna te noemen het BMB) dat het het teken Fund-Market niet in zijn geheel heeft getoetst en daarbij gesteld heeft dat het merk Fund-Market ieder onderscheidend vermogen mist.
Zij concludeert ertoe dat het Hof een bevel geeft tot inschrijving van het depot van het merk "Fund-Market" bij het BENELUX-MERKENBUREAU, overeenkomstig haar onder het nr. 915038 geregistreerde aanvraag.
Middelen :
i) Het BMB heeft het teken "Fund-Market" niet in zijn geheel getoetst :
De Bank stelt dat uit het onderzoek van de drie brieven die door het BMB aan haar gemachtigde zijn gestuurd en waarin diens argumentatie om de inschrijving van het merk "Fund-Market" te weigeren is uiteengezet, blijkt dat het BMB zich steeds heeft beperkt tot de toetsing van de bestanddelen van het teken "Fund" en "Market", in tegenstelling tot het samengestelde teken.
Het feit dat een merk uit twee gebruikelijke en alledaagse woorden bestaat staat er niet aan in de weg dat het desondanks een onderscheidend vermogen heeft als men de combinatie van beide woorden als geheel beschouwt.
Het onderscheidend vermogen van het woordmerk "Fund-Market" zou juist voortkomen uit de originele samenvoeging van beide bestanddelen welke bestaat in het feit dat het woord "Market" door het woord "Fund" voorafgegaan wordt.
Het BMB bestrijdt dat het een louter analytische toetsing van het gedeponeerde merk heeft uitgevoerd. Het stelt dat het voor de beoordeling van de algemene indruk van het merk verplicht was de verschillende bestanddelen van het teken te onderzoeken, zulks te meer omdat het teken met twee door een koppelteken gescheiden woorden gedeponeerd werd.
Door te betekenis van de woorden "Fund" en "Market" aan te geven heeft het het betwiste teken niet uit elkaar gehaald doch in zijn geheeld onderzocht.
Er moet worden vastgesteld dat het teken "Fund-Market" uit twee woorden bestaat waarvan het geheel in aanmerking wordt genomen om een samengesteld merk te vormen. Als zodanig moet het merk vanuit de hiervan uitgaande algemene indruk worden bekeken. Er wordt echter aangenomen dat de verschillende bestanddelen waaruit het merk bestaat met het oog op de beoordeling van die algemene indruk onderzocht kunnen worden (uitspraak 3e kamer van beroep van het BHIM van 22.9.1999 inzake Netmeeting).
Het onderzoek door het BENELUX-MERKENBUREAU van de verscheidene bestanddelen van het teken "Fund-Market" is dan ook niet voor kritiek vatbaar en sluit niet uit dat het het merk in zijn geheel in beschouwing heeft genomen.
ii) Onderscheidend vermogen van het teken "Fund-Market"
Door het BMB is bepaald dat het teken Fund-Market uitsluitend beschrijvend is voor alle werkzaamheden in verband met financiële markten, inclusief de advisering op het gebied van investeringen.
Door de Bank wordt bepleit
- dat als beschrijvend merk geldt wat in artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs wordt omschreven als een merk dat uitsluitend bestaat "uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging"
en
- dat het Benelux-Gerechtshof die beschrijvende merken welke zich beperken tot een beschrijving van de wezenlijke kwaliteiten van de waar of de dienst en doorgaans voor inschrijving geweigerd worden onderscheidt van die welke alleen maar verwijzen naar een wezenlijk kenmerk van de waar of de dienst zonder daarmee deze op rechtstreekse wijze te beschrijven.
Hierbij verwijst zij naar de arresten van het Benelux-Gerechtshof van 19 januari 1981 in de zaak "Kinder" en 5 oktober 1982 in de zaak "Juicy Fruit" om te stellen dat "het merk Fund-Market verre van uitsluitend beschrijvend is en alleen maar zou verwijzen naar een wezenlijk kenmerk van de door het teken aangeduide dienst voor zover verwezen wordt naar de werking van de dienst onder vermelding dat Fund-Market zich op zelfstandige wijze en in het beste belang van haar klanten aanbiedt om de "fondsenmarkt" te verkennen en in beleggingsfondsen te investeren die haar het meest geschikt lijken."
Het BMB antwoordt hierop dat deze rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof van voor de inwerkingtreding van het Protocol van 2 december 1992 waarbij de EG-richtlijn van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten in Beneluxrecht is omgezet, thans gedeeltelijk voorbijgestreefd is.
Waar onder de oude regeling slechts tekens die de noodzakelijke en wezenlijke hoedanigheden aanduiden als beschrijvend aangemerkt werden, zou zulks nu niet langer gelden doordat tekens die tot aanduiding van enig kenmerk van waren of diensten kunnen dienen als beschrijvend worden aangemerkt.
Het verwijst hierbij naar artikel 3, eerste lid, van de richtlijn en artikel 7 van de EG-verordening nr. 40/94 als gewijzigd inzake het gemeenschapsmerk.
Door de Bank wordt bepleit dat hoewel het Bureau krachtens artikel 6bis van de eenvormige Beneluxwet bevoegd is om een merk wegens gemis aan onderscheidend vermogen te weigeren, het niettemin binnen de door de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof gestelde grenzen tot weigering van een merk zal moeten overgaan.
Zij verwijst naar het Gemeenschappelijk Commentaar bij het Protocol houdende wijziging van de Benelux Merkenwet waarin vermeld staat dat "het nog in richtlijnen vast te leggen toetsingsbeleid een voorzichtig en terughoudend beleid zal moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren. (…) de toetsing zal blijven binnen de grenzen die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux-Gerechtshof, zijn getrokken." om daaruit te concluderen dat zolang het Benelux Hof niet heeft beslist dat zijn rechtsleer met het Europees recht onverenigbaar is geworden, het BMB zich dient te houden aan de uit de arresten "Kinder" en "Juicy Fruit" voortvloeiende uitgangspunten.
Sedert de inwerkingtreding van het Protocol van 2 december 1992 heeft het Benelux Hof zich herhaaldelijk uitgesproken in de zin dat de eenvormige Beneluxwet in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn moet worden uitgelegd (zie arrest Benelux Hof van 16.12.1998 in de zaak Dior t/ Evora, aangehaald door het BMB).
In een arrest van 4 mei 1999 in de zaak "Chiemsee" is door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaald dat "artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang nastreeft, volgens hetwelk tekens of benamingen die de categoriën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, … Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden."
Dat de toevoeging aan artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, namelijk "merken die uitsluitend uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort … van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten" niet als zodanig is overgenomen in artikel 6bis waarin naar artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs verwezen wordt, heeft verder geen gevolgen gelet op de ontwikkeling van de Beneluxrechtspraak.
Hieraan doet derhalve geen afbreuk dat het Benelux Hof sinds beide genoemde arresten zich nog niet uitdrukkelijk heeft moeten uitspreken over een teken met een verwijzend karakter. Het BMB moet het onderscheidend vermogen van het gedeponeerde teken kunnen beoordelen overeenkomstig de eenvormige Beneluxwet, als herzien in het licht van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.
Het teken "Fund-Market" heeft overigens niet het verwijzend karakter van de merken "Kinder" en "Juicy Fruit" waarvoor een gemiddelde consumet een intellectuele inspanning moet doen om een suggestieve of gevoelsmatige boodschap in een rationele beoordeling om te zetten.
Aangezien het volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn volstaat dat een merk uitsluitend bestaat uit een teken dat kan dienen tot aanduiding van enig kenmerk van de waar of dienst opdat het elk onderscheidend vermogen mist, dient de uitleggende rechter een strengere aanpak te hanteren bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk (Van Nispen aangehaald in Examen de Jurisprudence 92-98 Marques et signes distinctifs par Louis Van Bunnen RCJB, p. 302 en 303).
In een op 15 december 1999 ingediende memorie wijst de Bank er heel bijzonder op dat
- "Fund-Market" een samengesteld merk is dat in zijn geheel te beschermen is, los van het beeldend aspect ervan; wat de eigenheid en de nieuwheid van dit merk zou vormen is de combinatie van bestanddelen alsmede de kenmerkende en onderscheidende vormgeving van deze combinatie;
- de uitdrukking "Fund-Market", al is ze beschrijvend, noch noodzakelijk noch generiek zou zijn om een adviserende activiteit op het gebied van beleggingsfondsen en selectie en beheer van genoemde fondsen aan te duiden, d.w.z. dat zij niet geboden zou zijn om die dienst aan te duiden; Fund-Market zou slechts naar deze dienst verwijzen;
- een beschrijvend merk, al is het zwak, toch een deugdelijk merk zou blijven. Het onderscheidend vermogen van een merk zou ten opzichte van de desbetreffende waren of diensten moeten worden beoordeeld;
- het merk "Fund-Market" zich op inburgering kan beroepen; de oorspronkelijke zwakte wordt door inburgering weggenomen;
- de uitdrukking "Fund-Market" aan een in de Benelux vreemde taal is ontleend, waardoor ze onderscheidend zou worden;
- de Bank gediscrimineerd zou worden ten opzichte van andere instellingen waarvan het depot van een beschrijvend merk wel door het BMB is aanvaard.
Het Hof is van oordeel dat het BMB een juiste analyse van de uitdrukkingen "Fund" en "Market" heeft gemaakt door te stellen dat het gebruikelijke resp. in de financiële wereld generieke termen zijn.
Het feit dat een merk uit twee gebruikelijke of alledaagse termen bestaat staat er niet aan in de weg, zoals door de Bank is onderstreept, dat het een onderscheidend vermogen heeft.
De combinatie van beide termen "Fund" en "Market" is weliswaar origineel door de ongebruikelijke samenstelling.
Volgens de Bank zou men door het naast elkaar leggen van deze termen komen tot een merk dat lang niet in enigerlei opzicht beschrijft waarin de activiteit van een beleggingsadviseur bestaat, doch eerder vrij vertaald zou kunnen worden door "fondsenmarkt" of "fondsenbeurs" en uit het oogpunt van een beleggingsadviseur zou de term Fund-Market juist het "buitengewoon" karakter weergeven dat vereist is om er een origineel teken van te maken.
Deze argumentatie faalt.
De combinatie "Fund-Market" duidt een kenmerk van de beleggingsadviseur aan, namelijk dat deze de klant op nuttige wijze adviseert op de fondsenmarkt te beleggen, in een bepaald fonds eerder dan in een ander.
De dochtermaatschappij van de Bank die zelf Fund-Market is genaamd doet overigens uitgebreid reclame over deze activiteit. Immers, uit de overgelegde stukken blijkt dat zij in het bijzonder nadruk legt op de activiteit van haar "speciale beleggingsadviseur" op een "fondsenmarkt", ja zelfs een "fondsensupermarkt", waarbij de advisering niet beperkt is tot het aanbieden van alleen producten van de BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
Hieraan doet geen afbreuk dat de beschrijvende combinatie "Fund-Market" noodzakelijk is om deze dienst aan te duiden. Zelfs indien kan worden aangenomen dat zij eerder verwijzend dan noodzakelijk is om dit kenmerk van de dienst te beschrijven, toch geldt dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen, al zijn ze op originele wijze samengebracht, die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk van de waar of de dienst waarvoor de Bank het wil inschrijven.
Het feit dat de uitdrukking "Fund-Market" aan een in de Benelux niet gebruikelijke taal is ontleend maakt haar nog niet meer onderscheidend. Het Engels is een gangbare taal in de financiële kringen en het consumentenpubliek dat voor advies zich tot een financiële instelling richt vergist zich ook niet over de betekenis van de woorden Fund en Market die gemakkelijk te vertalen zijn door fonds, Fund, markt en Market.
Het argument van de Bank dat al is het beschrijvend, het teken Fund-Market zou zijn ingeburgerd en deze inburgering het nodige onderscheidend vermogen zou hebben verschaft om als merk gedeponeerd te kunnen worden is evenmin relevant.
Door het BMB wordt immers terecht aangevoerd dat het teken Fund-Market geen bekendheid genoot op het tijdstip van het depot van het merk of althans dat de Bank in gebreke blijft te bewijzen dat het teken Fund-Market op het tijdstip van het depot door langdurig en intensief gebruik zou zijn ingeburgerd.
Blijkens de in het geding verstrekte gegevens is de Bank in 1998 begonnen haar nieuw product met de term Fund-Market aan te duiden en in datzelfde jaar deponeerde zij haar merk.
In een onlangs gewezen arrest van 26 juni 2000 in de zaak "Biomild" heeft het Benelux Hof overigens voor recht verklaard dat "in een procedure ingevolge artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet de rechter uitsluitend mag rekening houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving."
Het argument van de Bank dat zij door de weigering van haar merk gediscrimineerd wordt ten opzichte van eveneens beschrijvende merken die door het BMB zijn ingeschreven is ook niet relevant.
De merken die zij vermeldt zijn ingeschreven voor de inwerkingtreding van het Protocol van 2 december 1992 waardoor het BMB bevoegd werd de inschrijving van bepaalde merken te weigeren.
Zelfs indien aangenomen wordt dat het BMB sinds de inwerkingtreding van het Protocol van 1992 een uit gebruikelijke termen bestaand merk zou hebben ingeschreven, toch kan zulks niet ter discussie worden gesteld. Immers, de beoordeling van de maatstaven voor onderscheidend vermogen dient geval per geval plaats te vinden naar de bijzonderheden van het geval.
In haar laatste memorie waarvan op 18 mei 2000 kennis is gegeven voert de Bank de bijzondere omstandigheid aan dat het bestreden merk ook de naam van de gebruiker is.
Zij stelt hierbij dat volgens het Benelux Hof "het door artikel 1, lid 1, van de eenvormige Beneluxwet vereiste onderscheidend vermogen ervoor moet zorgen dat de identiteit van de waar of waren waarvoor het teken als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming genoegzaam wordt gedemonstreerd" (arrest "Kinder" van 19.1.1981).
Deze identificatie met een bepaalde onderneming zou noodzakelijkerwijs zijn bewerkstelligd wanneer het merk uit de benaming van een vennootschap bestaat, wat zich in onderhavig geval voordoet waar de benaming "Fund-Market" met de vennootschapsnaam en de handelsnaam van de dochtermaatschappij van de Banque de Luxembourg samenvalt.
Dit beschrijvend karakter zou geenszins afbreuk doen aan het identificatievermogen noch aan het onderscheidend vermogen aangezien het de wet zelf is die naamloze vennootschappen zou toelaten te kiezen voor een benaming door de aanduiding van het doel van de bedrijvigheid, m.a.w. gebruik te maken van een beschrijvende uitdrukking voor zover zij noch nodig noch generiek is (zie art. 25 van de wet van 1915 op de handelsvennootschappen zoals gewijzigd).
Dit argument moet verworpen worden.
De handelsnaam kan weliswaar een merk vormen maar mits aan de voorwaarden voor de geldigheid van een merk wordt voldaan.
Indien te dezen de vennootschapsbenaming "Fund-Market" op de bescherming als bedoeld in voormeld artikel 25 aanspraak kan maken, toch geldt iets anders voor het merk "Fund-Market" die geen bescherming kan genieten omdat het uitsluitend beschrijvend is.
Uit voorgaande overwegingen volgt dat het BMB terecht de inschrijving van het merk Fund-Market wegens gemis aan onderscheidend vermogen geweigerd heeft.
Ten slotte vordert het BMB de toekenning van 100.000 frank bij wijze van rechtsplegingsvergoeding.
Deze vordering moet worden afgewezen daar het BMB niet heeft aangetoond waarom het voor hem onbillijk zou zijn de proceskosten te dragen die niet in de kostenveroordeling zijn inbegrepen.
OM DEZE REDENEN :
Het Hof van Beroep, vierde kamer, zitting houdend overeenkomstig artikel 6ter van de Benelux Merkenwet, zoals gewijzigd door het Protocol van 12 december 1992, rechtdoende op tegenspraak,
Verklaart het beroep van de BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. ontvankelijk;
Verklaart het ongegrond;
Bepaalt dat het BENELUX-MERKENBUREAU terecht de inschrijving van het merk "Fund-Market" bij beslissing van 8 maart 1999 geweigerd heeft;
Wijst de op artikel 240 van het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gebaseerde vordering van het BENELUX-MERKENBUREAU af;
Verwijst de BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. in de kosten van het geding en gelast de afscheiding ervan ten behoeve van Meester Nicolas DECKER die stelt deze te hebben voorgeschoten.
Aldus uitgesproken ter openbare terechtzitting waar aanwezig waren :
Andrée WANTZ, kamervoorzitter;
Jean-Claude WIWINIUS, eerste raadsheer;
Annette GANTREL, raadsheer;
Marcel SCHWARTZ, griffier