Date
Instance
APP LU Trademark
couleur vert olive Application number
Applicant
naamloze vennootschap PROXXON S.A. Text
Rolnummer 23477
naamloze vennootschap PROXXON S.A. tegen BENELUX-MERKENBUREAU
Arrest gewezen op 31 2004
Rolnummer 23477
door het Hof van Beroep te Luxemburg, vierde kamer,
zitting houdend overeenkomstig artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken
Rolnummer 23477
Het Hof van Beroep te Luxemburg, vierde kamer,
heeft het volgende arrest gewezen :
Op het verzoek van :
de naamloze vennootschap PROXXON S.A.,
die te L-6868 Wecker, am Härebierg 6,
gevestigd is en aldaar haar maatschappelijke zetel heeft,
ingeschreven in het handelsen vennootschappenregister te Luxemburg, onder nr. B5310, vertegenwoordigd door haar thans fungerende raad van bestuur,
eiseres
blijkens een verzoek van 11 juni 1999 ingevolge artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken,
verschijnend bij Meester Katia MANHAEVE, advocaat te Luxemburg;
tegen
het BENELUX-MERKENBUREAU, gevestigd te NL-2591 XR DEN HAAG, Bordewijklaan 15, vertegenwoordigd door zijn thans fungerende directeur,
verweerder
ingevolge voornoemd verzoek,
verschijnend bij Meester Nicolas DECKER, advocaat te Luxemburg.
HET HOF VAN BEROEP:
De vennootschap PROXXON S.A., die te Wecker in Luxemburg gevestigd is en aldaar haar maatschappelijke zetel heeft, deponeerde bij het BENELUXMERKENBUREAU (afgekort : het BMB) het kleurmerk olijfgroen met identificatiecode RAL 6003-HR voor klassen 7, 8 en 9.
De door deze klassen beoogde waren zijn doe-het-zelfartikelen.
Het depotnummer is 915427.
Bij brief van 10 september 1998 stelde het BMB de gemachtigde van de vennootschap PROXXON S.A. in kennis van de voorlopige weigering van de inschrijving om de volgende reden: het teken, dat enkel bestaat uit de kleur groen, mist elk onderscheidend vermogen voor de waren vermeld in klassen 7, 8 en 9, tenzij het teken als gevolg van een langdurig en intensief gebruik als merk in de Benelux, vóór het depot, onderscheidend vermogen heeft verkregen (zie bijgevoegd artikel 6bis, lid 1, onder a. van de eenvormige Beneluxwet op de merken). Wij verwijzen naar de beschikking van het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage d.d. 4.6.1998 (nr. 97/823) in de zaak Orange (Libertel).
De vennootschap PROXXON S.A. tekende bezwaar aan tegen de voorlopige weigering. Het BMB gaf op 25 maart 1999 aan de vennootschap PROXXON S.A. te kennen dat het zijn beslissing dat het teken ieder onderscheidend vermogen voor de waren, vermeld in klassen 7, 8 en 9, mist, handhaafde.
Het Bureau motiveerde zijn beslissing als volgt:
< Het Bureau handhaaft zijn beslissing dat het teken elk onderscheidend vermogen mist voor waren vermeld in klassen 7, 8 en 9.
Het Bureau is van oordeel dat een enkele kleur op zichzelf bescherming als merk kan genieten. Kleuren worden immers niet uitgesloten als merk in de eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten en in de BMW evenmin.
Kleuren zijn daarentegen niet erg geschikt om als merk te dienen; op zichzelf zijn kleuren immers te algemeen, te weinig specifiek. In die zin verwijzen we naar de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof van 9.2.1977 in de zaak Centrafarm/Beecham.
Uit de door u voorgelegde documentatie blijkt dat de gevorderde kleur slechts een bijkomstig element van het door de deposant gebruikte samengestelde merk vormt. De kleur groen wordt immers steeds gebruikt in combinatie met de kleur groen en met de handelsnaam van de deposant PROXXON.>
Het BMB heeft de vennootschap PROXXON S.A. ten slotte laten weten dat zij zich lijkt te beroepen op het beginsel van inburgering van het merk, maar niet voldoet aan de zeer hoge eisen voor het verkrijgen van zulke inburgering.
Met verwijzing naar zijn brieven van 10 september 1998 en van 25 maart 1999 heeft het BMB de vennootschap PROXXON S.A. op 12 april 1999 in kennis gesteld van de definitieve weigering van de inschrijving.
De vennootschap PROXXON S.A. heeft op de voet van artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken, afgekort BMW, op 11 juni 1999 een beroep ingesteld tegen de weigeringsbeslissing.
Dit beroep is met inachtneming van de in de wet gestelde vormvereisten en termijn ingediend en is mitsdien ontvankelijk.
Het strekt ertoe het BMB te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot nr. 915427.
Volgens de laatste stand van de conclusie kan het standpunt van het BMB ter onderbouwing van zijn weigeringsbeslissing worden samengevat als volgt:
Het BMB wijst erop dat de vennootschap PROXXON S.A. haar waren niet in de handel brengt door een enkele kleur, zoals de kleur groen, maar ze slechts in de handel brengt via een combinatie van de kleuren groen en groen.
Het erkent dat de kleuren op zichzelf een merk kunnen vormen.
Het voert aan dat, aangezien de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, aangezien hij moet vertrouwen op het onvolmaakte beeld ervan dat hij zich herinnert en aangezien de kleur groen of tinten van de kleur groen doorgaans worden gebruikt voor doe-hetzelfartikelen, de gedeponeerde kleur niet geschikt is om meteen te worden gezien als aanwijzing van de oorsprong van de handelswaar en mitsdien geen onderscheidend vermogen heeft.
Ten slotte voert het aan dat het noodzakelijk is dat rekening gehouden wordt met het algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aangezien een groot aantal producenten van doe-hetzelfartikelen de kleur groen of een soortgelijke kleur gebruikt.
De vennootschap PROXXON S.A. geeft aan dat zij zich niet beroept op inburgering.
Zij voert aan dat het BMB, bij wie de bewijslast rust, in plaats van uit te gaan van een enkele petitio principii om de inschrijving van haar merk te weigeren, had moeten aantonen in welk opzicht de kleur olijfgroen RAL 6003-HR niet geschikt was om de waren te identificeren waarvoor de inschrijving was aangevraagd, m.a.w. het gebrek aan onderscheidend vermogen aantonen.
Zij beweert dat het BMB een dergelijke analyse had moeten maken op het ogenblik waarop zij in kennis werd gesteld van zijn voorlopige en/of definitieve weigering en niet in het kader van dit geding.
Zij meent dat de gedeponeerde kleur een basiskleur is die niet gebruikelijk is op de doe-het-zelfmarkt. Zij is mitsdien van oordeel dat de gedeponeerde kleur onderscheidend vermogen heeft nu zij het relevante publiek, d.w.z. de gemiddelde consument, in staat stelt om waren met deze kleur te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming.
Drie voorafgaande opmerkingen dringen zich op:
- De nationale rechters bij wie het beroep, bedoeld in artikel 6ter van de BMW, is ingesteld, kunnen de elementen in beschouwing nemen waarop het BMB zijn beslissing heeft gegrond dan wel had moeten gronden (cf. Benelux-Gerechtshof, arrest van 15.12.2003 BMB/Vlaamse Toeristenbond). Mitsdien moet worden erkend dat het Hof van Beroep, bij de behandeling van het beroep tegen de beslissing tot weigering van inschrijving, de, zelfs nieuwe, voor hem door het BMB uiteengezette onderbouwing, ter staving van de weigeringsbeslissing, in aanmerking kan nemen. Deze oplossing is des te meer gerechtvaardigd daar het vaststaat dat de voor de nationale rechter gevolgde procedure een geding in hoger beroep is (cf. Braun, Précis des marques, 3e uitgave Nr. 269; Parl. St. 38664, gew. zitt. 1994-1995) en bij een geding in hoger beroep nieuwe argumenten en middelen kunnen worden aangevoerd.
Daaruit volgt dat de vennootschap PROXXON S.A. ten onrechte beweert dat men voor het beoordelen van de gegrondheid van de weigeringsbeslissing zou moeten teruggaan naar het ogenblik van de voor het BMB gevolgde procedure en slechts het op dat ogenblik door het BMB verdedigde standpunt in aanmerking zou moeten nemen.
Hieruit volgt dat de vennootschap PROXXON S.A. het BMB eveneens ten onrechte verwijt dat het niet meer een petitio principii in hoger beroep aanvoert, maar zich – voor de weigering van de inschrijving – heeft beperkt tot een enkele petitio principii.
- De vennootschap PROXXON S.A. beweert ten onrechte dat de bewijslast van de nietigheid bij het BMB berust. Het BMB draagt immers t.a.v. een deposant niet de bewijslast dat de door een depot reeds verkregen rechten door nietigheid zijn aangetast om een van de redenen die het in aanmerking mag nemen om de weigering van de inschrijving te staven. De deposant verwerft slechts de rechten die de BMW aan het depot verbindt wanneer het gedeponeerde teken daadwerkelijk is ingeschreven. Zodra de inschrijving is verkregen, heeft het depot uitwerking vanaf de datum van het depot. Door de inschrijving te weigeren verhindert het BMB bijgevolg dat merkenrechten worden verworven niettegenstaande het depot en moet het dus de nietigheid van de verworven rechten tijdens de periode waarin het zich voorneemt om een inschrijving te weigeren niet bewijzen (cf. Hof van Beroep Brussel 22 december 1999; Hof van Beroep Brussel 22 oktober 1999; Braun a.w. Nr. 272).
- Artikel 6bis, lid 1 van de BMW, bepaalt dat het BMB <weigert een depot in te schrijven indien naar zijn oordeel : a. het gedeponeerde teken geen merk vormt in de zin van artikel 1, met name omdat het elk onderscheidend vermogen mist ….>.
Voornoemd artikel moet worden uitgelegd overeenkomstig de eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten (89/104/EEG).
In het kader van een geschil van de Libertel Groep B.V. tegen het BMB, dat weigerde om over te gaan tot de inschrijving als merk van een kleur oranje voor waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie, heeft het Europees Hof van Justitie, waaraan verschillende prejudiciële vragen door de Hoge Raad der Nederlanden werden voorgelegd, tot uitlegging van artikel 3 van de richtlijn, dat in hoofdzaak overeenkomt met artikel 6bis van de BMW, in zijn arrest van 6 mei 2003 voor recht verklaart dat <bij de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b) en lid 3, van richtlijn 89/104 bezit, de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, een concreet onderzoek moet verrichten, daarbij rekening houdend met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt.>
In dit geval stipt het BMB ten onrechte aan dat de vennootschap PROXXON S.A. haar producten in de handel brengt door de combinatie van de kleuren groen en geel. Deze omstandigheid moet niet worden beschouwd als concrete omstandigheid van het geval. Dienen immers enkel als dusdanig te worden beschouwd de omstandigheden die in direct verband met het gedeponeerde merk staan. Welnu, het gebruik van een kleurencombinatie staat niet in verband met de als merk gedeponeerde kleur olijfgroen RAL 6003-HR, kleur waarvoor geen sprake is van gebruik.
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft verder het volgende voor recht verklaard:
< Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk moet rekening worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Aan een kleur als zodanig komt onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van richtlijn 89/104 toe voorzover het merk in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.
Het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren en/of diensten, is tezamen met de overige omstandigheden van het concrete geval van belang zowel voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de kleur waarvoor om inschrijving is verzocht, als voor de beoordeling van de vraag of de inschrijving ervan zou indruisen tegen het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. >
De kleur olijfgroen RAL 6003-HR is een fletse kleur die amper de aandacht trekt.
Een dergelijke kleur zal door het in casu relevante publiek, met name de gemiddelde consument van doe-het-zelfartikelen wiens aandacht gevestigd is op het technische aspect van de artikelen en niet op het uiterlijke voorkomen ervan en die slechts zelden de mogelijkheid heeft om verschillende kleuren rechtstreeks met elkaar te vergelijken maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven, niet worden waargenomen als geschikt om de doe-het-zelfartikelen te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en om ze van die van andere ondernemingen te onderscheiden.
De kleur olijfgroen RAL 6003-HR heeft mitsdien geen onderscheidend vermogen.
Uit de overgelegde folders blijkt dat sprake is van een vrij groot aantal fabrikanten van doe-het-zelfartikelen.
De markt waarvoor het merk is aangevraagd, overigens voor een groot aantal waren, is dus niet zeer specifiek.
Men heeft geoordeeld als volgt: <Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is.> (cf. EHvJ voornoemd arrest d.d. 6 mei 2003)
In casu onderstrepen het ontbreken van een specifieke relevante markt en het grote aantal waren waarvoor het merk is aangevraagd op hun beurt het niet-onderscheidend vermogen van de kleur olijfgroen RAL 6003-HR.
Verder blijkt uit het onderzoek van de overgelegde folders dat de meeste fabrikanten van doe-het-zelfartikelen een groenachtige kleur voor hun waren gebruiken. Het teken olijfgroen RAL 6003-HR in deze omstandigheden als een merk erkennen zou neerkomen op het ongerechtvaardigde beperken van de beschikbaarheid van kleuren voor de andere fabrikanten van doe-het-zelfartikelen, aangezien op voet van artikel 13A1b van de BMW de vennootschap PROXXON S.A. haar concurrenten zou kunnen laten verbieden om een groenachtige kleur te gebruiken die lijkt op de kleur olijfgroen RAL 6003-HR.
Het risico dat door de inschrijving van de kleur olijfgroen RAL 6003-HR de beschikbaarheid van kleuren voor de andere marktdeelnemers ongerechtvaardigd wordt beperkt, draagt eveneens bij aan het gemis aan onderscheidend vermogen van het door de vennootschap PROXXON S.A gedeponeerde teken.
Uit voorafgaande overwegingen volgt dat het BMB de inschrijving van depot 915427 met betrekking tot de kleur olijfgroen terecht heeft geweigerd wegens gemis aan onderscheidend vermogen.
De verzoeken van het BMB en de vennootschap PROXXON S.A. tot het verkrijgen van een rechtsplegingsvergoeding dienen te worden afgewezen, nu zij niet hebben aangetoond in welk opzicht het onbillijk zou zijn om de niet terugvorderbare kosten te hunnen laste te nemen.
OM DEZE REDENEN :
Het Hof van Beroep, vierde kamer, zitting houdend overeenkomstig artikel 6ter van de BMW, rechtdoende op tegenspraak,
verklaart het beroep van de vennootschap PROXXON S.A. ontvankelijk;
verklaart het ongegrond;
bepaalt dat het BENELUX-MERKENBUREAU de inschrijving van depot 915427 met betrekking tot de kleur olijfgroen RAL 6003-HR terecht geweigerd heeft;
wijst het verzoek van het BENELUX-MERKENBUREAU tot het verkrijgen van een rechtsplegingsvergoeding af;
wijst het verzoek van de vennootschap PROXXON S.A. tot het verkrijgen van een rechtsplegingsvergoeding af;
verwijst de vennootschap PROXXON S.A. in de kosten van het geding en gelast de afscheiding ervan ten behoeve van Meester Nicolas DECKER, concluderend advocaat die erom verzoekt, en die stelt de kosten te hebben voorgeschoten.
Aldus uitgesproken ter openbare terechtzitting waar aanwezig waren:
Carlo HEYARD, eerste raadsheer-voorzitter;
Annette GANTREL, raadsheer;
Charles NEU, raadsheer;
Marcel SCHWARTZ, griffier.
* * * * *