Date
Instance
APP LU Trademark
BABYCENTER Application number
Applicant
La société à responsabilité limitée BEFFORT-BANDERMANN s.à.r.l. Text
Rolnummer 29796
de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEFFORT-BANDERMANN s.àr.l. tegen het BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
Uitspraak: 23 mei 2007-07-30
Rolnummer 29796
Arrest gewezen op 23 mei 2007 door het Hof van Beroep te Luxemburg, vierde kamer, zitting houdend overeenkomstig artikel 6ter van de eevormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962, zoals gewijzigd door het Protocol van 10 november 1983 en 2 december 1992
Rolnummer 29796
Het Hof van Beroep te Luxemburg, vierde kamer,
heeft het volgende arrest gewezen:
Op het verzoek van
de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEFFORT-BANDERMANN s.àr.l.,
die te L-2453 Luxemburg, 13, rue Eugène Ruppert, is gevestigd en aldaar haar maatschappelijke zetel heeft, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister te Luxemburg onder het nr. B 18528,
vertegenwoordigd door haar thans fungerende zaakvoerder,
eiseres blijkens een verzoek d.d. 17 februari 2005 ingevolge artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken,
verschijnend bij Meester Katia MANHAEVE, advocaat te Luxemburg ;
tegen
het BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM,
voorheen het BENELUX-MERKENBUREAU, gevestigd te NL-2591 XF Den Haag, Bordewijklaan, 15, vertegenwoordigd door zijn thans fungerende directeur,
verweerder ingevolge voornoemd verzoek,
verschijnend bij Meester Nicolas DECKER, advocaat te Luxemburg.
HET HOF VAN BEROEP:
Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Hof op 17 februari 2005 heeft de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEFFORT-BANDERMANN s.à r.l. te kennen gegeven dat ze bij het BENELUX-MERKENBUREAU (depotnummer: 1044688) het woordmerk «BABYCENTER» voor waren en diensten in de klassen 12, 24, 25 en 35 heeft ingediend.
Op 3 maart 2004 heeft het BENELUX-MERKENBUREAU (hierna: het BUREAU) BEFFORT-BANDERMANN s.à r.l. in kennis gesteld van een voorlopige beslissing tot weigering van de inschrijving om de volgende reden:
«Het teken BABYCENTER, uitsluitend samengesteld uit de soortnamen «BABY» (Engels voor baby) en «CENTER» (Engels voor: centrum) mist elk onderscheidend vermogen voor de in klasse 12, 24n 25 en 35 genoemde waren en diensten die hierop betrekking kunnen hebben (artikel 6bis, eerste lid onder b) en c) van de eenvormige Beneluxwet op de merken».
Bij brief van 2 augustus 2004 heeft de vennootschap BEFFORT-BANDERMANN s.à r.l. tegen deze weigering bezwaar aangetekend.
Zij klaagt erover dat het BUREAU stelt dat het teken elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 6bis, eerste lid onder b) van de eenvormige Beneluxwet op de merken.
Zij voegt eraan toe dat het teken «BABYCENTER» onderscheidend vermogen heeft gekregen door het gebruik dat daarvan in het Groothertogdom Luxemburg en in Belgisch Luxemburg is gemaakt.
Het BUREAU heeft BEFFORT-BANDERMANN s.à r.l. op 23 augustus 2004 de handhaving van zijn weigeringsbeslissing meegedeeld.
Om aldus te beslissen heeft het BUREAU – kort gezegd – gesteld dat aangezien het teken BABYCENTER kan dienen tot aanduiding van de hoedanigheid, de bestemming en andere kenmerken van waren en diensten en met andere woorden beschrijvend is, het elk onderscheidend vermogen mist.
Het BUREAU verwees naar de rechtspraak «POSTKANTOOR» (dat met “bureau de poste” vertaald kan worden) om te stellen dat het niet inziet hoe de combinatie van beide woorden BABY en CENTER verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van genoemde bestanddelen (op auditief dan wel visueel vlak); dat beide woorden gewoon aan elkaar zijn gekoppeld zonder dat daarbij een ongebruikelijke wijziging, met name van syntactische of semantische aard, hierin wordt doorgevoerd.
Ten aanzien van de stelling dat het teken «BABYCENTER» onderscheidend zou zijn geworden door het gebruik ervan antwoordt het BUREAU dat uit de hem voorgelegde gegevens blijkt dat de activiteiten van BEFFORT-BANDERMANN gericht zijn op de Luxemburgse markt» ; dat de inschrijving van de domeinnaam (onder .lu) niet volstaat om aan te tonen dat BEFFORT-BANDERMANN het teken in het Beneluxgebied gebruikt; dat bovendien de overige stukken geen gegevens opleveren zoals de omvang en de intensiteit van het gebruik, de mate van bekendheid bij het in aanmerking komend publiek enz.
Op 27 augustus 2004 deed BEFFORT-BANDERMANN s.a r.l. her BUREAU andermaal een brief toekomen waarin meer in het bijzonder de verwijzing van het BUREAU naar de concentratie van de activiteiten van deposant op de Luxemburgse markt bekritiseerd werd terwijl elk nieuw merkrecht bedoeld is om zich over het hele Beneluxgebied uit te strekken door middel van een enkel depot en een merk dat door het gebruik ervan op het grondgebied van een lidstaat onderscheidend vermogen heeft verkregen ook geacht zou moeten worden in de overige staten geldig te zijn.
Bij schrijven van 31 augustus 2004 handhaafde het BUREAU zijn weigeringsbeslissing waarbij het besloot dat het woordteken BABYCENTER als zodanig onderscheidend vermogen mist en niet door gebruik ervan op het hele grondgebied onderscheidend is geworden.
Op 20 december 2004 werd BEFFORT-BANDERMANN s.à r.l. de definitieve weigering meegedeeld.
Thans strekt de vordering van BEFFORT-BANDERMANN s.à r.l. ertoe
- haar verzoekschrift d.d. 17 februari 2005, ingediend ingevolge artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken en artikel 2 van de wet van 11 augustus 2003 tot goedkeuring van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, ondertekend te Brussel op 11 december 2001, ontvankelijk te horen verklaren;
- het BUREAU te bevelen om over te gaan tot de inschrijving van het Beneluxdepot nr. 1044688 voor de waren en diensten behorende tot de klassen 12, 24, 25 en 35;
- subsidiair, het BUREAU te bevelen om over te gaan tot de inschrijving van het Beneluxdepot nr. 1044688 voor de diensten behorende tot klasse 35 ;
- het BUREAU te verwijzen in alle kosten van het geding;
- het BUREAU te veroordelen tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding van 5.000 € op grond van artikel 240 van het nieuwe wetboek van rechtsvordering.
De conclusie van BEFFORD-BANDERMANN s.à r.l. is gericht op de bewijsvoering dat het teken «BABYCENTER» in ieder geval een onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat daarvan door zijn houder is gemaakt.
BEFFORT-BANDERMANN s.à r.l. voert – kort gezegd – aan dat thans op Beneluxvlak en op communautair vlak vaststaat dat een teken dat oorspronkelijk elk onderscheidend vermogen mist dit vermogen door het gebruik dat daarvan is gemaakt kan verkrijgen ("inburgering"); datom te bepalen of een merk door inburgering een onderscheidend vermogen heeft gekregen, alle gegevens waaruit zulk een inburgering kan blijken globaal beoordeeld dienen te worden; dat het merk Babycenter een sterke bekendheid zowel op het Luxemburgse grondgebied als in Belgisch Luxemburg heeft verworven; dat het aldus geschikt is om waren en diensten waartoe het bestemd is te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming.
Zij bekritiseert het standpunt van het BUREAU dat van oordeel is dat enkel tekens die door gebruik een onderscheidend vermogen over het hele grondgebied bezitten beschouwd kunnen worden als merk en dat de bekendheid van het merk Babycenter in het Groothertogdom Luxemburg niet volstaat om dit woord de mogelijkheid te bieden als Beneluxmerk te worden ingeschreven.
Het BUREAU is – primair – van oordeel dat het de inschrijving van het teken «BABYCENTER» als merk terecht heeft geweigerd, daar het bewuste teken bij gemis aan onderscheidend vermogen slechts als een beschrijvend teken in de zin van artikel 6bis, eerste lid onder c van de eenvormige Beneluxwet op de merken kan worden aangemerkt.
Subsidiair wordt door het BUREAU niet betwist dat het teken «BABYCENTER» door gebruik in het Groothertogdom Luxemburg een onderscheidend vermogen heeft verkregen, maar is van mening dat opdat van inburgering sprake zou zijn, het gebruik van het teken zicht tot het gehele Beneluxgebied zou moeten uitstrekken; dat inburgering van het teken door gebruik in België en Nederland echter in casu niet zou blijken.
De conclusie van het BUREAU strekt dan ook tot bekrachtiging van de beslissing van 20 december 2004.
Daarnaast verzoekt het om toekenning van een rechtsplegingsvergoeding van 3.000 € op grond van artikel 240 van het nieuwe Wetboek van Rechtsvordering.
Bespreking
Ook al strekt de conclusie van BEFFORT-BANDERMANN s.à r.l. tot het aantonen dat het merk BABYCENTER in ieder geval door het gebruik dat daarvan door zijn houder is gemaakt een onderscheidend vermogen heeft verkregen, desalniettemin doet appellante geen afstand van haar eerder aangevoerde argumenten ten aanzien van het BMB met betrekking tot het intrinsieke onderscheidend vermogen van het merk BABYCENTER (zie verzoekschrift van 17 februari 2005, pagina 2).
In de eerste plaats zal het Hof derhalve ingaan op de vraag of het teken «BABYCENTER» - ab initio – voldoende onderscheidend was om als merk gedeponeerd te kunnen worden.
Artikel 6 bis van de eenvormige Beneluxwet op de merken bepaalt in het eerste lid onder b en c:
« (...)
1. Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:
b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;
c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren; (...)».
Het merk is een teken dat dient om waren van een onderneming te onderscheiden, hetgeen inhoudt dat het teken geschikt moet zijn om als zodanig door het publiek opgevat en herkend te worden.
Het onderscheidend vermogen van een merk wordt dus beoordeeld en met betrekking tot de waren en diensten waarvoor het merk gedeponeerd is en met betrekking tot de perceptie dat het in aanmerking komend publiek hiervan heeft, welk publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten.
Het volstaat dat een merk uitsluitend bestaat uit een teken dat kan dienen tot aanduiding van enig kenmerk van de waar of dienst opdat het niet onderscheidend wordt geacht.
In zijn op 21 juni 2005 meegedeelde conclusie betoogt het BUREAU dat de onderdelen «BABY» en «CENTER» in het betreffende teken soortnamen zijn; dat die woorden op een voor de hand liggende wijze de aard en de bestemming van de waar of dienst aangeven; dat die termen afzonderlijk beschouwd beschrijvend zijn van de bedoelde waren en diensten of van hun kenmerken; dat het aan elkaar koppelen van beide termen zonder andere wijziging dit teken, in zijn geheel bekeken, geen onderscheidend vermogen verleent.
Het BUREAU verwijst meer bepaald naar de uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag van 8 januari 1997, gewezen in de zaak «GEBOORTECENTRUM».
Het Bureau licht toe dat in deze zaak het Hof van oordeel was dat het teken, bestaande uit de woorden «geboorte» en «centrum» en waarvan de inschrijving voor diensten in de klassen 41 (advisering inzake zwangerschap, geboorte en ouderschap) en 42 (Diensten van gynaecologen, verloskundigen en kraamhulpen) is aangevraagd, elk onderscheidend vermogen mist voor de waren en diensten waarvoor het gedeponeerd is.
Deze uitspraak kan echter niet naar de thans in het geding zijnde zaak doorgetrokken worden.
Het teken «BARYCENTER» is voor de volgende klassen ingediend:
Klasse 12: vervoermiddelen, kinderwagens, wandelwagentjes en buggies
Klasse 24: weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen, dekens, lakens en overtrekken,
Klasse 25: kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; kleding voor babies en kinderen, ...
Klasse 35: reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie; administratieve diensten; dienstverlening bij detailhandel in vervoermiddelen, kinderwagens, wandelwagentjes, buggies,
Het teken «BABYCENTER» bestaat uit de combinatie van het woord «CENTER» en het woord «BABY».
Het woord «CENTER» duidt in het algemeen de plaats aan waar de diensten worden verleend.
Het woord «BABY» - dat in de Luxemburgse taal met klemtoon op «a» uitgesproken wordt – duidt een pasgeborene of een jong kind aan.
Uitgangspunt is dat wat de eigenheid en de nieuwheid van een merk vormt in de combinatie ligt van die verscheidene elementen evenals in de kenmerkende en onderscheidende vorm die aan deze combinatie gegeven wordt.
Al moet het teken een onderscheidend vermogen ten opzichte van het aangeduide voorwerp bezitten, toch hoeft het op zichzelf nog niet origineel te zijn, aangezien het merkrecht niet een recht op creatie is, doch een recht op inbezitneming.
Samengevat, indien het teken noch volstrekt alledaags is, noch noodzakelijk of specifiek, noch generiek, gebruikelijk is, noch de aard, de wezenlijke kenmerken of de bestemming van het voorwerp uitsluit, dan is het geschikt om een waar of dienst te onderscheiden.
Het teken is noodzakelijk of specifiek wanneer het gebruik ervan vereist is om het bewuste voorwerp aan te duiden of wanneer het gebruik ervan door de regels van de taal is vereist.
In casu is hiervan geen sprake.
Het teken «BABYCENTER» is zeker niet noodzakelijk of specifiek om de waren en diensten waarvoor het teken gedeponeerd is aan te duiden.
De soortbenaming is die welke het bewuste voorwerp niet direct omschrijft, maar de categorie, de soort of de genus waartoe dit voorwerp behoort.
Het teken «BABYCENTER» kan niet worden beschouwd als een omschrijving van de aard of de categorie waren en diensten genoemd in bovenvermelde klassen 12, 24, 25 en 35. Het vormt geenszins een bredere vorm van de noodzakelijke aanduiding van de waren en diensten waarvoor het teken gedeponeerd is.
Dat het teken «BABYCENTER» niet in het algemeen en gewoonlijk gebruikt wordt ter aanduiding van de waren en diensten waarvoor het gedeponeerd is valt niet te betwisten.
Het teken «BABYCENTER» is evenmin beschrijvend in zoverre het niet de eigenschappen van de door BEFFORT-BANDERMANN aangeboden waren en diensten omschrijft of aangeeft, of het nu gaat om de eigenschappen van die waren of diensten, hun kwaliteiten, kenmerken of bestemming.
Hooguit zou men eventueel het teken «BABYCENTER» een verwijzend karakter kunnen toekennen in zoverre het bij het relevante publiek verwijst naar aangeboden waren of verleende diensten – niet nader omschreven – met betrekking tot pasgeborenen of jonge kinderen.
Dit laat onverlet dat het teken «BABYCENTER» een veelheid aan betekenissen kan hebben.
Het teken in kwestie kan op verschillende manieren begrepen worden. Het verband tussen de woorden waaruit het teken «BABYCENTER» is samengesteld en de waren en diensten genoemd in de klassen 12, 24, 25 en 35 is immers te vaag en onbepaald om het teken een beschrijvend karakter te verlenen.
Volledigheidshalve is het van belang om in dit verband het op 20 september 2001 uitgesproken arrest «BABY DRY» aan te halen waarin het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen overwoog:
« Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan - zoals het merk dat in casu voorwerp is van het geschil - moet een eventueel beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven».
De combinatie van de woorden «BABY» en «CENTER», waarvan de structuur ongebruikelijk is, is in dit geval geen gangbare uitdrukking, noch in de Luxemburgse noch in de Belgische of Nederlandse taal, om de waren en diensten waarvoor het teken «BABYCENTER» gedeponeerd is aan te duiden.
Deze combinatie gaat uit van een lexicale vondst waarmee het aldus gevormde merk een onderscheidende rol kan spelen.
Uit het vorenoverwogene volgt dat aan het teken «BABYCENTER» een zelstandig onderscheidend vermogen niet ontzegd kan worden.
Bijgevolg weigerde het BUREAU ten onrechte dat het teken «BABYCENTER» als merk gedeponeerd werd.
Gelet op de uitkomst van het geschil kan het BUREAU geen aanspraak maken op de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding.
Het Hof beschikt echter over voldoende beoordelingselementen om de aan BEFFORT-BANDERMANN s.à r.l. toekomende rechtsplegingsvergoeding op 1.500 € vast te stellen.
OM DEZE REDENEN:
Het Hof van Beroep, vierde kamer, zitting houdend overeenkomstig artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken, rechtdoende op tegenspraak,
verklaart het beroep van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEFFORT-BANDERMANN s.à r.l. ontvankelijk ;
verklaart het gegrond ;
opnieuw rechtdoende:
beveelt het BENELUX-MERKENBUREAU om over te gaan tot de inschrijving van het Beneluxdepot nummer 1044688 voor de waren en diensten in de klassen 12, 24, 25 en 35 ;
veroordeelt het BENELUX-MERKENBUREAU tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding ad 1.500 € aan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEFFORT-BANDERMANN s.à r.l.;
wijst de vordering van het BENELUX-MERKENBUREAU tot verkrijging van een rechtsplegingsvergoeding af;
verwijst het BENELUX-MERKENBUREAU in de kosten van het geding.
Aldus uitgesproken ter openbare terechtzitting waar aanwezig waren:
Carco HEYARD, eerste raadsheer-voorzitter;
Annette GANTREL, raadsheer;
Jean-Paul HOFFMANN, raadsheer;
Marcel SCHWARTZ, griffier.
* * * * *