Uitspraak : 11 september 1997
Rekestnr. : 97/367
HET GERECHTSHOF TE ‘s-GRAVENHAGE, kamer IVA,
heeft de volgende beschikking gegeven op verzoek van :
Campina Melkunie B.V.,
gevestigd te Zaltbommel,
verzoekster,
procureur : mr F. Quarles van Ufford,
tegen
Het Benelux- Merkenbureau,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : mr C.J.J.C. van Nispen.
De procedure
Bij verzoekschrift (met bijlagen), dat op 6 mei 1997 ter griffie van het hof is ingekomen, heeft verzoekster, hierna te noemen Campina, het hof gevraagd het Benelux-Merkenbureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot van het merk BIOMILD, zoals verricht op 18 maart 1996 onder nummer 867546, en het Bureau te veroordelen in de kosten van de procedure.
Het Bureau heeft bij verweerschrift (met bijlagen), dat op 30 mei 1997 ter griffie van het hof is ingekomen, het hof verzocht het verzoek af te wijzen, "eventueel kosten rechtens".
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 26 augustus 1997. Campina heeft een akte genomen. De procureurs van partijen hebben aan de hand van pleitaantekeningen de standpunten van partijen toegelicht.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit het verzoekschrift en de daarbij gevoegde bescheiden blijkt het volgende :
a. Op 18 maart 1996 heeft Campina bij het Bureau het merk BIOMILD gedeponeerd voor waren in :
- klasse 29 : melk, melk- en zuivelproducten, met inbegrip van kaas, boter (al dan niet met gereduceerd vetgehalte), room, zure room, gecondenseerde melk, melkpoeder, koffiemelk, karnemelk, yoghurt, kwark, melkwei, proteïne voor menselijke consumptie, melk- en zuivelproducten gearomatiseerd met vruchten, vruchtensappen, noten en andere toevoegingen en/of smaakstoffen voor zover begrepen in deze klasse, melk en zuiveldranken waarin melk het hoofdbestanddeel is; eetbare oliën en vetten; vruchtensauzen; margarine (al dan niet met gereduceerd vetgehalte); vervangingsmiddelen van koffiemelk, zogenaamde creamer of witmaker.
- klasse 30 : dranken op basis van chocolade, cacao en koffie; chocolademelk, cacao- en koffiedranken waarin melk is toegevoegd; gerechten op basis van meel en graan; pap op basis van melk; vla, pudding en dergelijke nagerechten, al dan niet met toevoeging van vruchten, vruchtensappen, noten en andere toevoegingen en/of smaakstoffen voor zover begrepen in deze klasse; consumptie-ijs, sorbets en preparaten voor de bereiding daarvan.
- klasse 32 : alcoholvrije dranken en vruchtenextracten, vruchtendranken en vruchtensappen, met inbegrip van dranken op basis van melkwei, dranken op basis van vruchtensappen en melk- en zuivelproducten voor zover begrepen in deze klasse en sorbet-dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
b. Bij brief van 3 september 1996 heeft het Bureau aan de gemachtigde van Campina laten weten dat het de inschrijving voorlopig weigerde. Als redenen gaf het Bureau op :
Het teken BIOMILD bestaat enkel uit de hoedanigheid biologisch en de hoedanigheid mild van de in de klassen 29, 30 en 32 genoemde waren. Derhalve is het teken uitsluitend beschrijvend en mist ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...); de combinatie van beide bestanddelen doet hieraan geen afbreuk.
c. Tegen deze voorlopige weigering heeft Campina bij het Bureau bezwaar aangetekend. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien de voorlopige weigering te herzien. Bij brief van 7 maart 1997 heeft het Bureau meegedeeld dat de inschrijving definitief wordt geweigerd.
3. Campina verzoekt het hof het Bureau te bevelen tot inschrijving van het merk BIOMILD over te gaan. Campina betoogt dat BIOMILD geen teken is dat uitsluitend beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist.
4. Het Bureau vraagt het hof het verzoek af te wijzen.
5. Het hof deelt de opvatting van het Bureau dat het teken BIOMILD elk onderscheidend vermogen mist voor de waren waarvoor het is gedeponeerd.
Het teken is samengesteld uit de bestanddelen BIO en MILD.
Uit de stukken blijkt dat BIO in enkele duizenden Benelux-inschrijvingen voorkomt. Campina is van mening dat BIO niet de gangbare en gebruikelijke afkorting van biologisch is. Het hof kan Campina daarin in zoverre gelijk geven dat BIO niet slechts de afkorting is van biologisch. BIO verwijst naar meer. BIO verwijst naar leven en wordt - zo is het hof uit eigen wetenschap bekend - in verband met levensmiddelen gebruikt om aan te geven dat deze "natuurlijk" zijn, dat zij niet bespoten zijn en dergelijke dingen meer. Van BIO gaat, indien gebruikt in verband met levensmiddelen, de suggestie uit dat chemische behandelingen en toevoegingen achterwege zijn gebleven en dat zij gezond zijn. Voor consumenten zijn dit, zoals iedereen weet, zeer belangrijke signalen; derhalve gaat het ook om een commercieel wezenlijke eigenschap. De grote hoeveel merkinschrijvingen met het bestanddeel BIO onderstreept dit alleen maar. Gelet op een en ander is het hof van oordeel dat BIO gebruikelijk is geworden in de gangbare taal en in de handel kan dienen tot aanduiding van de hoedanigheid van levensmiddelen. Het bestanddeel BIO mist daarom ten aanzien van levensmiddelen elk onderscheidend vermogen.
MILD is een bestaand bijvoeglijk naamwoord. Het betekent onder andere zacht. Dit woord kan in de handel dienen tot aanduiding van de hoedanigheid, met name de smaak, van de waren waarvoor BIOMILD is gedeponeerd. Het woord MILD wordt ook daadwerkelijk als zodanig gebruikt voor deze waren zoals het Bureau ter zitting aan de hand van verpakkingen heeft aangetoond en het hof trouwens uit eigen wetenschap bekend is. Het woord MILD blijkt te fungeren als aanduiding voor een bepaalde smaak. Een smaakaanduiding is wezenlijk voor levensmiddelen. Ook MILD mist daarom elk onderscheidend vermogen. Zonder belang is dat voor MILD synoniemen bestaan.
De combinatie van deze twee, elk onderscheidend vermogen missende bestanddelen heeft zelf evenmin onderscheidend vermogen. Een dergelijke combinatie zal ook niet gauw onderscheidend vermogen hebben. Er zal dan iets bij moeten komen dat de combinatie maakt tot iets meer dan de som van de afzonderlijke bestanddelen. Het hof kan in de combinatie niets “extra's” ontwaren. Van een originele woordcombinatie of fantasiebenaming kan in ieder geval niet worden gesproken. Het publiek zal BIOMILD niet opvatten als een merk maar veeleer als een aanduiding van hoedanigheden (bereidingswijze en smaak) van de betreffende waren. Aanvaarding van BIOMILD als merk zou derden verhinderen dezelfde of soortgelijke waren aan te duiden met deze woordcombinatie. Kortom : BIOMILD bezit niet een zodanig individueel karakter dat het woord geschikt is de waren onder dit teken van soortgelijke waren te onderscheiden en de herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren.
6. Campina stelt zich op het standpunt "dat BIOMILD door frequent en wijdverspreid gebruik, door inburgering, verder (accentuering van Campina, hof) aan onderscheidende kracht heeft gewonnen (pleitnota onder 29; vergelijk ook pleitnota onder 31).
7. Op deze stelling hoeft het hof niet in te gaan. Het standpunt impliceert dat BIOMILD op het moment van het depot reeds onderscheidend vermogen had. Hierboven heeft het hof echter al overwogen dat het de opvatting van het Bureau deelt dat daarvan geen sprake is.
8. Voorzover Campina zich subsidiair op het standpunt stelt dat BIOMILD na het depot onderscheidend vermogen heeft gekregen en dat daarom haar verzoek moet worden toegewezen, overweegt het hof het volgende.
8.1. Artikel 3 lid 1 aanhef van de Eerste Richtlijn d.d. 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, 89/104, bepaalt onder meer :
Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden :
a. (...)
b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid. hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taal gebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
(...)
8.2. Daarop geënt heeft het Bureau krachtens artikel 6bis, eerste lid onder a BMW de taak gekregen de inschrijving te weigeren indien naar zijn oordeel
het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.
8.3. Artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs luidt, voorzover hier van belang :
Fabrieks en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden :
(...)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen
ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging,
of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;
Het hof gaat ervan uit dat de verwijzing in artikel 6bis en artikel 14, onder A, aanhef en onder 1a, BMW naar artikel 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs niet beperkt is tot de eerste daar genoemde categorie ("elk onderscheidend kenmerk missen") maar betrekking heeft op alle drie daar genoemde categorieën.
8.4. Er zijn enige tekstuele verschillen tussen genoemd artikel 3 van de Richtlijn en artikel 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs. Nu artikel 6bis en artikel 14, onder A, aanhef en onder la BMW niet zijn gewijzigd, moet het ervoor worden gehouden dat de regeringen van de Benelux-landen bij het opstellen van meergenoemd Protocol van oordeel waren dat tussen artikel 3 van de Richtlijn en artikel 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs geen materiële verschillen bestaan.
8.5. De regeling van het beroep op de rechter na weigering van de inschrijving van een merk in artikel 6ter BMW is niet erg gedetailleerd. Ook het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen is summier. Het zegt onder meer :
Het nieuwe artikel 6ter voorziet in een verzoekschriftprocedure bij de drie aldaar genoemde beroepsinstanties in de Benelux teneinde een oordeel van de rechter te verkrijgen over beslissingen van het Benelux Merkenbureau, waarbij geweigerd is een merk in te schrijven.
Gelet hierop is het hof van oordeel dat het slechts heeft te onderzoeken of het Bureau terecht geweigerd heeft het merk in te schrijven. Daarbij past dat de situatie ten tijde van het depot bepalend is aangezien dit tijdstip voor het Bureau bepalend is. Steun voor deze opvatting ontleent het hof aan artikel 3 lid 3 van de genoemde Richtlijn inhoudende :
Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De Lid-Staten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.
Vastgesteld moet worden dat door de Benelux-wetgever in de BMW geen gebruik is gemaakt van de door de Richtlijn geboden mogelijkheid om te bepalen dat een merk niet wordt geweigerd indien het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen na de aanvrage om inschrijving. Op de praktijk onder de oude BMW kan - anders dan Campina lijkt te menen - niet worden teruggevallen omdat de oude BMW de weigeringsbevoegdheid van het Bureau niet kende. Het hof wijst erop dat de keuze van de Benelux-wetgever om geen gebruik te maken van de in de slotzin van het zojuist geciteerde lid 3 van artikel 3 van de Richtlijn het voordeel heeft dat procedures als de onderhavige niet gecompliceerd en vertraagd worden door het debat over feitelijke ontwikkelingen na het depot en door verzoeken om aanhouding van de behandeling van het verzoekschrift teneinde nieuwe feitelijkheden te creëren. Voorts wordt voorkomen dat de belangen van derden geschaad kunnen worden als gevolg van de "terugwerkende kracht" van de inschrijving tot aan het depot. Zou immers een bevel tot inschrijving worden uitgesproken omdat een merk na het depot onderscheidend vermogen heeft gekregen, dan wordt het merkrecht geacht te hebben bestaan vanaf het tijdstip van depot. Voortzetting van het gebruik van het teken door derden welk gebruik is aangevangen na het depotmerk en vóór de inburgering, zou wellicht op vordering van de merkhouder verboden kunnen worden.
Uit het overwogene vloeit voort dat geen plaats is voor een bevel tot inschrijving op de grond dat een gedeponeerd teken na het depot door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen. Op het betoog van Campina dat BIOMILD na het depot is ingeburgerd, behoeft reeds hierom niet te worden ingegaan.
8.6. Het hof merkt nog op dat het feit dat in inbreukprocedures en mogelijkerwijs in nietigheidsprocedures van een ander maatgevend tijdstip dan het tijdstip van het depot moet worden uitgegaan, aan het vorenstaande oordeel over het maatgevende tijdstip bij weigering van de inschrijving door het Bureau en de beoordeling van deze weigering door de rechter, niet afdoet.
9. Campina heeft erop gewezen dat het Bureau een aantal met name genoemde depots wel heeft ingeschreven hoewel deze depots naar de door het Bureau ten aanzien van BIOMILD gehanteerde maatstaven geweigerd hadden moeten worden. De redenering van Campina is kennelijk dat als het Bureau die andere depots wel inschrijft, het de inschrijving van BIOMILD niet mag weigeren.
10. Afgezien van het feit dat het toelaten van een dergelijke argumentatie de procedure bepaald niet vereenvoudigt, acht het hof thans een argumentatie als deze ondeugdelijk. Die andere inschrijvingen staan in deze procedure op de voet van art. 6ter BMW niet ter discussie. Verder is het zo dat BIOMILD geen onderscheidend vermogen krijgt doordat andere eventueel niet onderscheidende depots wel zijn ingeschreven. En als het al zo is dat andere depots inderdaad onderscheidend vermogen hebben, dan laat dit onverlet dat het hof het onderscheidend vermogen van BIOMILD op zijn eigen merites op basis van de toepasselijke regels dient te beoordelen.
11. De conclusie moet zijn dat het verzoek van Campina zal worden afgewezen en dat Campina zal worden veroordeeld in de kosten.
Beslissing
Het hof wijst het verzoek van Campina af en veroordeelt Campina in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau begroot op f 4.640,-.
Deze beschikking is gegeven door mrs Brinkhof, Fasseur-van Santen en Van den Ende-Wietkers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 september 1997 in tegenwoordigheid van de griffier.