Date
Instance
APP NL Trademark
DE GEBOORTEWINKEL Application number
Applicant
Lifetree Holding B.V. Text
Rekestnummer 97/658
Uitspraak : 8 januari 1998
Rekestnr. : 97/658
HET GERECHTSHOF TE ‘s-GRAVENHAGE, kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
Lifetree Holding B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
verzoekster,
procureur : mr E.M. van Hilten-Kostense,
tegen
Het Benelux-Merkenbureau,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : Mr C.J.J.C. van Nispen
De procedure
Bij verzoekschrift (met producties), dat op 25 augustus 1997 ter griffie van het hof is ingekomen, heeft verzoekster, hierna te noemen Lifetree, het hof verzocht het Benelux-Merkenbureau, hierna te noemen het Bureau, te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot van het merk DE GEBOORTEWINKEL zoals verricht op 24 mei 1996 onder nummer 871698, en het Bureau te veroordelen in de kosten van de procedure.
Het Bureau heeft bij verweerschrift, dat op 1 oktober 1997 ter griffie van het hof is ingekomen, het hof verzocht het verzoek van Lifetree af te wijzen, kosten rechtens.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 27 november 1997. De procureurs van partijen hebben de standpunten van partijen toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen. Beide partijen hebben een beroep gedaan op producties.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit het verzoekschrift en de daarbij gevoegde bescheiden blijkt het volgende :
a. Lifetree heeft op 24 mei 1996 bij het Bureau het teken DE GEBOORTEWINKEL gedeponeerd voor waren in :
klasse 12 : Voertuigen waaronder begrepen kinder-, wandelwagens en buggies.
klasse 20 : Meubelen in het bijzonder voor babies, peuters en kleuters, waaronder begrepen boxen.
klasse 25 : Kleding, schoeisel en hoofddeksels, waaronder begrepen zwangerschapskleding (boven- en onderkleding), baby-, peuter- en kleuterkleding, -schoeisel en -hoofddeksels; luiers van textiel; draagdoeken.
klasse 28 : Spellen en speelgoederen.
alsmede voor diensten in :
klasse 35 : Dienstverlening op het gebied van franchising; het recruteren van franchisenemers; advisering op het gebied van winkelinrichting, bedrijfsvoering en franchising.
klasse 41 : Opvoeding, opleiding; advisering inzake zwangerschap, geboorte en ouderschap; het verzorgen van opleidingen en cursussen op het gebied van zwangerschap, geboorte, opvoeding en ouderschap; publiceren en uitgaven van boeken, tijdschriften, brochures.
klasse 42 : Verhuur van produkten bestemd voor babies, peuters en kleuters, te weten kinder-, wandelwagens, buggies, boxen, spellen en speelgoederen.
[Kennelijk is nadien het depot voor waren in de klasse 12 ingetrokken; voorts zijn kennelijk kleine wijzigingen aangebracht in de in de verschillende klassen genoemde waren en diensten.]
b. Het Bureau heeft bij brief van 8 oktober 1996 aan de merkengemachtigde van Lifetree laten weten de inschrijving van het depot 871698 te weigeren.
Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven :
Het teken DE GEBOORTEWINKEL is samengesteld uit de soortnamen geboorte en winkel en duidt op een zeer voor de hand liggende wijze een winkel aan voor de in de klassen 20, 25, 28, 35, 41 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot de geboorte. Derhalve is het teken uitsluitend beschrijvend en mist ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...).
c. Namens Lifetree is bij brief van 6 maart 1997 tegen deze voorlopige weigering bezwaar aangetekend.
d. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien de voorlopige weigering te herzien. Bij brief van 23 juni 1996 heeft het Bureau de merkengemachtigde van Lifetree in kennis gesteld van zijn beslissing inhoudende de definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
3. Lifetree heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het Bureau te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan.
Lifetree stelt zich op het standpunt dat het teken DE GEBOORTEWINKEL "een redelijk unieke positie inneemt, en een zodanig individueel karakter bezit en bovendien in die mate landelijk is ingeburgerd dat het voldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te worden erkend".
4. Het Bureau bestrijdt het standpunt van Lifetree.
5.1. Het hof deelt de opvatting van het Bureau dat het teken DE GEBOORTEWINKEL elk onderscheidend vermogen mist voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd.
5.2. In dit verband stelt het hof het volgende voorop. Artikel 6bis BMW spreekt over gemis aan "onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs". Deze bepaling luidt :
Fabrieks en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden :
(...)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;
Het hof gaat ervan uit dat de verwijzing in artikel 6bis (en artikel 14, onder A, aanhef en onder la) BMW naar artikel 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs niet beperkt is tot de eerste daar genoemde categorie ("elk onderscheidend kenmerk missen") maar betrekking heeft op alle drie daar genoemde categorieën.
5.3. De waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd, hebben - met uitzondering van de diensten in klasse 35 - betrekking op waren en diensten die verband houden met zwangerschap, geboorte, baby's, peuters en kleuters. De diensten van klasse 35 hebben, zo begrijpt het hof, op dezelfde waren en diensten betrekking, zij het op indirecte wijze : het gaat om diensten op het gebied van franchising in verband met de zojuist genoemde waren en diensten.
5.4. Het teken DE GEBOORTEWINKEL is samengesteld uit het lidwoord "de" en het woord "geboortewinkel". Het laatstgenoemde woord bestaat uit de tot de gewone taal behorende woorden "geboorte" en "winkel". Het woord "winkel" is de algemeen bekende aanduiding voor een plaats waar zaken worden verkocht en waar diensten worden verricht. Het is bepaald niet ongebruikelijk - het blijkt ook uit het "Retrograde woordenboek van de Nederlandse taal" (Antwerpen 1969), het Supplement daarop (Leuven 1974), het "Invert Woordenboek van het Nederlands" (Luik 1988) en het in het geding gebrachte onderzoeksrapport van het Bureau met betrekking tot DE GEBOORTEWINKEL - dat aan het woord "winkel" als voorvoegsel een zelfstandig naamwoord wordt gekoppeld. Dat voorvoegsel verbijzondert het algemene woord "winkel". Het pleegt te verwijzen naar waren en diensten. Dat is ook hier het geval. Het hof neemt aan dat door het voorvoegsel "geboorte" het teken DE GEBOORTEWINKEL door het publiek zal worden opgevat als aanduiding van de plaats waar waren en diensten verband houdende met geboorte, worden verkocht en verricht. Voor die waren en diensten is het teken ook gedeponeerd. Niet gezegd kan worden dat sprake is van een originele woordcombinatie of fantasiebenaming. Integendeel. Het teken geeft op tamelijk directe wijze aan naar welke waren en diensten het verwijst. Gelet op een en ander is het hof van oordeel dat het teken DE GEBOORTEWINKEL uitsluitend bestaat uit een benaming die in de handel kan dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid en bestemming van de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd. Aldus mist het teken elk onderscheidend vermogen.
6. Volgens Lifetree is het teken DE GEBOORTEWINKEL ingeburgerd.
Het Bureau bestrijdt dit.
7.1. Het hof stelt voorop dat in deze procedure slechts relevant is mogelijke inburgering vóór het tijdstip van depot. Het hof baseert dit op het navolgende.
De regeling van het beroep op de rechter na weigering van de inschrijving van een merk in artikel 6ter BMW is niet erg gedetailleerd. Ook het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen is summier. Het zegt onder meer :
Het nieuwe artikel 6ter voorziet in een verzoekschriftprocedure bij de drie aldaar genoemde beroepsinstanties in de Benelux teneinde een oordeel van de rechter te verkrijgen over beslissingen van het Benelux Merkenbureau, waarbij geweigerd is een merk in te schrijven.
Gelet hierop is het hof van oordeel dat het slechts heeft te onderzoeken of het Bureau terecht geweigerd heeft het merk in te schrijven. Daarbij past dat de situatie ten tijde van het depot bepalend is aangezien dit tijdstip, gelet op het bepaalde in artikel 6bis, voor het Bureau bepalend is. Steun voor deze opvatting ontleent het hof aan artikel 3 lid 3 van de Eerste Richtlijn d.d. 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, 89/104, inhoudende :
Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan gemaakt is, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De Lid-Staten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.
Vastgesteld moet worden dat door de Benelux-wetgever in de BMW geen gebruik is gemaakt van de door de Richtlijn geboden mogelijkheid om te bepalen dat een merk niet wordt geweigerd indien het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen na de aanvrage om inschrijving. De keuze van de Benelux-wetgever om geen gebruik te maken van de in de slotzin van het zojuist geciteerde lid 3 van artikel 3 van de Richtlijn het voordeel heeft dat procedures als de onderhavige niet gecompliceerd en vertraagd worden door het debat over feitelijke ontwikkelingen na het depot en door verzoeken om aanhouding van de behandeling van het verzoekschrift teneinde nieuwe feitelijkheden te creëren. Voorts wordt voorkomen dat de belangen van derden geschaad kunnen worden als gevolg van de "terugwerkende kracht" van de inschrijving tot aan het depot. Zou immers een bevel tot inschrijving worden uitgesproken omdat een merk na het depot onderscheidend vermogen heeft verkregen, dan wordt het merkrecht geacht te hebben bestaan vanaf het tijdstip van depot. Voortzetting van het gebruik van het teken door derden welk gebruik is aangevangen na het merkdepot en vóór de inburgering, zou wellicht op vordering van de merkhouder verboden kunnen worden.
Uit het vorenoverwogene vloeit voort dat geen plaats is voor een bevel tot inschrijving op de grond dat een gedeponeerd teken na het depot door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen.
7.2. De te beantwoorden vraag is of het teken DE GEBOORTEWINKEL dat, zoals hierboven is overwogen, voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, geen onderscheidend vermogen heeft, als gevolg van langdurig en intensief gebruik als merk, door het publiek zal worden opgevat als een teken dat de identiteit van de waren en diensten als afkomstig uit één bepaalde onderneming demonstreert.
7.3. Hieraan vooraf gaat nog een andere vraag, namelijk of een teken dat uitsluitend bestaat uit een benaming die in de handel kan dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid en bestemming van de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd, voor inburgering vatbaar is.
7.4. Men is geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden. Het komt onwenselijk voor dat dergelijke benamingen gemonopoliseerd kunnen worden. De vrijheid van andere deelnemers aan het handelsverkeer om dit soort benamingen te gebruiken zou op onaanvaardbare wijze worden beperkt.
7.5. Een antwoord op deze vraag behoeft het hof in deze zaak echter niet te geven. Uit de in het in het geding gebrachte producties en uit de stellingen van Lifetree kan namelijk niet worden afgeleid dat het teken DE GEBOORTEWINKEL als merk langdurig en intensief is gebruikt in de Benelux. Zo is niet aannemelijk dat het teken in de vorm van een woordmerk aldaar regelmatig is gebruikt, en evenmin dat het teken op ruime schaal anders is gebruikt dan als aanduiding van de onderneming in Amsterdam, derhalve als handelsnaam. Niet aannemelijk is dat het publiek het gebruik van de handelsnaam in feite heeft opgevat als gebruik van een teken waarmee de aangeboden en verleende diensten van die van anderen worden onderscheiden. Gelet hierop kan voorts in het midden blijven of inburgering in de gehele Benelux dient te geschieden.
7.6. De conclusie moet zijn dat inburgering niet aannemelijk is.
8. Uit al het vorenstaande vloeit voort dat het verzoek van Lifetree zal worden afgewezen. Liftetree zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.
Beslissing
Het hof wijst het verzoek van Lifetree af en veroordeelt Lifetree in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau begroot op f 2.540,-.
Deze beschikking is gegeven door mrs Brinkhof, Fasseur-van Santen en Van den Ende-Wiefkers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 januari 1998 in tegenwoordigheid van de griffier.
* * * * *