Rekest number C.05.0491.N

Voor het HOF van CASSATIE – EERSTE KAMER

(BENELUX-MERKENBUREAU t/ MAESSCHALCK Lieven)

(A.R. C.05.0491.N)

CONCLUSIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

1. Het arrest verklaart de vordering van de verweerder gegrond en verplicht de eiser, het Benelux-Merkenbureau, tot inschrijving van het woordteken “MOVE TO CURE”, door verweerder als merk gedeponeerd voor diensten uit de klassen 41 en 42, met betrekking tot genezing door beweging.

De eiser had deze inschrijving geweigerd op grond van art. 6bis, 1, a), van de Benelux Merkenwet, daar het teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 van die wet gegeven omschrijving van een merk, met name omdat het ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van art. 6quinquies, onder B,2 van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 ter bescherming van de industriële eigendom.

2. Het eerste onderdeel van het cassatiemiddel bekritiseert het motief dat het teken niet als beschrijvend kan worden beschouwd en dus niet kan geweigerd worden omdat het geen “essentiële” of “wezenlijke” eigenschappen van de betrokken diensten vermeldt, zodat het, volgens eiser, een voorwaarde toevoegt aan die weigeringsgrond wegens zijn beschrijvend karakter en gebrek aan onderscheidend vermogen. Zoals blijkt uit de toelichting steunt het onderdeel hiervoor op het arrest van 12 februari 2004 van het Hof van Justitie EG in de zaak C.363/99 (KPN Nederland tegen Benelux-Merkenbureau, betreffend het woordmerk “POSTKANTOOR”, inzonderheid op de r.o. 102, volgens welke “het evenmin relevant is dat de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn”.

Het onderdeel voert hiervoor schending aan van, onder meer,
- art. 3, lid 1, sub b en c van de harmonisatierichtlijn nr. 89/104 EG van 21 december 1988 van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten.
- art, 1 en 6bis, lid 1, sub a, b en c en 6ter, lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) in de toepasselijke versies.
- de voormelde bepaling van het Verdrag van Parijs.

Het voert aan dat deze bepalingen geen onderscheid maken naar de aard of het belang van die eigenschappen.

3. Het is inderdaad juist dat de rechter de BMW moet interpreteren in de zin van de richtlijn, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie EG.

Welnu, ik ben van mening dat het hof van beroep dat wel degelijk doet in het bestreden arrest, daar het inderdaad rekening houdt met de dienst als zodanig en met alle kenmerken van de betrokken dienst en niet alleen met essentiële of wezenlijke kenmerken.

Het oordeelt namelijk dat de woordcombinatie “move to cure” onderscheidend vermogen heeft omdat ze in geen van de Benelux-Staten de betrokken dienst aanduidt en dat bij diensten van medische aard “bewegen” niet aan de orde is.

Ook al zou dat onderdeel op zich gegrond zijn, het kan niet tot cassatie leiden, zodat het niet ontvankelijk is.

Minstens mist het feitelijk grondslag.

4. Het tweede onderdeel, dat alle zelfde schendingen aanvoert, bekritiseert het arrest in zoverre het de weigeringsgrond gesteund op het beschrijvend karakter van het teken met betrekking tot de bestemming van de diensten onderwerpt aan de bijkomende voorwaarde van het onmiskenbaar bestemmingsverband tussen teken en dienst, terwijl het volstaat dat het teken, op het ogenblik van de inschrijvingsaanvraag, kan worden gebruikt voor de beschrijving van de bedoelde bestemming.

In de toelichting verwijst de eiser hiervoor naar de arresten van het Hof van Justitie:
- van 12 februari 2004 in de zaak C.265/00, Campina Melkunie B.V. t./ BMB (betreffende het woord “BIOMILD”), punt 38;
- het reeds vermeld arrest van dezelfde datum met betrekking tot het woord POSTKANTOOR, punt 97;
- van 23 oktober 2003 in de zaak C.191/01 (BHIM/Wrigley) met betrekking tot het woord DOUBLEMINT, punt 82;

Dit laatste betreft de interpretatie van art. 7 lid 1, sub c van de Verordening (EG) nr. 40194 in zake Gemeenschapsmerk.

5. Anders dan in het “BABY-DRY”-arrest van 20 september 2001 (met betrekking tot de Verordening nr. 40/94) wordt in “Postkantoor” (r.o. 100) en “Biomild” (r.o. 41) hoofdzakelijk gezegd dat een woordcombinatie een geldig woordmerk kan zijn als ze meer is dat de som van haar bestanddelen.

Vooraf wordt inderdaad ook gezegd (Postkantoor, r.o. 97 en Biomild, r.o. 38) dat het niet noodzakelijk is dat het teken of de benaming waaruit het merk bestaat op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van de waren of diensten of hun kenmerken, maar dat het voldoende is dat ze daartoe kunnen dienen.

Mijn inziens heeft het bestreden arrest de aldus geïnterpreteerde bepalingen echter niet miskend.

Het stelt weliswaar – in het bekritiseerde randnummer 20 – dat uit de woorden “move to cure” niets beschrijvend kan worden afgeleid om reden dat ‘ontspanning, sport en medische diensten ook wel (kunnen) beschouwd worden in het licht van ‘bewegen’ en ‘genezen’ of ‘gezondheid’, maar dat voor geen van de drie kan worden volgehouden dat een onmiskenbaar bestemmingsverband voorhanden is”.

Maar aldus beoordeelt het arrest dit verband tussen die diensten en die drie begrippen, uiteraard in de taal van het arrest (het Nederlands) en dus niet het verband tussen de Engelse woordcombinatie en die diensten.

Bovendien - en vooral – stelt het arrest vooraf, in randnummer 17, dat “De woordcombinatie kan en zal dus door de geviseerde Benelux-consument vertaald worden naar het Nederlands, hetgeen overigens ook wordt beoogd.” en, in randnummer 18, dat “dan ook niet (kan) worden aangenomen dat in de perceptie van de doorsnee geviseerde consument de woorden “move to cure” op grond van een spontane taalreflex refereren aan de diensten zelf of de essentiële eigenschappen ervan”.
“Vooreerst levert het Engels geen specifiek taalgebruik op in de sfeer van de diensten waarvoor verweerder om inschrijving heeft verzocht.
Verder biedt de slagzin in zijn geheel trouwens ook een “surplus” ten aanzien van de drie woorden”.
“Zulks is ook eigen aan en de bedoeling van een slagzin”.

Ook in randnummer 19 wordt uitdrukkelijk gezegd dat het geheel niet refereert aan een medische dienst.

Aldus steunt het onderdeel, mijn inziens, op een onvolledige lezing van het arrest, zodat het feitelijke grondslag mist. Het arrest zegt duidelijk dat de woorden “move to cure” niet kunnen worden gespecificeerd in verband met die diensten.

Allezins lijkt me het oordeel dat deze “slagzin” of het “surplus” van de woorden “move to cure”, zelfs in het Engels, meer zijn dat de som van de beschrijvende bestanddelen – of zelfs dan de samenstelling – te sporen met de rechtspraak van het Hof van Justitie (in Postkantoor en Biomild), zodat het onderdeel niet kan worden aangenomen.

Conclusie: verwerping


Brussel, 3 maart 2008
De advocaat-generaal
G. DUBRULLE