20. Om te oordelen dat het woordteken “Derm’intim” onderscheidend vermogen bezit, stelt het bestreden arrest dat “het relevante publiek [genoemd teken], in het door de aanvrage om een merkinschrijving bestreken gebied, […] niet begrijpt als in zijn geheel en in het algemeen verwijzend naar cosmetische producten”, dat “het resultaat dat verkregen wordt door de ongebruikelijke aaneenvoeging van beide termen een teken oplevert dat in de ogen van het relevante publiek niet overeenkomt met de aanduiding van cosmetische producten of van een van de kenmerken ervan” en dat “bovendien de schrapping van de 'e' tot klanken leidt die afwijken van die welke verkregen zou zijn indien het merk 'derme' en 'intime' had samengevoegd, [nu] derm'intime een neologisme is, d.w.z. een nieuw uitgevonden woord”.
Daarnaast, na gesteld te hebben dat een combinatie van bestanddelen waarvan elk beschrijvend is “niet beschrijvend kan zijn, indien zij een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van genoemde bestanddelen”, wijst het arrest erop, om te besluiten tot het gebrek aan beschrijvend karakter van het betwiste teken, dat dit” in zijn geheel genomen, niet de kenmerken van de betrokken producten beschrijft, [dat] het geen eigen betekenis in direct en onmiddellijk verband met de betrokken waren heeft, [dat] het niet onmiddellijk en concreet verwijst naar de betrokken producten of een van hun kenmerken [en dat] het om een neologisme gaat dat voortkomt uit een fantasievolle en semantisch ongebruikelijke combinatie door het voorkomen van het afkappingsteken tussen "derm" en "intim"” en dat het “het ook niet redelijk lijkt aan te nemen dat het teken 'derm'intim' in de toekomst een gebruikelijk teken wordt om de waren aan te duiden waarvoor de bescherming wordt gevraagd”.
Uit deze overwegingen, waarmee het arrest – door hiertegen een andere beoordeling op te werpen – de in het middel, in dit onderdeel, bedoelde conclusie van eiseres beantwoordt, blijkt dat het hof van beroep alle betekenissen van het teken in ogenschouw genomen heeft, zonder die welke slechts potentieel zouden zijn uit te sluiten, en dat volgens het hof van beroep het woord waaruit het is samengesteld een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen.
Het arrest motiveert dan ook rechtmatig en verantwoordt naar recht zijn beslissing om eiseres te bevelen over te gaan tot de inschrijving van het merk “Derm’intim”.
III. -CONCLUSIE
21. Verwerping.
Brussel, 16 augustus 2010
De advocaat-generaal,
André HENKES
1 - Cass., 17 april 2008, AR C.05.0491.N, Pas., 2008, nr. 229 en 5 7
2 - Cass., 17 april 2008, AR C.05.0491.N, Pas., 2008, nr. 229 en www.cass.be ).
15. Uit artikel 3 lid 1 van de richtlijn blijkt dat de in deze bepaling vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen( 1 ).
17. Voor de weigering van de inschrijving van een merk wegens het beschrijvend karakter ervan is het niet noodzakelijk dat de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals de formulering van deze bepaling aangeeft, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd, indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt(
1e Kamer – AR C.09.0294.F
BENELUX ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, vroeger Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, waarvan de zetel te Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15, is gevestigd,
Eiseres in cassatie,
Vertegenwoordigd door Meester Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie,
Tegen
PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE, vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te Boulogne (Frankrijk), place Abel Gance 45,
Verweerster in cassatie,
Vertegenwoordigd door Meester Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie.
***
De voorziening in cassatie is gericht tegen het op 13 juni 2008 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen arrest (2006/AR/2254).
Verslaggever: Mevrouw de raadsheer Sylviane Velu.
***
I.- DE FEITEN VAN DE ZAAK EN ANTECEDENTEN VAN DE PROCESGANG
1. Uit het bestreden arrest blijkt dat bij beslissing van 16 juni 2006 het Benelux-Merkenbureau, waarvan eiseres rechtsopvolger is, de aanvrage van verweerster strekkende tot inschrijving van het woordmerk “Derm’intim” voor waren in klasse 3 (toiletzeep, cosmetische middelen) en klasse 5 (dermo-cosmetische producten voor hygiëne) wegens het beschrijvend karakter ervan en het gebrek aan onderscheidend vermogen definitief afgewezen heeft.
2. Het bestreden arrest verklaart het beroep ontvankelijk en gegrond.
Het beveelt de Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom en haar Bureau over te gaan tot inschrijving in het Benelux merkenregister van het op 10 december 2004 onder nummer 842 163 door [verweerster] verrichte internationaal depot van het woordteken “Derm’intim” voor waren in klasse 3 en 5, namelijk “toiletzeep, cosmetische middelen “ (klasse 3) en “dermo-cosmetische producten voor hygiëne” (klasse 5).
Het verwijst eiseres in de kosten.
3. Deze beslissingen berusten op de volgende gronden:
“Het wettelijk kader
9. Artikel 2.11 van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom bepaalt onder b dat [eiseres] een merk weigert in te schrijven indien naar zijn oordeel het merk elk onderscheidend vermogen mist en onder c dat het een merk weigert in te schrijven indien naar zijn oordeel het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of de verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.
Beoordeling door het Hof
10. Allereerst moet eraan herinnerd worden dat zelfs indien van overlapping van de respectievelijke toepassingsgebieden van absolute weigeringsgronden voor inschrijving van een merk (en met name tussen de hierboven aangehaalde weigeringsgronden in artikel 2.11 onder b en c van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom) sprake is, dan toch vaststaat dat elk van de weigeringsgronden voor een inschrijving losstaat van de andere en een afzonderlijk onderzoek vereist.
11. Vervolgens dienen genoemde weigeringsgronden uitgelegd te worden in het licht van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Het in aanmerking te nemen algemeen belang bij het onderzoek van elk van die weigeringsgronden kan en moet zelfs verschillende overwegingen weerspiegelen, naargelang de betreffende weigeringsgrond.
12. Het algemeen belang dat aan artikel 2.11 onder b van Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom ten grondslag ligt en dat zich verzet tegen inschrijving van een merk dat elk onderscheidend vermogen mist, valt uiteraard samen met de wezenlijke functie van het merk welke daarin gelegen is dat aan de consument of aan de uiteindelijke verbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het product ondubbelzinnig van producten van andere herkomst kan onderscheiden.
13. Onder voorbehoud van het onderzoek van het beschrijvend karakter als bedoeld in artikel 2.11.c van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom mist het woordteken DERM'INTIM niet elk onderscheidend vermogen voor de betrokken waren in klasse 3 en 5, nu uit niets gebleken is dat dit teken niet in staat is de consument of de uiteindelijke verbruiker te informeren met betrekking tot de herkomst van die producten. Het waarborgt de identiteit van oorsprong van de betrokken producten ten aanzien van hun herkomst van [verweersters] onderneming.
14. Immers, het onderscheidend vermogen dient in concreto te worden beoordeeld, enerzijds met betrekking tot de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en anderzijds ten opzichte van de perceptie door het in aanmerking komend publiek.
15. Wat cosmetische producten betreft bestaat het relevante publiek in casu uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument.
16. Wat een aanvrage om inschrijving in de Benelux betreft, gebruikt die gemiddelde consument een of meerdere talen die in de drie betrokken landen gesproken worden, te weten het Frans, het Nederlands, het Duits en/of het Luxemburgs.
17. Zo begrijpt het relevante publiek niet, in het door de aanvrage om merkinschrijving bestreken gebied, het woordteken DERM'INTIM, in zijn geheel en in het algemeen verwijzend naar cosmetische producten.
18. In de perceptie van het relevante publiek gaat het om een ongebruikelijke combinatie van twee bestanddelen, ook al brengt elk van beide bestanddelen, afzonderlijk genomen, gangbare en gebruikelijke woorden met een precieze inhoud in herinnering.
19. Immers, met betrekking tot een complex merk geldt dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan niet kan worden beperkt tot een analyse van elk van zijn termen of bestanddelen, afzonderlijk beschouwd, doch moet in ieder geval zich baseren op de globale perceptie van dat merk door het relevante publiek en niet op het vermoeden dat bestanddelen die afzonderlijk onderscheidend vermogen missen eenmaal samengevoegd niet een dergelijk karakter kunnen hebben.
20. De enkele omstandigheid dat elk van de bestanddelen, afzonderlijk genomen, onderscheidend vermogen mist, sluit niet uit dat de combinatie die daaruit bestaat een dergelijk karakter kan hebben.
21. Het resultaat dat verkregen wordt door de ongebruikelijke aaneenvoeging van beide termen levert een teken op dat in de ogen van het relevante publiek niet overeenkomt met de aanduiding van cosmetische producten of van een van de kenmerken ervan.
Bovendien leidt de schrapping van de 'e' tot klanken die afwijken van die welke verkregen zou zijn indien het merk 'derme' en 'intime' had samengevoegd. Derm'intim is een neologisme, d.w.z. 'een nieuw uitgevonden woord'.
22. Het woordteken DERM'INTIM legt geen enkel rechtstreeks en concreet verband met de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
23. Onder voorbehoud van de invloed van zijn beweerdelijk beschrijvend karakter is het geschikt om de betrokken waren qua herkomst te onderscheiden zodat de weigering tot inschrijving gebaseerd op gebrek aan onderscheidend vermogen niet gegrond is.
24. Het algemeen belang dat aan artikel 2.11.c van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom ten grondslag staat en dat zich verzet tegen inschrijving van een zogenaamd beschrijvend merk vereist dat de tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van het product of elk ander kenmerk ervan voor iedereen vrij beschikbaar blijven.
25. Hierbij moet erop gewezen worden dat opdat een merk bestaande uit een woord dat voortkomt uit een combinatie van bestanddelen als beschrijvend wordt beschouwd, het niet volstaat dat een mogelijk beschrijvend karakter voor elk van die bestanddelen wordt vastgesteld. Een dergelijk karakter dient ook voor het woord zelf te worden vastgesteld.
26. In de regel geldt dat de gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van die kenmerken blijft.
27. Echter, een dergelijke combinatie kan niet beschrijvend zijn, indien zij een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van genoemde bestanddelen.
28. Derhalve, wanneer met betrekking tot een uit woorden samengesteld merk een eventueel beschrijvend karakter deels voor elk van de bestanddelen, afzonderlijk genomen, kan worden onderzocht, dan moet het in ieder geval afhangen van het onderzoek van het geheel dat ze vormen.
29. Het Benelux-Merkenbureau is dus gehouden over te gaan tot de beoordeling van het beschrijvend karakter van het merk, in zijn geheel beschouwd.
30. Zoals hierboven reeds is vastgesteld, bestaat het woordteken DERM'INTIM uit twee woorden die door het relevante publiek begrepen worden en dat publiek gebruikt ze niet om cosmetische producten aan te duiden.
31. Het teken, in zijn geheel genomen, beschrijft niet de kenmerken van de betrokken producten. Het heeft geen eigen betekenis in direct en onmiddellijk verband met de betrokken waren. Het verwijst niet meteen en concreet naar de betrokken producten of een van hun kenmerken.
32. Het gaat om een neologisme dat voortkomt uit een fantasievolle en semantisch ongebruikelijke combinatie door het voorkomen van het afkappingsteken tussen "derm" en "intim".
33. Tot slot is niet aangetoond dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.
Het lijkt ook niet redelijk aan te nemen dat het teken 'derm'intim' in de toekomst een gebruikelijk teken wordt om de waren aan te duiden waarvoor de bescherming wordt gevraagd.
34. Nu het woordteken DERM'INTIM noch beschrijvend is noch elk onderscheidend vermogen mist, heeft het Benelux-Merkenbureau ten onrechte de inschrijving ervan als merk geweigerd, onder verwijzing naar artikel 2.11. b en c van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom.”
II.- MIDDEL
A) Uiteenzetting
4. Het middel, dat uit twee onderdelen ter ondersteuning van verschillende grieven bestaat, steunt op de schending van de volgende wetsbepalingen:
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6bis, lid 1, b) en c), 6ter en 8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gehecht aan het Benelux Verdrag inzake warenmerken, ondertekend te Brussel op 19 maart 1962, goedgekeurd door de wet van 30 juni 1969, zoals gewijzigd bij het protocol van 11 december 2001, artikel 1, F, G, H en I, goedgekeurd door de wet van 24 december 2002;
- artikel 2.11.1, b) en c), 2.12 en 2.13 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, in werking getreden op 1 september 2006, goedgekeurd door de wet van 22 maart 2006;
- artikel 3, lid 1, b) en c) van de Eerste Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten en van de richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008, waarbij de eerste richtlijn is komen te vervallen;
- artikel 10 (ex 5) en 249, lid 3 (ex 189 lid 3) van het Verdrag van 25 maart 1957 tot instelling van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 2 december 1957, gewijzigd bij het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992, goedgekeurd door de wet van 26 november 1992, in de geconsolideerde versie, opgesteld door het Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997, goedgekeurd door de wet van 10 augustus 1998, gewijzigd bij het Verdrag van Nice van 26 februari 2001, goedgekeurd door de wet van 7 juni 2002.
5. In zijn eerste onderdeel wordt door het middel aangevoerd dat
(a) “1.1. In haar conclusie in hoger beroep (“nadere en samenvattende conclusie”, blz. 3, nr. 3 en blz. 4, nr. 3.2) was eiseres eerst begonnen met de opsomming van de “toepasselijke regels en uitgangspunten” bij het onderzoek van ter inschrijving ingediende tekens. Zich baserend op een aangehaalde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen had ze in eerste instantie aangevoerd:
“Deze aan de inschrijving voorafgaande (en niet achteraf) toetsing waartoe [eiseres] naar aanleiding van een depot moet overgaan mag noch marginaal noch minimaal zijn; ze dient nauwgezet, diepgaand en volledig te zijn om te vermijden dat merken ten onrechte ingeschreven worden; immers, ter wille van de rechtszekerheid en het behoorlijk bestuur moet men er zich van vergewissen dat merken waarvan het gebruik met succes voor de rechter kan worden bestreden niet ingeschreven worden”.
1.2. In zijn ‘beoordeling’ van de ter zake geldende uitgangspunten en de toepassing ervan in het hem voorgelegde concreet geval heeft het hof van beroep niets gezegd over het uitgangspunt dat in eerste instantie door eiseres werd ingeroepen. Bij gebrek aan beantwoording van dit middel is het arrest niet rechtmatig met redenen omkleed en schendt het artikel 149 van de Grondwet dat de rechter verplicht de rechtmatig door partijen ingeroepen middelen te beantwoorden.
In zoverre het arrest op zijn minst in het midden laat of het zich bij een aan de inschrijving voorafgaande “nauwgezette, diepgaande en volledige” toetsing aansluit, is het, omwille van de aldus in het leven geroepen onduidelijkheid, door hetzelfde motiveringsgebrek aangetast, waardoor hetzelfde artikel 149 van de Grondwet geschonden wordt, dat van de rechter een duidelijke motivering verlangt om de toetsing aan de wet mogelijk te maken”.
(b) “1.3. In zoverre het arrest, door niet naar voormeld beginsel te verwijzen, oordeelde dat er geen aanleiding bestond om met de regel van een “nauwgezette, diepgaande en volledige” toetsing rekening te houden maar dat de met de inschrijving belaste autoriteit en de rechterlijke autoriteit waarbij een beroep tegen een beslissing tot weigering van een inschrijving is ingesteld met een minimale of marginale toetsing kunnen volstaan, is het niet naar recht verantwoord.
4. Het onderzoek naar de absolute weigeringsgronden voor een inschrijving waartoe de met inschrijving belaste autoriteit overeenkomstig artikel 6bis, lid 1, meer bepaald onder b) en c), en 8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals gewijzigd bij het Protocol van 11 december 2001, en artikel 2.11.1, b) en c), en 2.13 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom moet overgaan, dient inderdaad, zoals terecht in conclusie op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (zie hierboven nr. 1.1) werd gesteld, “nauwgezet, diepgaand en volledig” te zijn om te vermijden dat merken ten onrechte ingeschreven worden.
Eenzelfde verplichting geldt voor de rechterlijke autoriteit die blijkens artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken (zoals gewijzigd door het Protocol van 11 december 2001) en artikel 2.12 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom, op een beroep tegen een beslissing tot weigering van een inschrijving uitspraak dient te doen.
5. Deze regel is de enige die in overeenstemming is met artikel 3, lid 1 b) en c) van de Eerste Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, volgens de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Krachtens artikel 10 (ex 5) en 249 lid 3 (ex 198 lid 3) van het Verdrag van 25 maart 1957 tot instelling van de Europese Gemeenschappen zijn de nationale rechtscolleges verplicht hun nationaal recht (in casu de Benelux wetgeving) met inachtneming van genoemde richtlijn, zoals deze door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is uitgelegd, toe te passen.
6. In zoverre het arrest van oordeel is dat het niet tot een “nauwgezette, diepgaande en volledige” toetsing moet overgaan, schendt het de artikelen 6bis, lid 1, b) en c), 6ter en 8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals gewijzigd door het Protocol van 11 december 2001, 2.11.1 b) en c), 2.12 en 2.13 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), 3 lid 1, b) en c), van de Eerste Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten en van de richtlijn 2008/95 en de artikelen 10 (ex artikel 5) en 249 lid 3 (ex 189 lid 3) van het Verdrag van 25 maart 1957 tot instelling van de Europese Gemeenschappen.”
5. In zijn tweede onderdeel roept het middel het volgende in:
(a) “2.1. Bij de beoordeling van de absolute gronden voor de weigering van een inschrijving zoals bedoeld in artikel 6bis, lid 1, b) (gebrek aan onderscheidend vermogen) en c) (beschrijvend merk, d.w.z. merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de betrokken waar) berust het arrest op meerdere juridisch onjuiste criteria, waardoor het niet naar recht verantwoord is.
2.2. Aldus wordt in het arrest meermaals de nadruk gelegd op het gebrek aan een “direct, onmiddellijk en concreet verband” tussen het betwiste teken en de betrokken waren of een van de kenmerken ervan.
2.3. In zoverre het arrest een dergelijk verband noodzakelijk acht om te kunnen besluiten tot het gebrek aan onderscheidend vermogen of beschrijvend karakter als bedoeld in de artikelen 6bis, lid 1, b) en c) van de eenvormige Beneluxwet op de merken en 2.11.1, b) en c) van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom om de inschrijving te kunnen weigeren, voegt het arrest aan deze bepalingen een voorwaarde toe die ze niet bevatten en schendt het aldus voormelde artikelen, evenals artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet en 2.12 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom, die de toepassing van deze wetsbepalingen opleggen aan het Hof van Beroep te Brussel, dat van een beroep tegen een beslissing tot weigering van inschrijving kennisneemt (schending van de artikelen6bis, lid 1, b) en c) van de eenvormige Beneluxwet en 2.11.1, b) en c) van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom en van de artikelen 8 lid 1 van de eenvormige Beneluxwet en 2.13.1 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom, waarbij de artikelen 6bis leden 1 en 2 van de eenvormige wet en 2.11.1 en 2 van het verdrag op internationale depots van toepassing worden verklaard)”.
(b) “2.4. In haar conclusie voor het hof van beroep had eiseres tegen een dergelijk criterium bezwaar gemaakt, daar het blijk geeft van een “beperkende opvatting die tegen de tekst van de richtlijn nr. 89/104 van de Raad, zoals deze door het Hof van Justitie is uitgelegd, indruist”.
(c) “2.5. In diezelfde conclusie had eiseres eraan herinnerd dat krachtens artikel 6bis lid 1 van de eenvormige wet (artikel 2.11.1 van het Verdrag) het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel “b) het merk elk onderscheidend vermogen mist; c) het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren […] of andere kenmerken van de waren of diensten”.
Ook had ze gewezen op het feit dat die bepalingen met artikel 3 lid 1, b) en c) van de eerste richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten overeenstemt en dat bij toepassing van regels van nationaal recht de rechter dit recht overeenkomstig de richtlijn, zoals deze door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is uitgelegd, dient uit te leggen.
2.6. Volgens deze rechtspraak van het Hof van Justitie die in de conclusie is ingeroepen, is de weigeringsgrond als bedoeld in artikel 6bis, lid 1, c) van de eenvormige wet (2.11.1 c) van het Verdrag) en in artikel 3 lid 1, c) van de richtlijn nr. 89/104 van toepassing zodra het teken of de benaming in kwestie “kan” dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren zonder dat het hierbij om de “uitsluitende” wijze van aanduiding van zulke kenmerken hoeft te gaan; het is voldoende dat het teken in minstens “één van de potentiële betekenissen” een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.
Overeenkomstig deze beginselen, zoals ze uit de rechtspraak van het Hof van Justitie en uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie voortvloeien, wanneer het als merk gedeponeerde teken geschikt is om een kenmerk van de waar aan te duiden, is het helemaal niet vereist, opdat het als “beschrijvend” in de zin van voormelde wetsbepalingen wordt beschouwd, tevens een “klaarblijkelijk” of een “onmiddellijk”, “direct” en “concreet” “verband” verband met een dergelijk kenmerk vertoont.
2.7. Door te eisen dat een dergelijke voorwaarde vervuld wordt en de toepassing van de artikelen 6bis, lid 1 b) en c) van de eenvormige wet, 2.11.1 b) en c) van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom wegens het gebrek aan een dergelijk “onmiddellijk”, “direct” en “concreet” verband tussen het gedeponeerde teken en de betrokken waren te weigeren, schendt het arrest deze bepalingen evenals artikel 6ter van de eenvormige wet (2.12 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom) dat het Hof van Beroep te Brussel, dat van een beroep tegen een beslissing tot weigering van inschrijving kennisneemt, de toepassing van deze bepalingen oplegt, en artikel 8 lid 1 van de eenvormige wet (2.13.1 van het Benelux verdrag) waarbij de artikelen 6bis leden 1 en 2 van de eenvormige wet en 2.11.1 en 2 van het verdrag op internationale depots van toepassing worden verklaard.
In zoverre het arrest, bij toepassing van voormelde bepalingen van de Benelux wetgeving, de richtlijn nr. 89/104/EEG, meer bepaald artikel 3 lid 1, b) en c) van deze richtlijn, zoals deze door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is uitgelegd,
niet in acht neemt, schendt het deze bepaling van de richtlijn evenals de artikelen 10 (ex 5) en 249 lid 3 (ex 189 lid 3) van het Verdrag tot instelling van de Europese Gemeenschappen, die de nationale rechter verplichten zijn nationaal recht zoveel mogelijk met inachtneming van de bepalingen van een Europese richtlijn, zoals deze door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zijn uitgelegd, toe te passen”.
(d) “2.8. Het arrest schendt ook voormelde bepalingen in zoverre het, hoewel het uitdrukkelijk erkent dat “elk van beide bestanddelen, afzonderlijk genomen, gangbare en gebruikelijke woorden met een precieze inhoud in herinnering brengt”, beslist dat “het teken noch beschrijvend is noch elk onderscheidend vermogen mist” omdat het “geen kenmerken van de betrokken waren beschrijft”, geen direct en onmiddellijk verband met de betrokken waren heeft, zelfs geen directe betekenis, “niet onmiddellijk en concreet naar de betrokken waren of een van de kenmerken ervan verwijst”, “een neologisme [vormt] dat voortkomt uit een fantasievolle en semantisch ongebruikelijke combinatie” en omdat “niet is aangetoond dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden”.
2.9. Los van het formele bezwaar dat hierboven is gemaakt tegen het onrechtmatig verlangde criterium van een “direct, onmiddellijk en concreet verband” tussen het teken en de betrokken waren doet het arrest, door voormelde gronden en beslissing, ook een onjuiste toepassing in rechte van de artikelen 6bis, lid 1 b) en c), van de eenvormige wet en 2.11.1 b) en c) van het Benelux verdrag ten aanzien van tekens die uit een combinatie van meerdere elementen zijn samengesteld.
Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen die door eiseres in haar conclusie in hoger beroep is ingeroepen:
“Een merk bestaande uit een nieuw woord dat is samengesteld uit bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten (in de zin van artikel 3 lid 1 sub c) van de richtlijn; artikel 2.11.1 sub c) van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom) vormt, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld, hetgeen
veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen door een eigen betekenis te verwerven waardoor het voortaan zelfstandig – en niet beschrijvend is met betrekking tot de bestanddelen waaruit het is samengesteld”.
2.10. Onder toepassing van deze beginselen op het betwiste geval voerde eiseres aan dat:
“De aaneenvoeging van deze twee beschrijvende woorden voegt niets toe aan de loutere som van deze twee bestanddelen en verleent het geheel geen eigen betekenis waardoor het een zelfstandig niet beschrijvend teken zou worden: het geheel Derm’intim blijft beschrijvend voor de kenmerken van de betrokken waren en mist hierdoor elk onderscheidend vermogen.
Er bestaat geen merkbaar verschil waardoor wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wordt gewekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat dit geheel meer is dan de som van die bestanddelen door een eigen betekenis te verwerven en voortaan zelfstandig – en niet beschrijvend – wordt met betrekking tot de bestanddelen waaruit het is samengesteld”.
2.11. Het arrest, dat enerzijds vaststelt dat het betwiste woordteken uit twee bestanddelen bestaat waarvan elk, afzonderlijk genomen, “gangbare en gebruikelijke woorden met een precieze inhoud in herinnering brengt” en anderzijds erkent dat het neologisme, dat uit de combinatie van die twee bestanddelen is samengesteld, geen eigen betekenis had in direct en onmiddellijk verband met de betrokken waren (arrest, blz. 6, nr. 31) heeft niet naar recht kunnen beslissen dat het teken, als geheel genomen, noch beschrijvend is noch elk onderscheidend vermogen in de zin van de artikelen 6bis, lid 1, b) en c) van het de eenvormige wet en 2.11.1, b) en c) van het verdrag mist.
Door aldus op basis van voormelde gronden te beslissen, schendt het arrest deze bepalingen evenals de overige hierboven onder 6 en 7 ingeroepen bepalingen, om de aangegeven redenen die als hier opgenomen hebben te gelden”.
(e) “2.12. Ten slotte, het arrest kon niet naar recht beslissen dat het woordteken Derm’intim noch beschrijvend is noch onderscheidend vermogen mist en de inschrijving ervan als merk ten onrechte is geweigerd op grond van artikel 2.11.1 b) en c) van het verdrag omreden dat “niet is aangetoond dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden” (arrest, blz. 6, nr. 33).
2.13. Zoals uit de gebruikte bewoordingen blijkt doet het arrest een onjuiste toepassing van het criterium bedoeld in artikel 6bis lid 1 d) van de eenvormige wet en 2.11. d) van het verdrag op grond waarvan:
“Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel […] d) het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden”.
2.14. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zijn de in artikel 3 lid 1 van de richtlijn 89/104/EEG vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek en dit geldt in het bijzonder voor de weigeringsgronden van een inschrijving die respectievelijk onder b), c) en d) van die bepaling zijn opgesomd, al bestaat er een duidelijke overlapping tussen hun respectieve werkingssfeer.
2.15. Uit deze rechtspraak volgt dat het niet “gebruikelijk” karakter van een teken, al kan het op de toepassing van voormelde weigeringsgrond van een inschrijving (onder d) een invloed hebben, echter niet naar recht het “onderscheidend” vermogen van een merk of het gebrek aan “beschrijvend” karakter van dit teken in de zin van de artikelen 6bis, lid 1 b) en c) van de eenvormige wet, 2.11.1, b) en c) van het verdrag kan verantwoorden.
Door aldus de weigeringsgronden voor een inschrijving onderling te vermengen, meer bepaald door de in voormelde artikelen opgesomde weigeringsgronden af te wijzen – gebrek aan onderscheidend vermogen b), beschrijvend karakter van het teken c) – wegens het gebrek aan “gebruikelijk” karakter dat bedoeld is als een toepassingsvoorwaarde voor een andere weigeringsgrond bedoeld onder d), schendt het arrest de onder 11 en 13 genoemde wetsbepalingen, evenals alle andere genoemde wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet”.
B) Beoordeling
6. Wat het in deze zaak toepasselijke recht betreft, dient te worden opgemerkt dat nu de beslissing van het Benelux-Merkenbureau op 16 juni 2006 is genomen, het Bureau artikel 6bis, 1, b) en c) van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het protocol van 11 december 2001, in werking getreden op 1 januari 2004, heeft toegepast.
Bij het bestreden arrest van 13 juni 2008 heeft het hof van beroep van zijn kant artikel 2.11.1 b) en c) van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gesloten te Den Haag op 25 februari 2005 en in werking getreden op 1 september 2006, toegepast.
Het middel zelf steunt op de schending zowel van de eenvormige Beneluxwet als van het verdrag.
In een Benelux merkenzaak, die door het Hof op 17 april 2008( ). Dit geldt in het bijzonder voor de weigeringsgronden die respectievelijk sub b, c, en d, van deze bepaling worden vermeld, ook al bestaat er een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingssfeer ervan.( ).
19. In datzelfde arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland NV (nr. 100) heeft het Hof van Justitie overwogen dat “Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, derhalve zelf ook beschrijvend (is) voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen”.( ) werd beslecht, moest het uitspraak doen over een weigeringsbeslissing van het Benelux-Merkenbureau van 20 januari 2003 en een bestreden arrest van 30 mei 2005; verwees het middel naar:
- naast artikel 3, lid 1, meer bepaald sub b en c, van de Eerste Richtlijn nr. 89/104 EG van 21 december 1988, van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten,
- de artikelen 1 en 6bis, lid 1, sub a en 6ter, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), bijlage bij het Benelux Verdrag inzake warenmerken van 19 maart 1962, goedgekeurd bij wet van 30 juni 1969, gewijzigd door de protocollen van 2 december 1992 en 7 augustus 1996, goedgekeurd bij wetten van 11 mei 1995 respectievelijk 3 juni 1999,
- de artikelen 1 en 6bis, lid 1, sub b en c, en 6ter, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals gewijzigd door het Protocol van 11 december 2001, goedgekeurd door de wet van 24 december 2002, in werking getreden op 1 januari 2004, evenals artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 ter bescherming van de industriële eigendom, herzien te Stockholm op 14 juli 1967,
- maar in tegenstelling tot onderhavige zaak verwees het niet naar de artikelen 2.11.1, b, c), c), 2.12 en 2.13 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, goedgekeurd bij wet van 22 maart 2006, in werking getreden op 1 september 2006. In deze zaak ziet het Hof slechts op artikel 6bis, 1, a) van de eenvormige wet.
Het lijkt me dan ook voldoende om in casu te verwijzen naar artikel 6bis, lid 1, b) en c), van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het protocol van 11 december 2001, in werking getreden op 1 januari 2004, nu de definitieve beslissing van het Benelux-Merkenbureau op 16 juni 2006 genomen is, dus voor de inwerkingtreding, per 1 september 2006, van artikel 2.11.1, b) en c) van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gesloten te Den Haag op 25 februari 2005.
Beide teksten in kwestie zijn overigens nagenoeg identiek (de tweede beperkt zich sub c) “de verrichting van de dienst” te vermelden naast “de vervaardiging van de waren”) en moeten allebei overeenkomstig artikel 3 lid 1 van de eerste richtlijn 89/104/EEG worden uitgelegd.
7. Met betrekking tot het eerste onderdeel kan het middel niet worden toegewezen.
8. Met betrekking tot de grief die op het gebrek aan motivering steunt, blijkt allereerst niet uit de conclusie van eiseres, waarop ze zich in dit onderdeel van het middel beroept, dat ze uit de hierin opgenomen overwegingen, waarbij gesteld werd dat de toetsing die de inschrijvingsautoriteit dient uit te voeren nauwgezet, volledig en diepgaand moet zijn, een bepaald rechtsgevolg zou hebben afgeleid. Het hof van beroep was bijgevolg niet verplicht genoemde conclusie van eiseres te beantwoorden.
En uit de enkele omstandigheid dat het arrest zich bovendien niet op de aard van deze toetsing uitspreekt kan daarnaast niet worden afgeleid dat het door een gebrek aan motivering is aangetast.
9. Vervolgens kan evenmin uit deze omstandigheid worden afgeleid, in tegenstelling tot hetgeen het middel in dit onderdeel aanvoert, dat het bestreden arrest oordeelt dat de inschrijvingsautoriteit zich tot een minimale of marginale toetsing mag beperken.
10. Uit de gronden van het bestreden arrest, die het middel weergeeft, blijkt ten slotte dat het hof van beroep op nauwgezette, diepgaande en volledige wijze heeft onderzocht of het betwiste merk wegens het gebrek aan onderscheidend vermogen of wegens het beschrijvend karakter ervan niet kon worden ingeschreven.
11. Met betrekking tot het tweede onderdeel kan het middel evenmin worden toegewezen.
12. In zoverre het arrest verweten wordt dat het oordeelt dat niet is aangetoond dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden (grief (e)), is het middel in dit onderdeel gericht tegen een overvloedige grond van het arrest en is het dan ook, zoals door verweerster wordt gesteld, niet-ontvankelijk omdat het elk belang mist.
13. Voor het overige geldt dat krachtens artikel 6bis, lid 1, b) en c) van de eenvormige Beneluxwet op de merken, die ter zake van toepassing is, het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel het merk elk onderscheidend vermogen mist of het merk uitsluitend uit tekens of benamingen bestaat die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren.
14. Deze bepaling moet overeenkomstig artikel 3, lid 1, b) en c) van de eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad betreffende de onderlinge afstemming van het merkenrecht der Lidstaten worden uitgelegd en toegepast( 6 2 3 8 )
18. Krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn moet de bevoegde autoriteit beoordelen, of een merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is en het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden, nu artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn niet vereist dat deze tekens of benamingen de enig mogelijke manier van aanduiding van deze kenmerken zijn( 4 www.cass.be
3 - HvJEG, arrest 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland NV, C-363/99, curia.europa.eu, punt 67 en arresten 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01 tot C-55/01, Jur. P. I-3161, punt 67.
4 - HvJEG arrest 16 september 2004, C-329/02, Satellitenfernsehen GmbH tegen BHIM, nr. 25, curia.europa.eu, arrest 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland NV, C-363/99, curia.europa.eu, punten 67 en 85 (dat de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden weliswaar onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen, maar er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 3, lid 1, sub b, c, en d, vermelde weigeringsgronden) evenals arrest 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jur. P. I-6959, punten 35 en 36.
5 - HvJEG arresten 12 februari 2004, Campina Melkunie BV, C-265/00, curia.europa.eu, punt 18 en Koninklijke KPN Nederland NV, o.c.
6 - HvJEG aangehaalde arresten 12 februari 2004, Campina Melkunie BV, punt 38, en Koninklijke KPN Nederland NV, punt 97. Zie ook arrest Hof van Justitie 23 oktober 2003, BHIM tegen Wrigley, C-191/01 P, punt 32, over de toepassing van artikel 7 lid 1, c) van de verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 op het Gemeenschapsmerk.
7 - HvJEG voormeld arrest Koninklijke KPN Nederland NV, punten 56 en 57.
8 - Eveneens in deze zin reeds aangehaald arrest 12 februari 2004, Campina Melkunie BV, (punt 41).
)
16. Een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn mist met name om die reden noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen met betrekking tot die waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn(