Uitspraak : 28 juni 2001
Rekestnr. : R00/669
HET GERECHTSHOF TE ‘s-GRAVENHAGE, Kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
de rechtspersoon naar het recht van de staat Delaware,
Verenigde Staten van Amerika,
MP3.COM, INC.,
gevestigd te San Diego, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
verzoekster,
procureur : mr. H.C. Grootveld,
advocaat : Mr P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : Mr C.J.J.C. van Nispen.
De procedure
1. Bij op 4 september 2000 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft verzoekster (hierna : MP3) het hof verzocht het Benelux-Merkenbureau de inschrijving te bevelen van het depot met nummer 936 252 van het teken MP3.COM voor waren en diensten in de internationale klassen 9, 35 en 42, subsidiair voor de in het depot genoemde waren “voorbespeelde video en audio banden, cassettes, cartridges, compact discs en platen bevattende voorbespeelde beelden en geluiden” en de diensten “adverteren voor en promoten van producten ten behoeve van derden”, met veroordeling van verweerder (hierna: BMB) in de kosten van het geding.2. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 18 juni 2001, waarbij partijen – elk onder overlegging van producties – hun standpunten hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities, MP3 door Mr P.J.M. Steinhauser, advocaat te Amsterdam et het BMB door zijn procureur. Bij de behandeling heeft MP3 haar verzoek op de hierna onder 6 te melden wijze aangepast.
Beoordeling van het verzoek
3. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
4. Uit het verzoekschrift en de ten processe overgelegde bescheiden blijkt het volgende :
a. MP3 heeft op 12 april 1999 een Benelux-depot met nummer 936 252 verricht van het teken MP3.COM voor de volgende (in de Nederlandse taal aangeduide) diensten en waren in volgende klassen.
Klasse 9 : Software voor het overbrengen, het veranderen en het configureren van data, grafische afbeeldingen en tekeningen, video en geluid via wereldwijde computernetwerken; voorbespeelde video en audio banden, cassettes, cartridges, compact disks en platen bevattende voorbespeelde beelden en geluiden.
Klasse 35 : Adverteren voor en promoten van producten ten behoeve van derden.
Klasse 42 : Publiceren en distribueren van audio, video en multimedia informatie via wereldwijde computernetwerken; het verschaffen van detailhandeldiensten, postorderdiensten en elektronische handelsdiensten via wereldwijde computernetwerken. te weigeren
b. Het BMB heeft bij brief van 22 november 1999 laten weten de inschrijving van het depot 936 252 voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het BMB opgegeven :
"Het teken MP3.COM is samengesteld uit de soortnaam MP3 (afkorting voor MPEG 1 Layer 3, een audio-video standaard) en de aanduiding zonder enig individueel karakter.com (gangbare aanduiding in internetdomeinnamen voor 'commercieel') en mist ieder onderscheidend vermogen voor de in de klassen 9,35 en 42 genoemde waren en diensten met bettrekking tot MP3 (zie artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (..))”. De toevoeging van de noodzakelijk aanduiding .com heft het gebrek aan onderscheidend vermogen niet op."
c. Namens MP3 is door haar gemachtigde bij brief van 22 mei 2000 tegen deze voorlopige weigering bezwaar aangetekend.
d. Het BMB heeft daarin geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien (brief van 16 juni 2000).
e. Het BMB heeft bij brief van 5 juli 2000 aan de gemachtigde van MP3 mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
5. MP3 heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken verzocht het BMB te bevelen tot inschrijving van het depot MP3.COM over te gaan voor de waren en/of diensten als hierboven onder 1. omschreven. Ter mondelinge behandeling heeft MP3 echter de omschrijving van de door haar subsidiair gevorderde inschrijving beperkt tot: “voorbespeelde video en audio banden, cassettes, cartridges, compact disks en platen bevattende voorbespeelde beelden en geluiden”, waarvoor inschrijving in klasse 9 is gevraagd.
6. MP3 stelt zich op het standpunt dat het teken MP3.COM niet kan worden aangemerkt als een teken dat uitsluitend beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist, althans onderscheidend vermogen heeft gekregen door inburgering.
Het BMB bestrijdt het standpunt van MP3 en heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
7. In een beschikking, gedateerd 3 juni 1999 (BIE 1999, 82: “Postkantoor II”), heeft het hof aan het Benelux-Gerechtshof en het Hof van de Justitie van de Europese Gemeenschappen een aantal prejudiciële vragen voorgelegd. Die vragen betreffen ten dele kwesties die ook in deze procedure aan de orde zijn gekomen en waarover partijen van mening verschillen.
8. Het hof zal in verband daarmee de behandeling van de zaak PRO FORMA aanhouden tot 31 december 2001.
Mochten zich intussen ontwikkelingen voordoen die voor de beslissing van de zaak van belang kunnen zijn, dan kan de meest gerede partij om voortzetting van de behandeling vragen. Voorts zal partijen de gelegenheid worden geboden om, nadat de antwoorden op genoemde prejudiciële vragen bekend zijn, hun visie te geven op de betekenis daarvan voor het onderhavige geschil.
Beslissing
Het hof :
houdt - met inachtneming van het onder 8 overwogene - de zaak aan tot 31 december 2001 PRO FORMA.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Van Sandick en Kiers-Becking, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 juni 2001, in tegenwoordigheid van de griffier.