Uitspraak : 13 april 2000
Rekestnr. : 98/443
Het GERECHTSHOF te 's-GRAVENHAGE, Kamer MC-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
Robert Gerard DUGOUR,
wonende te Almere,
verzoeker,
procureur : Mr W.B. Teunis
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : Mr C.J.J.C. van Nispen
De procedure
Bij op 8 juli 1998 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft verzoeker (hierna ook te noemen Dugour) het hof verzocht verweerder (hierna ook te noemen het BMB) te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot 891490 (EASYTAP).Het BMB heeft bij op 24 december 1999 ingekomen verweerschrift (met producties) het hof verzocht het verzoek af te wijzen, met verwijzing van Dugour in de proceskosten.
De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 27 maart 2000, waarbij partijen hun standpunten hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities, Dufour door Mr M.J.I. Koomen, advocate te Alkmaar, en het BMB door zijn procureur.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit de processtukken blijkt het volgende :
a. Dugour heeft op 10 april 1997 bij het BMB het teken EASYTAP onder nummer 891 490 gedeponeerd als woordmerk voor de waren in de volgende klasse :
klasse 9 : Verkoopautomaten, drankautomaten.
b. Het BMB heeft bij brief van 4 september 1997 aan de raadsvrouwe van Dugour laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren.
Als reden(en) heeft het BMB gegeven :
"Het teken EASYTAP is samengesteld uit de hoedanigheid easy (Engels voor gemakkelijk) en de werkwoordsvorm tap en is uitsluitend beschrijvend voor hoedanigheid van de in de klasse 9 genoemde waren voor zover gemakkelijk getapt kan worden. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...)"
c. De raadsvrouwe van Dugour heeft bij brief van 2 maart 1998 tegen deze voorlopige weigering bezwaar gemaakt.
d. Het BMB heeft hierin geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien (brief van 1 april 1998).
e. Het BMB heeft bij brief van 8 mei 1998 aan de raadsvrouwe van Dugour mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
3. Dugour heeft op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het BMB te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan.
Dugour heeft bij de mondelinge behandeling subsidiair verzocht de inschrijving van het depot te bevelen voor verkoopautomaten en meer subsidiair voor verkoopautomaten daaronder niet begrepen drankautomaten.
Dugour stelt zich op het standpunt dat het teken in verband met de waren waarvoor het depot is verricht (althans een deel daarvan) voldoende onderscheidend vermogen heeft.
4. Het BMB, dat zijn beslissing heeft gebaseerd op artikel 6bis, eerste lid, onder a BMW, bestrijdt het standpunt van Dugour en heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
5. Volgens artikel 6bis, lid 1 aanhef en onder a, BMW moet de inschrijving van een depot worden geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven definitie van merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.
Die bepaling luidt :
"Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden :
1. (...)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd."
6. Het gaat thans om de vraag of de woordcombinatie EASYTAP voor de waren in klasse 9 waarvoor het depot is verricht (of voor een deel daarvan) onderscheidend vermogen heeft.
7. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend op grond van het volgende.
Het teken is samengesteld uit de woorden "easy" en "tap".
Bij de beantwoording van de vraag of het teken onderscheidend vermogen heeft, zal het hof eerst de bestanddelen waaruit het teken is samengesteld behandelen.
De term "easy" is in de Engelse taal een aanduiding voor "gemakkelijk" en is 'als zodanig bekend in (een deel van) de Benelux. Door Dugour is ook niet weersproken dat deze term een beschrijvend karakter heeft.
Dugour betoogt dat het Engelse (werk)woord "tap" verschillende betekenissen heeft, zoals aftappen, kloppen of tikken. Het is volgens Dufour ook origineel omdat het woord in de woordcombinatie op een ongebruikelijke wijze wordt gebezigd, voor zover het wordt gebruikt in verband met verkoopautomaten voor waren niet zijnde vloeistoffen (zoals snoep en sigaretten).
Bij de beoordeling moet het teken steeds worden beschouwd in samenhang met de waren waarvoor het is gedeponeerd. De omstandigheid dat het Engelse (werk)woord "(to) tap" verschillende betekenissen heeft, brengt nog niet mee dat de woordcodbinatie daardoor onderscheidend vermogen heeft. Daarnaast is "tappen" in de Nederlandse taal een gangbare aanduiding voor het tappen van bier uit een vat, terwijl het woord "tappen" ook wel wordt gebruikt voor het halen van geld uit een geldautomaat ("flappen tappen").
De woordcombinatie kan in (een deel van) de Benelux weliswaar (nog) niet worden geacht tot de gangbare taal te behoren maar is -mede gelet op de, naar algemeen bekend is, voortschrijdende taalontwikkeling, welke niet gemonopoliseerd mag worden- in de desbetreffende handelssector een zodanig voor de hand liggende combinatie van woorden dat deze als uitsluitend beschrijvend valt aan te merken. Het (in aanmerkende komende) publiek in de Benelux of een deel daarvan zal de woordcombinatie dan ook niet anders begrijpen dan als een aanduiding van een hoedanigheid van de waren (verkoopautomaten en drankautomaten) en wel als een verwijzing naar (drank)automaten waaruit men op een gemakkelijke wijze zelf waren te voorschijn kan halen.
Het teken, dat verder niets extra's heeft is voor de genoemde waren in klasse 9 waarvoor het depot is verricht, dan ook uitsluitend beschrijvend en ontbeert voor die waren ieder onderscheidend vermogen als bedoeld in het Verdrag van Parijs.
Dat, zoals door Dugour wordt opgemerkt, EASYTAP niet op één lijn kan worden gesteld met de onder artikel 13 lid 4 van de Richtlijnen (inzake de criteria voor het weigeren van merken op absolute nietigheidsgronden) genoemde voorbeelden die alle uit een soortnaam bestaan, doet aan het vorenstaande niet af, daar met die voorbeelden geenszins wordt beoogd een uitputtend overzicht te geven van woordcombinaties met gemis aan onderscheidend vermogen.
8. Het bovenstaande brengt mee dat het door Dugour primair, subsidiair en meer subsidiair verzochte moet worden afgewezen en dat hij als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten moet worden verwezen.
Beslissing
Het hof :
wijst het door Dugour primair, subsidiair en meer subsidiair verzochte af;
verwijst Dugour in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak van de zijde van het BMB op f 3.875,- .
Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Van Sandick en Kiers-Becking, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 april 2000, in tegenwoordigheid van de griffier.