Uitspraak : 18 september 2003
Rekestnr. : R98/826
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
de vennootschap naar vreemd recht
Deutsche Telekom A.G.,
gevestigd te Bonn, Duitsland,
verzoekster,
hierna ook te noemen: DT,
procureur: mr E. Grabrandt,
advocaat: mr N.A.J. Purcell (Amsterdam),
tegen
het Benelux-Merkenbureau,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
hierna ook te noemen: het BMB,
procureur: mr C.J.J.C. van Nispen.
De procedure
Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gegeven tussenbeschikking van 24 maart 1999. Bij brief van 12 februari 2003 heeft de procureur van DT het hof verzocht een datum te bepalen voor de mondelinge behandeling van het verzoekschrift.
De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 8 september 2003. Partijen hebben daarbij hun standpunten doen toelichten aan de hand van pleitnotities, DT door haar voornoemde advocaat en het BMB door zijn procureur; daarbij heeft het BMB producties in het geding gebracht.
Beoordelinq van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
a.DT heeft op 6 mei 1997 bij de World Intellectual Property Organization onder 679217 het teken GLOBAL INTRANET gedeponeerd als (woord)merk voor de waren en diensten in de volgende klassen:
"9. Electric, electronic, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine run data carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing equipment and computers.
35. Collection and provision of data.
38. Telecommunication services, especially data and linguistic services, phoning, telephone connection services; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection of news and information.
42. Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base, rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication."
b. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 23 februari 1998 laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het Benelux-Merkenbureau opgegeven:
"Le signe GLOBAL INTRANET, composé de la qualité essentielle global et du nom générique intranet, est dépourvu de tout pouvoir distinctif visé á 1'article 6bis, par. 1er, sous a. de la Loi Uniforme Benelux sur les marques (..) pour les produits et services mentionnés en classes 9, 35, 38 et 42 pour autant qu'ils aient trait à un intranet global."
c. Namens DT is bij brief van 21 augustus 1998 bezwaar aangetekend tegen de voor-lopige weigering van de inschrijving van het depot.
d. Het BMB heeft in de door de gemachtigde van DT aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien en mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot (brief van 9 september 1998).
3. DT heeft in haar verzoekschrift verzocht het BMB te bevelen over ter gaan tot in-schrijving van het teken GLOBAL INTRANET voor de in de internationale merkinschrij-ving 679217 genoemde waren en diensten, althans voor de waren en diensten waarvoor naar het oordeel van het hof GLOBAL INTRANET niet beschrijvend is.Het BMB heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
4. Het hof heeft in zijn beschikking van 3 juni 1999 in de zaak KPN/BMB inzake POSTKANTOOR (Bijblad bij De Industriële Eigendom 1999, nr. 82, blz. 303) vragen van uitleg van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989, L 40 (hierna ook: de richtlijn) gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna ook te noemen: HvJ EG). Tevens zijn in die beschikking aan het Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de BMW gesteld.
Van deze vragen van uitleg zijn in deze procedure met name de volgende van belang:
XIII. a. Is het verenigbaar met het stelsel van de richtlijn en het Verdrag van Parijs, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren of diensten met de beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren of diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten (bijvoorbeeld het depot van het teken POSTKANTOOR voor de diensten: het verzorgen van direct-mail campagnes en uitgeven van frankeerzegels “ voor zover die niet betrekking hebben op een postkantoor”) ?
Xlll.b. Is het, in aanmerking genomen het antwoord van het HvJ EG op de onder Xlll.a. geformuleerde vraag, verenigbaar met het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsreglement, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten?
XIV Moet worden aangenomen dat de in artikel 6bis, tweede lid, BMW vervatte bevoegdheid van het BMB om de weigering te beperken tot een of meer waren waarvoor het merk is bestemd, mede inhoudt de bevoegdheid om de weigering nader te beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voor zover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden (bijvoorbeeld voor bepaalde waren "voor zover die betrekking hebben op postkantoor”)?
XV Mag en moet de rechter, in aanmerking genomen het antwoord op de onder X111. b. geformuleerde vraag, acht slaan op een - eerst in de in artikel 6ter BMW bedoelde procedure gedaan - verzoek om het depot in te schrijven met een beperking als in die vraag bedoeld, en mag de rechter hiertoe ambtshalve overgaan?
5. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn beschikking van 29 november 2001, NJ 2002, 141 een drietal (andere) vragen beantwoord en voorts iedere verdere beslissing aangehouden totdat het HvJ EG uitspraak zal hebben gedaan naar aanleiding van de door dit hof gestelde vragen.
6. In het licht van deze omstandigheden acht zal het hof het gewenst zijn beslissing aan te houden totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Benelux-Gerechtshof uitspraak hebben gedaan.
Mochten zich intussen ontwikkelingen voordoen die voor de zaak van belang kunnen zijn, dan kan DT het hof vragen een dag te bepalen voor een nadere mondelinge behandeling.
Beslissing
Het hof:
houdt iedere verdere beslissing aan.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Verduyn, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 september 2003, in tegenwoordigheid van de griffier.