Uitspraak : 2 maart 2000
Rekestnr. : 99/649
HET GERECHTSHOF TE ‘s-GRAVENHAGE, Kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
de vennootschap naar buitenlands recht
La Roche-Posay laboratoire pharmaceutique S.A.,
gevestigd te la Roche-Posay Frankrijk,
verzoekster,
procureur : Mr W. Taekema
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : mr C.J.J.C. van Nispen.
De procedure
Bij op 15 juli 1999 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft verzoekster (hierna ook te noemen la Roche) het hof verzocht het Benelux-Merkenbureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot 913.765 (ACTIVE C) voor alle in dit depot genoemde waren althans voor die daarin genoemde waren waarvoor het teken ACTIVE C niet kan worden aangemerkt als een teken dat ieder onderscheid vermogen mist.Verweerder (hierna ook te noemen het BMB) heeft bij op 19 november 1999 ter griffie ingekomen verweerschrift het hof vezocht het verzoek af te wijzen, met verwijzing van la Roche in de proceskosten.
De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 21 februari 2000, waarbij partijen - het BMB onder overlegging van producties - hun standpunten hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities, La Roche door Mr G.S.P. Vos, advocaat te Amsterdam en het BMB door zijn procureur.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit de processtukken blijkt het volgende :
a. La Roche heeft op 7 april 1998 bij het BMB het teken ACTIVE C onder nummer 913.765 gedeponeerd als woordmerk voor de waren in de volgende klassen :
klasse 3 : Parfumerieën, toiletwater; gels, badzout en douchezout; toiletzepen; deodorantia voor zover begrepen in deze klasse; kosmetische middelen nl. crèmes, melk voor toiletverzorging, lotions, gels en poeders voor het gezicht, lichaam en handen; zonnebrandmiddelen; make-up producten; shampo’s; gels, sprays, schuimen en balsems voor haarstyling en haarverzorging; haarlakken; haarkleurmiddelen en haarontkleuringsmiddelen; permanent- en watergolfmiddelen; etherische oliën voor persoonlijk gebruik, tandreinigingsmiddelen.
Klasse 5 : Huidverzorgingsproducten voor zover begrepen in deze klasse; dermatologische cosmetische crèmes.
b. Het BMB bij brief van 26 augustus 1998 aan de gemachtigde van La Roche laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het BMB opgegeven :
"Het teken ACTIVE C is samen gesteld uit de hoedanigheid active (Frans/Engels voor aktieve) en de gangbare aanduiding C (voor vitamine C) en is uitsluitend beschrijvend voor de hoedanigheid van de in klassen 3 en 5 genoemde waren met betrekking tot aktieve (vitamine) C. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...)"
c. De gemachtigde van La Roche heeft bij brief van 15 februari 1999 tegen deze voorlopige weigering bezwaar gemaakt.
d. Het BMB heeft daarin geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien (brief van 12 maart 1999).
e. Het BMB heeft bij brief van 19 mei 1999 aan de gemachtigde van La Roche meededeling gedaan van zijn beslissing, houdende defenitieve weigering van de inschrijving van het depot.
3. La Roche heeft op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het BMB te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot voor alle hierboven genoemde waren in de klassen 3 en 5, althans voor die in het depot genoemde waren waarvoor het teken niet kan worden aangemerkt als een teken dat ieder onderscheidend vermogen mist.
La Roche stelt zich op het standpunt dat het teken ACTIVE C in verband met de waren waarvoor het depot is verricht voldoende onderscheidend vermogen heeft.
4. Het BMB bestrijdt het standpunt van La Roche en heeft verzocht het vezoek af te wijzen.
5. Volgens artikel 6bis, lid 1 aanhef en onder a, BMW moet de inschrijving van een depot worden geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven definitie van merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.
Die bepaling luidt :
"Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden :
1. (...)
2. Wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd."
6. Het gaat thans om de vraag of de woord-lettercombinatie "ACTIVE C" voor de waren in de klassen waarvoor het depot is verricht (of een of meer daarvan) onderscheidend vermogen heeft.
7. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend op grond van het volgende.
Het teken ACTIVE C is samengesteld uit het woord "ACTIVE" en de letter "C".
Bij de beoordeling van de vraag of het teken onderscheidend vermogen heeft, zal het hof eerst de bestanddelen waaruit het teken is samengesteld behandelen. De term "active" is zowel in de Franse als de Engelse taal beschrijvend voor "werkzaam" of "werkend". Door La Roche is ook niet weersproken dat deze term een beschrijvend karakter heeft.
La Roche betoogt verder dat, anders dan het BMB meent, de letter C geen gangbare aanduiding is van vitamine C, waarbij La Roche verwijst naar andere betekenissen van die letter, zoals koolstof, celsius, de harde schijf in een computer.
Ook al zou als juist moeten worden aanvaard dat de letter C veschillende betekenissen heeft, dan betekent dat nog niet dat de woord-lettercombinatie daardoor onderscheidend vermogen heeft. Bij beoordeling moet het teken steeds worden beschouwd in samenhang met de waren waarvoor het is gedeponeerd. Gezien deze waren (de zgn. cosmetica) zal het in aanmerking komende publiek in de Benelux of een gedeelte daarvan de letter C en zeker de woord-lettercombinatie ACTIVE C niet anders begrijpen dan als de aanduiding van een hoedanigheid van die waren en wel als een (rechtstreekse) verwijzing naar het bestanddeel vitamine C. Daarbij heeft het hof mede in aanmerking gekomen dat blijkens overgelegde producties en de bij de mondelinge behandeling getoonde producten op de markt van cosmetica/verzorgingsproducten regelmatig wordt gerefereerd aan vitamines als werkzaam bestanddeel van die producten.
Het teken ACTIVE C, dat verder niets extra's heeft, is voor de waren in klassen 3 en 5 waarvoor het depot is verricht, dan ook louter beschrijvend en ontbeert voor die waren ieder onderscheidend vermogen als bedoeld in het Verdrag van Parijs.
8. Aan het voormelde oordeel doet niet af dat in het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken is vermeld dat het nog in richtlijnen vast te leggen toetsingsbeleid (van het BMB) een voorzichtig en terughoudend beleid zal moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal moeten zijn "slechts de evident ontoelaatbare depots" inhoudelijk te weigeren. Naar 's hofs oordeel is deze passage kennelijk ingegeven door de wens om de deposant in twijfelgevallen het voordeel van de twijfel te gunnen maar heeft zij voor de beoordeling of een teken als merk kan dienen naast de door de Eerste Richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, nr 89/104 (PbEG 1989, L 40) aan het BMB toegelaten beoordelingsmarges geen zelfstandige betekenis. Voorts kan niet worden gezegd dat de onderhavige weigering van het BMB niet in overeenstemming is met bedoelde richtlijnen.
9. La Roche heeft nog aangevoerd dat het BMB andere tekens met minder onderscheidend vermogen wel heeft ingeschreven. Het hof is evenwel van oordeel dat elk geval op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. Op dezelfde grond kan het beroep van La Roche op inschrijvingen van "ACTIVE C" in buitenlandse merkenregisters haar niet baten. De omstandigheid dat een teken in een aantal landen buiten de Benelux is ingeschreven als merk, betekent immers niet zonder meer dat het teken dan eveneens in de Benelux onderscheidend vermogen zal hebben, daar de beantwoording van de vraag of zulks het geval is mede afhangt van de opvattingen daaromtrent van het in aanmerking komende publiek. Overigens is gebleken dat inmiddels in verschillende landen (Duitsland, Zwitserland, Spanje en Portugal) is geweigerd tot inschrijving van het teken Active C over te gaan.
10. Het bovenstaande brengt mee dat het door La Roche verzochte moet worden afgewezen en dat zij als de in het ongelijk gestelde in de kosten moet worden verwezen.
Beslissing
Het hof :
wijst het door La Roche verzochte af;
verwijst La Roche in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het BMB op F 3.875,-.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Frasseur-van Santen, Van Sandick en Van den Ende-Wiefkers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 maart 2000, in tegenwoordigheid van de griffier.