De Nice-classificatie is voortdurend in ontwikkeling en wordt regelmatig herzien en bijgewerkt door de vertegenwoordigers van de deelnemende landen met het oog op de actualiteit en de marktrealiteit. Dit resulteert in een jaarlijks herziene versie, terwijl substantiëlere wijzigingen leiden tot een nieuwe editie (voorheen om de vijf jaar).
Co-auteur: Willy Neys
Diverse omstandigheden, waaronder de pandemie, hebben ertoe geleid dat de inwerkingtreding van de nieuwe editie werd uitgesteld tot 1 januari 2023. Ook is besloten dat de volgende editie over drie (in plaats van vijf) jaar van kracht zal worden, zodat de volgende editie gepland staat voor 2026.
De lijst van producten en diensten van een merk bepaalt de reikwijdte van de bescherming en daarmee ook de omvang van een mogelijk conflict met een ander merk.
In principe kan een merk eeuwig beschermd worden en de lijst van producten en diensten kan na de inschrijving niet worden uitgebreid. De omschrijving van uw merk moet daarom in overeenstemming zijn met de onder het merk verrichte activiteit en rekening houden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen van deze activiteit.
Om tot een adequate lijst van producten en diensten te komen, is het van belang vertrouwd te raken met de Nice-classificatie en hoe deze functioneert. Daarvoor moet de aanduiding van de waren en diensten voldoende duidelijk en precies zijn. De reikwijdte van de bescherming van een merk wordt namelijk niet bepaald door de klasse waarin een product of dienst wordt ingedeeld, maar door de gebruikte bewoordingen.
Deze nieuwe editie van de Nice-classificatie bevat een aantal wijzigingen, waaronder nieuwe termen, wijzigingen van bestaande termen, overdracht van klassen en afschaffing van overbodig geachte termen. Sinds de vorige editie is de wereld niet stil blijven staan (medische en wetenschappelijke vooruitgang, virtuele producten, enz.) en daarom is het belangrijk dat de classificatie een afspiegeling is van deze ontwikkelingen.
De digitale wereld
Ten eerste behoren virtuele producten niet tot dezelfde klasse als het equivalent ervan in de fysieke wereld. Ze worden beschouwd als digitale en/of downloadbare inhoud en behoren tot klasse 9. In deze context dient te worden opgemerkt dat te algemene termen zoals ‘virtuele waren’ niet worden geaccepteerd als ze geen enkele aanwijzing bevatten over de inhoud waarop deze virtuele waren betrekking hebben. Zo wordt de omschrijving ‘digitale downloadbare waren, te weten avatars voor toepassing in videospellen’ in klasse 9 geaccepteerd. In klasse 9 zijn ook de termen ‘downloadbare digitale bestanden geauthenticeerd door niet-fungibele tokens (NFT’s)’ opgenomen. Daarbij moeten de NFT's ook worden gespecificeerd met betrekking tot het type digitaal object dat zij authenticeren.
Met deze wijzigingen in de nieuwe digitale wereld moet ernstig rekening worden gehouden, zowel bij het opstellen van de omschrijving van het merk, de potentiële uitbreiding van activiteiten in deze virtuele wereld, als bij het regelen van merkbewaking. Als een onderneming bijvoorbeeld actief is op het gebied van de productie en verkoop van kleding, moet zij zich bij het aanvragen van haar merk niet alleen richten op producten en diensten in de klassen 25 en 35, maar ook op klasse 9 als zij haar activiteit virtueel wil uitbreiden. Als een merk in de klassen 25 en 35 is geregistreerd, moet de merkbewaking bovendien worden uitgebreid tot klasse 9 om op de hoogte te blijven van mogelijke aanvragen voor identieke of soortgelijke merken, die soortgelijke virtuele producten aanduiden.
De digitale wereld gaat ook gepaard met de opkomst van nieuwe diensten. Voorbeelden hiervan in deze 12e editie van de classificatie zijn de opname van ‘elektronische overdrachten van crypto-activa’ in klasse 36, ‘online virtuele rondleidingen’ in klasse 41 en ‘mining van crypto-activa’ in klasse 42.
Medische en wetenschappelijke ontwikkelingen
BOIP wijst erop dat er andere aanvullingen zijn op de classificatie die voortvloeien uit actuele gebeurtenissen. Als gevolg van de pandemie merken we termen op als ‘ademhalingsmaskers voor medische doeleinden’ en ‘respiratoren voor het filtreren van lucht voor medische doeleinden’ in klasse 10, of diensten als ‘het testen en analyseren van goederen die worden in- of uitgevoerd met het oog op de quarantaine-inklaring’ in klasse 42.
Wat drugs betreft, is in de nieuwe editie van de Nice-classificatie het in de versie van 2020 vastgelegde beginsel opgenomen dat drugs voor medisch gebruik in klasse 5 kunnen worden opgenomen.
Andere wijzigingen zijn gericht op een betere indeling van de classificatie. BOIP merkt bijvoorbeeld op dat, aangezien ‘duikpakken’ in klasse 9 vallen, ‘wetsuits’ zijn overgebracht van klasse 25 naar klasse 9. Klasse 10 sluit nu niet langer meer ‘ziekenhuisbedden’ uit (voorheen in klasse 20) en ‘onderzoek op het gebied van opvoeding’ is uit klasse 42 gehaald en ingedeeld in klasse 41.
Andere belangrijke veranderingen
Ten slotte zijn er enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in de titel en de toelichting van klasse 45. ‘Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen’ is vervangen door ‘ontmoetingsdiensten, online sociale netwerkdiensten; begrafenisondernemingen; babysitten’. Bovendien zijn de volgende diensten aan deze klasse toegevoegd: ‘conformiteitsaudits inzake wetgeving’, ‘oppasdiensten voor huisdieren’, ‘hondenuitlaatdiensten’ en ‘verhuur van kleding’.
Alle wijzigingen vereisen dus een zekere waakzaamheid van uw kant, vooral als u de omschrijving van een eerdere aanvraag gebruikt. Door het gebruik van de geharmoniseerde database (HDB) kunnen geselecteerde producten of diensten automatisch in de juiste klassen worden ingedeeld. Een controle van de termen vooraf via TMclass wordt ook sterk aanbevolen.
Verder is het belangrijk om rekening te houden met andere factoren, zoals beschermde geografische aanduidingen (BGA’s). BGA’s mogen niet als soortnaam worden gebruikt en BOIP beveelt daarom aan de naam van het product te vermelden, gevolgd door [GA], en vervolgens het product waarop de BGA betrekking heeft. Bijvoorbeeld, ‘Champagne’ [GA] wijn. De in de EU beschermde GA's kunnen worden opgezocht via de databank GIview en plantenrassen kunnen worden opgezocht via de databank van het CBP.
Voorkom vertragingen bij merkregistratie
Uiteraard is het altijd mogelijk merken te registreren voor producten of diensten die niet in de lijst zijn opgenomen. In de HDB wordt geen gebruikgemaakt van de uitdrukkingen ‘namelijk’ of ‘met name’. In dit geval zijn ook langere wachttijden te verwachten, omdat de onderzoekers de aanvragen grondiger moeten analyseren. Door gebruik te maken van de HDB kunt u dus een correcte classificatie opstellen en vermijden dat de registratie van uw merk vertraging oploopt.